Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Zucrum Foods, LLC e Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. C.V. c. Mitzi Michel
Caso No. DMX2020-0013
1. Las Partes
Las Promoventes son Zucrum Foods, LLC, Estado Unidos de América e Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. C.V., México, internamente representadas.
La Titular es Mitzi Michel, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <zucar-mex.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de agosto de 2020. El 12 de agosto de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de agosto de 2020 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, las Promoventes presentaron una modificación a la Solicitud el 31 de agosto de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud, junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 1 de septiembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 21 de septiembre de 2020. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de septiembre de 2020. La Titular mando una comunicación electrónica al Centro el 30 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de octubre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de las Demandantes Zucrum Foods, LLC (“Zucrum”) e Impulsora Azucarera del Noreste, S.A. de C.V. (“IMAN”):
1) Zucrum está constituida de conformidad con las Leyes del Estado de Arizona en Estados Unidos de América. Se dedica principalmente a la comercialización de azúcar de caña estándar y/o refinado en los Estados Unidos de América y cuyos productos son producidos y/o envasados en México. Es propietaria de las marcas ZUCARMEX y sus diseño, número de registro 565347, registrada el 28 de noviembre de 1997; 544068, registrada el 20 de marzo de 1997; 544067, registrada el 20 de marzo de 1997; 565348, registrada el 28 de noviembre de 1997, y 544377, registrada el 24 de marzo de 1997, las cuales se encuentran registradas en México ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en las clases internacionales 1, 30, 31 y 32.
2) IMAN está constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y es la Sociedad controladora de un grupo de empresas dedicadas a la producción y comercialización de azúcar en México. Inicialmente registró las marcas ZUCARMEX y las transmitió a Zucrum y registró el nombre de dominio <zucarmex.com> en el año 2000.
3) Tomando en cuenta que Zucrum es Titular de las marcas registradas ZUCARMEX y sus diseños e IMAN el titular del nombre de dominio <zucarmex.com> a quienes en lo sucesivo los identificaremos como los Promoventes, ambas están interesadas en que el nombre de dominio en disputa <zucar-mex.com.mx> sea cancelado.
4) El nombre de dominio en disputa se registró el 8 de julio del 2020 y actualmente resuelve a un sitio web sustancialmente similar al nombre de dominio <zucar-mex.com.mx> de las Promoventes y que al parecer ofrece a la venta los productos de las Promoventes a precios por debajo de su valor de mercado sin incluir gastos de transporte o flete.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promoventes
Las Promoventes sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de las Promoventes y fue registrado el 8 de julio del 2020, fecha posterior a la de solicitud de registro de las marcas de las Promoventes, así como del uso que ha hecho de las mismas.
2) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocida en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
3) No tiene conocimiento o pruebas de que la Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado preparativos demostrables y serios para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los servicios que ampara la marca.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe, puesto que la Titular debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de las marcas ZUCARMEX, tomando en cuenta la antigüedad de las marcas y la amplia difusión que ha hecho su titular de la misma a través de la prestación de los servicios protegidos por la marca.
B. Titular
La Titular no contestó formalmente a las alegaciones de las Promoventes. En su comunicación de fecha 30 de septiembre de 2020, la Titular señaló:
“Ya dimos de baja el hosting del cliente www.zucar-mex.com.mx y quedó eliminado de nuestro
servidor toda la información del sitio web que teníamos hospedado, también los correos.”
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, las Promoventes debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
iii) y el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Titular no contestó formalmente a la Solicitud promovida por las Promoventes, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) y 19 del Reglamento; es decir, resolverá la Solicitud teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
En este orden de ideas, y puesto que la Titular no presentó contestación a las alegaciones de las Promoventes, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de las Promoventes, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ZUCARMEX de las Promoventes. El nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca ZUCARMEX de las Promoventes, con la adición de un guion, el cual no impide la similitud en grado de confusión con la marca de las Promoventes. Ver Giorgio Armani S.p.A. v. lv kefeng, WIPO Case No. D2011-0740.
Cabe señalar que el sufijo “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, las Promoventes han acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, las Promoventes demostraron la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no refutó las alegaciones de las Promoventes sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con la marca de las Promoventes; (ii) que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar la Titular a las afirmaciones de las Promoventes, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a la evidencia presentada por las Promoventes, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores aprovechándose de la amplia reputación de las Promoventes. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Por otra parte, la conducta anterior se ve con mayor claridad al observar, como lo señalan las Promoventes que la Titular ha desplegado en la página web que corresponde al nombre de dominio en disputa, una réplica sustancialmente similar a la página web del nombre de dominio <zucar-mex.com.mx> agregando un apartado denominado “promoción del mes” desplegando adicionalmente precios de productos debajo de los precios de mercado e inclusive sin el pago de gastos de transporte o flete, aspecto totalmente inverosímil conforme es conocido en el mercado de azúcar y productos relacionados con ésta, en el que se desenvuelven las Promoventes. Así también, al incluir teléfono y correo electrónico no reconocidos por las Promoventes y con ello hacer creer falsamente a los consumidores, clientes, proveedores y visitantes de dichas páginas que las Promoventes realizan o auspician ofertas, promociones, rebajas, ventas o enajenaciones de productos a través de su página web y precios inverosímiles y por debajo de su valor de mercado sin incluir gastos de transporte o flete.
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, permite suponer que la Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de las Promoventes al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, y que lo hizo probablemente con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio de las Promoventes y de engañar al público consumidor.
Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
ii) o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
iii) o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
iv) o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por las Promoventes y la falta de contestación formal de la Solicitud, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Titular de mala fe.
El hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca en su integridad la marcas ZUCARMEX de las Promoventes, junto con el hecho de que se registraron con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe sobre la base de que la Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de las Promoventes y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de las Promoventes. Además, la Titular no dio contestación a las afirmaciones de las Promoventes en el presente procedimiento y por tanto no ha aportado evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que, ante la ausencia de contestación a las afirmaciones de las Promoventes por parte de la Titular, el mismo se registró con fines especulativos y presumiblemente utilizarlo con el fin de atraer falsamente a los consumidores con ánimo de lucro al público consumidor y con ello crear la posibilidad de que exista confusión con la marca de las Promoventes y el nombre de dominio en disputa, siendo ello una evidencia de mala fe.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <zucar-mex.com.mx> sea cancelado.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 26 de octubre de 2020