Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Take-Two Interactive Software, Inc. c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc.
Caso No. DMX2020-0008
1. Las Partes
La Promovente es Take-Two Interactive Software, Inc., Estados Unidos de América, representada por Kelley Drye & Warren, LLP, Estados Unidos de América.
La Titular es WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc., Panamá.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <take2games.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Namecheap.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de mayo de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 1 de junio de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 2 de junio de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de junio de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de junio de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de junio de 2020.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de julio de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Promovente:
1) Es un editor, desarrollador, comerciante y distribuidor líder a nivel mundial en el ámbito de software de entretenimiento interactivo y accesorios, incluyendo videojuegos y juegos para computadora, así como videojuegos interactivos en línea, servicios de video interactivo y entretenimiento en línea, así como una amplia gama de productos y servicios relacionados.
2) Incluyendo sus filiales ofrece los productos y servicios antes mencionados bajo el nombre comercial, las marcas, las marcas de servicio que comprenden o contienen el término “Take2” y variaciones, incluyendo “Take-two” utilizados en forma individual o con otras palabras y diseños.
3) Es titular y tienen derecho exclusivo sobre los registros de marca en vigor y existentes:
a) México: marca TAKE TWO INTERACTIVE (y diseño), número de registro 1064827, registrada el
30 de septiembre de 2008; marca T2 TAKE TWO INTERACTIVE (y diseño), número de registro
1069500, registrada 29 de octubre de 2008; marca T2 TAKE TWO INTERACTIVE (y diseño), número
de registro 1086211, registrada el 20 de febrero de 2009 y marca T2 TAKE TWO INTERACTIVE (y
diseño), número de registro 1119791, registrada el 8 de septiembre de 2009;
b) Estado Unidos de América: marca T2, número de registro 4459305, registrada el 31 de diciembre de 2013; marca T2 TAKE TWO INTERACTIVE (y diseño), número de registro 3147137, registrada el 26 de septiembre de 2006 y marca T2 TAKE TWO INTERACTIVE (y diseño), número de registro 4114224, registrada el 20 de marzo de 2012;
c) Unión Europea; marca T2 TAKETWO, número de registro 003556172, registrada el 27 de abril de 2005; marca A TAKE2 COMPANY (y diseño) 03556198, registrada el 20 de mayo de 2005 y marca T2 (y diseño), número de registro 018036128, registrada el 23 de julio de 2019.
4) Ha realizado negocios bajo la marca “TAKE TWO” en México y en el mundo desde 1993, es decir mucho antes del día 2 de marzo del 2020 fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Desde 1993 ha utilizado de forma continua y destacada la marca “TAKE TWO” para designar su software de entretenimiento videojuegos y juegos para computadora, famosos en todo el mundo, así como sus productos y servicios relacionados.
5) Junto con sus subsidiarias y filiales, desarrolla y/o publica algunos de los videos más vendidos y populares en el mundo como el “Grand Theft Auto” que es uno de los más vendidos y famosos en el mundo, el cual ha vendido por si solo de forma colectiva más de 300 millones de copias en todo el mundo.
6) La marca “TAKE TWO”, de su propiedad se ha presentado principalmente en relación con la publicidad y venta de los productos y servicios de la Promovente y en relación con materiales de publicidad durante décadas. Así también, tiene una presencia activa en Internet operando varios sitios web, incluyendo “www.take2games.com”, el cual se dedica a la promoción de los productos y servicios de la Promovente en México y en todo el mundo. Cuenta con otros sitios de internet como “www.take2games.co.uk” y “www.take2games.com.au”.
7) Como resultado de la intensa actividad comercial, la alta calidad de sus productos y servicios y por el uso existente así como la amplia publicidad las marcas han adquirido gran renombre y ha desarrollado una valiosa reputación que le ha dado un crédito mercantil de enorme valor a sus marcas.
8) El nombre de dominio en disputa <take2games.com.mx> se registró el 16 de marzo del 2020 sin la autorización o consentimiento de la Promovente y actualmente redirige a la página oficial de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente, fue registrado el 16 de marzo del 2020, fecha posterior de la solicitud y registros de la marca de la Promovente.
2) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos, respecto del nombre de dominio en disputa sino al contrario lo hace con la finalidad de engañar a los consumidores haciéndoles creer indebidamente que existe una relación o asociación entre la Titular y la Promovente lo cual es falso, sin embargo, con ello asociando su sitio con los productos y servicios de la Promovente.
3) La Titular hace un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los consumidores al incluir en el nombre de dominio en disputa una marca prácticamente idéntica a la registrada por la Promovente, además de redireccionar indebidamente el nombre de dominio en disputa al sitio web de la Promovente ubicado en “www.take2games.com” sin contar con autorización alguna.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe, puesto que la Titular debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca “TAKE TWO”, así como las actividades de su titular, siendo que la marca se viene utilizando desde el año1993.
5) Ha utilizado el nombre de dominio en disputa, con la intención fraudulenta de atraer a usuarios de Internet con ánimo de lucro, creando confusión sobre la identidad, fuente, afiliación o la actividad misma entre el público consumidor y particularmente entre la clientela de la Promovente.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento; es decir, resolverá el Solicitud teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables..
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <take2games.com.mx> es similar en grado de confusión a las marcas TAKE TWO INTERACTIVE, T2 TAKE TWO INTERACTIVE, y T2 TAKETWO lo cual se infiere de un análisis comparativo de las denominaciones en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación “TAKE” y el número “2”, que forman parte de las denominaciones de las marcas propiedad de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) la Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titutar no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con las marcas de la Promovente; (ii) que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar la Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con la evidencia presentada por la Promovente, el nombre de dominio en disputa, ha sido registrado y utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores o perjudicar por completo la marca de la Promovente aprovechándose de su amplia reputación. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Asimismo, el Experto nota que siendo el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca y existe un riesgo implícito de confusión por asociación con la Promovente.
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, permite suponer que la Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de las marcas de la Promovente al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y con las potenciales conductas fraudulentas señaladas por la Promovente, lo hizo probablemente con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio de sus marcas y engañar al público consumidor, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(b) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es la Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación de la Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Titular de mala fe.
El hecho que el nombre de dominio en disputa, imite las marcas de la Promovente y se registrara en fecha posterior al registro de la marcas, las cuales se usan desde cuando menos en 1993 (esto es, cuando menos 20 años antes de la fecha del registro del nombre de dominio en disputa), acredita el registro de mala fe del registro del nombre de dominio sobre la base de que la Titular tenía conocimiento de la existencia de las marcas y de la Promovente, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de las marcas de la Promovente.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que, ante la ausencia de contestación por parte de la Titular, el mismo se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, perjudicando a la Promovente, siendo ello evidencia de mala fe.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <take2games.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 20 de julio de 2020