Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Skyscanner Limited v. Eric Anderson
Caso No. DMX2020-0003
1. Las Partes
La Promovente es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.
El Titular es Eric Anderson, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <travelskyscanner.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2020. El 20 de marzo de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, la Promovente presentó una enmienda a la Solicitud el 30 de marzo de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud, junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de abril de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de abril de 2020.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de mayo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa multinacional británica que, a través de medios electrónicos opera un comparador de vuelos, hoteles y vehículos de alquiler, a través del cual los usuarios son direccionados a la aerolínea, hotel o proveedor de servicios automovilísticos o agencia de viajes para completar sus procesos de reserva.
La Promovente es titular de numerosos registros de marca en México y el extranjero que incluyen el término “skyscanner” como su elemento caracterizante; entre ellos, es titular, de los siguientes registros de marca concedidos en México (basados en el registro de la marca Internacional 1030086 SKYSCANNER de fecha 1 de diciembre de 2009, que designa desde el año 2013 México): Registro No. 1477454 SKYSCANNER en clase 35, para distinguir “servicios de publicidad prestados a través de internet, sondeos de opinión, procesamiento de datos, a saber, actualización y mantenimiento de datos informáticos, servicios de información comercial, fuentes de datos, a saber, compilación de información en bases de datos informáticos, subastas, todo lo mencionado en relación con los viajes”, Registro No. 1390992 en clase 42 para distinguir “ explotación de un motor de búsqueda en relación con los viajes” y Registro 1420807 SKYSCANNER en clase 39 para distinguir “servicios de organización e información sobre viajes prestados a través de un sitio web que provee información por medio de una red informática mundial; información sobre viajes provista en línea a partir de una base de datos informática; información sobre viajes accesible a través de teléfonos móviles que utilizan el protocolo de aplicaciones inalámbricas.”
El nombre de domino en disputa fue registrado por el Titular el 10 de febrero de 2020. Esto es, varios años después de que la Promovente obtuviera los registros de marca en México.
Si bien el Experto no pudo constatar el contenido de la página de Internet a la que conduce el nombre de dominio en disputa, al estar inactiva actualmente, de las pruebas ofrecidas por la Promovente, se desprende que el mismo ha sido usado para hospedar o anclar un servidor de correos electrónicos, mismos que han sido utilizados con la intención de suplantar la identidad de la Promovente, al reproducir sus marcas, imagen corporativa e información comercial.
5. Alegaciones de las Partes
A. La Promovente
(i) La Promovente es titular, entre otras, de la marca internacional No. 1030086 SKYSCANNER, con efectos en México, registrada en 2014 en relación con “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio Web” en Clase 39.
(ii) La marca SKYSCANNER ha sido registrada y usada por la Promovente a nivel internacional durante años, habiéndose reconocido su carácter de marca Notoria en diversas decisiones de expertos del Centro.
(iii) El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca SKYSCANNER, a la que antepone únicamente la palabra en idioma inglés “travel” (viaje), lo cual no le otorga distintividad, siendo un genérico de los servicios a los que se aplica la marca.
(iv) El Titular no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca SKYSCANNER y no existen indicios que indiquen que sea comúnmente conocido por dicho término, ni por “travelskyscanner”.
(v) El nombre de domino en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe. El nombre de domino fue registrado el 10 de febrero 2020, esto es, dieciocho años después del establecimiento de La Promovente, y siete años después de la fecha de presentación de su marca internacional No. 1030086 denominada SKYSCANNER con efecto en México.
El Titular debe de haber tenido conocimiento de la marca SKYSCANNER cuando registró el nombre de dominio en disputa.
El Titular se hace pasar por la Promovente para estafar a los consumidores.
La Promovente considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue adquirido de mala fe y ha de ser, en consecuencia, transferido a la Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002˗0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que La Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa registrado por el Titular es similar en grado de confusión a la marca registrada SKYSCANNER sobre la cual tiene derechos la Promovente. En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra “travel” en nada evita esta similitud en grado de confusión, ya que la marca SKYSCANNER continúa siendo reconocible en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el dominio “.com.mx”, es un elemento técnico necesario para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) El Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de El Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre La Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política y la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de el Titular. Por lo tanto, se requiere que La Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver Comisión Federal de Electricidad v. Jose Miguel Torres, Caso OMPI No. DMX2017-0038; The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca SKYSCANNER tanto en México como en otros países, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca SKYSCANNER propiedad de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocida comúnmente como “travelskyscanner”.
El Experto no pudo constatar la existencia de una página web a la que direccione el nombre de dominio en disputa. No obstante lo anterior, de las constancias exhibidas por la Promovente se desprende que el nombre de dominio en disputa ha sido usado en direcciones de correos electrónicos y que en el contenido del correo electrónico enviado se ha incluido información en la que se afirma que son enviados por la Promovente.
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derechos o intereses legítimos, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que el Titular no detenta ningún derecho o interés legítimo sobre la marca SKYSCANNER, y que el nombre de dominio en disputa reproduce la totalidad de la marca de la Promovente, resulta evidente concluir que existió mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Esta presunción se fortalece al considerar que la marca SKYSCANNER es ampliamente conocida en México y en otros países para distinguir los servicios de la Promovente prestados a través de medios electrónicos (página web y aplicación informática), consistentes en un motor de búsqueda para comparar vuelos, hoteles y alquiler de automóviles, y que por tanto no escapaba al conocimiento del Titular al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el hecho que el Titular haya enviado correos electrónicos asociados al nombre de dominio en disputa, incluyendo una reproducción idéntica de la marca SKYSCANNER y el logotipo asociado a la misma, denota la intención de crear confusión por asociación a los destinatarios del correo electrónico acerca de su procedencia, al hacerles creer que recibían un comunicado de la Promovente, cuando su verdadera intención ha sido defraudarlos.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener un lucro indebido y defraudar a los destinatarios de los correos electrónicos, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito d por el artículo 1.a) iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <travelskyscanner.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 28 de mayo de 2020