Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
ASOS plc c. Tonya L. Warner
Caso No. DMX2019-0030
1. Las Partes
La Promovente es ASOS plc, Reino Unido, representada por Olivares & Cía, S.C., México.
La Titular es Tonya L. Warner, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <asos.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dynadot.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de octubre de 2019. El 14 de octubre de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de octubre de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de octubre de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de noviembre de 2019. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de noviembre de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de noviembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con el apoyo de los documentos respectivos, adjuntos a la misma y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por la Titular tiene por acreditados los siguientes hechos:
(1) La Promovente es la empresa matriz del Grupo ASOS. Dentro de sus subsidiarias se encuentra la empresa ASOS.com, Ltd., encargada de la comercialización de la marca ASOS.
(2) El Grupo ASOS (denominado de forma colectiva ASOS) opera un destino de moda único en “www.asos.com” junto con cinco sitios web específicos con diferentes idiomas y sus plataformas móviles.
(3) También ofrece una revista (impresa y en línea), canales de redes sociales, incluidos Instagram, Facebook y Twitter y fue socio en el primer hangout comprable de Google+.
(4) Posee derechos sobre el signo ASOS, el cual se encuentra debidamente registrado como marca en México, Alemania y diversos países, sin perjuicio de la amplia reputación que tiene reconocida a nivel mundial.
(5) La empresa ASOS se creó en 1999 como una empresa de Internet por la cual se pudieran adquirir productos tales como prendas de vestir y accesorios que habían visto puestas o usadas por las estrellas de televisión o en las películas.
(6) Originalmente el nombre de la empresa era “As Seen on Screen”. ASOS.com se constituyó el 19 de junio de 1998 como “EM Sponsorship Limited” y cambió su nombre AS-SEEN-ONSCREEN.com Limited el 21 de junio de 1999.
(7) El nombre de dominio “www.asseenonscreen.com” fue registrado por la empresa el 4 de agosto de 1999. En marzo del 2000 se construyó e implementó una plataforma web en “www.aseenonscreen.com”; en el 2002 las direcciones de correo electrónico se cambiaron a [...]@asos.com y en la publicidad y el material de marketing se comenzó a utilizar “asos” en lugar de “aseensonscreen”. En el 2003 se utilizó de forma independiente “www.asseenonscreen.com”. El Grupo ASOS también posee el nombre de dominio “www.asos.co.uk” que redirige al usuario a la página de inicio “www.asos.com”.
(8) En 2018 la facturación de ASOS superó las GBP 2,400 millones de Libras Esterlinas. ASOS realiza envíos a más de 240 países y territorios y vende más de 85,000 productos de marca y de marca propia con 5,000 nuevos estilos agregados cada semana.
(9) A través de su subsidiaria ASOS.com Ltd., posee más de 300 nombres de dominio que incluyen el término “Asos” de alto nivel, incluidos para diferentes jurisdicciones.
(10) El sitio web “www.asos.com” es visible para los consumidores de todo el mundo incluyendo México. Para la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, la Promovente ya contaba con una popularidad considerable entre los usuarios mexicanos, con más de 37,000 usuarios reportados como registrados en sus sitios web a finales de mayo del 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de abril de 2014.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
(1) El nombre de dominio en disputa además de ser idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Promovente, fue registrado el 3 de abril del 2014, fecha posterior a las fechas de registro de las marcas, así como de nombres de dominio de la Promovente, ostentando la denominación “Asos” en diversos países.
(2) No tiene conocimiento o pruebas de que haya realizado, utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos.
(3) El nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de mala fe puesto que el titular debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca ASOS la cual se viene utilizando desde cuando menos 1999.
(4) Utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer a usuarios de Internet, con ánimo de lucro creando confusión sobre la identidad, fuente de afiliación o promoción.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que la Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <asos.com.mx> es idéntico a la marca ASOS lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación “Asos” amparada por los registros de marca de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com”, “.mx” son requisitos de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con la marca de la Promovente; (ii) que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar la Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, el Experto nota que el mismo actualmente se encuentra inactivo. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia presentada por la Promovente, el nombre de dominio en disputa, ha sido utilizado con la única intención de obtener ingresos financieros del registro ofreciéndolo a la venta, así como probablemente para desviar engañosamente a los consumidores o perjudicar por completo la marca de la Promovente aprovechándose de su amplia reputación. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Asimismo, el Experto nota que siendo el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca existe un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante.
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, permite suponer que la Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca ASOS al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y con las potenciales conductas fraudulentas señaladas por la Promovente, lo hizo probablemente con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio de la marca ASOS y engañar al público consumidor, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación de la Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de las marcas y nombres de dominio de la Promovente, dada la notoriedad de la marca ASOS y la composición del nombre de dominio en diputa, así como el que la marca ASOS existiera desde 1999 esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que la Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de la marca de la Promovente.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa cuando dirigía a una página web con el nombre de dominio en disputa a la venta, este Experto considera que ante la ausencia de contestación por parte de la Titular, el mismo se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, siendo ello una evidencia de mala fe.
Así también el hecho de que el nombre de dominio en disputa permanezca a la venta en After Nic (“www.afternic.com”) y el haber enviado a la Promovente en diversas ocasiones ofertas de venta, permite sostener su comportamiento con el fin de obtener un lucro actuando con ello de mala fe. Así también, el haber hecho una contraoferta de 15,000.00 USD a la Promovente sirve como evidencia de que la Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Adicionalmente, otro elemento que a juicio del Experto sugiere la actuación de mala fe por parte de la Titular, es el haber utilizado la marca ASOS de la que por su reputación hace suponer que tenía conocimiento y omitió a realizar una búsqueda previa para determinarlo. En este mismo supuesto parecería desprenderse en el balance de las probabilidades, por lo señalado por la Promovente, que la Titular está operando bajo el alias “Ye Li”. A este respecto, la Promovente tomó medidas preventivas contra esa persona como parte de los procedimientos de HKNDRP con respecto al nombre de dominio “asos.hk” (DHK-1700139 mayo 2017).
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <asos.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 9 de diciembre de 2019