Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Climaproyectos, S.A. de C.V. c. Ulice Carmona Escamilla

Caso No. DMX2019-0025

1. Las Partes

La Promovente es Climaproyectos, S.A. de C.V., México, internamente representada.

El Titular es Ulice Carmona Escamilla, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <climaproyectos.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una division de NIC Mexico).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2019. El 24 de julio de 2019 el Centro envió a Registry .MX, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de julio de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de septiembre de 2019. La Contestación fue presentada en fecha 10 de septiembre de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de septiembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El día 26 de septiembre de 2019 el Centro recibió un escrito suplementario no solicitado, presentado por la Promovente.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa mexicana, Climaproyectos, S.A. de C.V., distribuidora mayorista de equipos de aire acondicionado, que comercializa sus productos y servicios bajo la marca CLIMAPROYECTOS a través de ocho centros de distribución en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Cancún y Mérida.

La Promovente es licenciataria del señor Apolinar Colunga Serna, titular de los siguientes registros de marca en México:

La Promovente es titular del nombre de dominio <climaproyectos.com.mx>. Este nombre de dominio fue registrado el 3 de noviembre de 2003.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 22 de julio de 2010 y actualmente está inactivo.

5. Cuestión Preliminar: Escrito suplementario no solicitado de la Promovente

La Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado el 26 de septiembre de 2019, en el que manifestó que, a pesar de que el Experto no había emitido un comunicado oficial concediendo a la Promovente un plazo para responder a los argumentos presentados por el Titular en su escrito de contestación de la Solicitud, la Promovente presentaba dicho escrito para refutar todas las declaraciones y alegaciones formuladas por el Titular en su escrito de Contestación.

De conformidad con la sección 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)¹ , y el Artículo 12 D del Reglamento, el Grupo de Expertos tiene la facultad de determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas correspondientes. El artículo 14 de dicho Reglamento otorga al Grupo de Expertos la facultad de permitir o exigir declaraciones adicionales de las partes.

De conformidad con la sección 4.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, y con los precedentes emitidos bajo la UDRP, no se recomienda presentar escritos suplementarios no solicitados. Grupos de Expertos que han decidido casos bajo la Política y la UDRP han establecido de manera reiterada que la parte que presenta un escrito suplementario no solicitado debe probar su relevancia para el caso, y las circunstancias que hicieron imposible haber presentado la información ahí contenida en su Solicitud o Contestación (por ejemplo, debido a una circunstancia excepcional).

En el presente caso, el escrito suplementario no solicitado presentado por la Promovente resulta repetitivo de su Solicitud, por lo que este Experto considera que dicho escrito suplementario no agrega argumentos o pruebas al procedimiento, y que, a falta de evidencia sobre la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la presentación de dicho escrito, el mismo no se admite.

6. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:

Que es una distribuidora mayorista líder en el mercado de aire acondicionado con 37 años de presencia en México y que comercializa sus productos y servicios bajo la marca CLIMAPROYECTOS.

Que es la única licenciataria de los registros que amparan la marca CLIMAPROYECTOS en México, en la clase internacional 35.

Que el nombre de dominio en disputa no despliega ningún contenido y que solamente se utiliza para impedir a la Promovente el uso de la marca CLIMAPROYECTOS.

Que el Titular aparece como contacto de diversos nombres de dominio, entre ellos <climas-trane.com.mx> y que existen coincidencias en los datos de contacto de este dominio con los relativos al nombre de dominio <proveedoradeclimas.com>, lo que demuestra que el Titular es competidor de la Promovente y que tiene conocimiento de la marca registrada CLIMAPROYECTOS.

Que el Titular lleva a cabo actividades similares a las de la Promovente en cuanto a la comercialización de equipos de aire acondicionado.

Que el Titular no posee y no ha registrado ninguna marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Que el Titular ha adquirido el nombre de dominio en disputa 9 años después de que el titular de la marca CLIMAPROYECTOS solicitó el registro de la misma (el 27 de septiembre de 2001).

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas CLIMAPROYECTOS y el nombre de dominio <climaproyectos.com.mx> de la Promovente, ya que se corresponde con la parte nominativa de las mismas y la reproduce íntegramente.

Que las siglas “.mx” podrían ser una abreviatura para México, país en el cual la Promovente realiza sus negocios, y que la adición de un término geográfico a una marca no modifica la similitud aludida.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial que ampare la denominación CLIMAPROYECTOS.

Que el Titular no es conocido en el ámbito de la climatización y/o del aire acondicionado como CLIMAPROYECTOS y que es una persona física que pretende impedir a la Promovente el uso de la marca CLIMAPROYECTOS licenciada a la Promovente, como parte de un nombre de dominio.

Que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa 9 años después de la fecha de la solicitud del primer registro de la marca CLIMAPROYECTOS y utiliza el mismo sin la autorización de su legítimo titular.

III. Registro o uso de mala fe

Que las marcas CLIMAPROYECTOS son reconocidas en todo el territorio mexicano, por lo que no es posible que el Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía los productos y servicios que presta la Promovente, cuando registró el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el objeto de impedir que la Promovente utilice la marca CLIMAPROYECTOS en el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular ha registrado y está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe, impidiendo que la Promovente refleje la marca CLIMAPROYECTOS en el nombre de dominio correspondiente, con la terminación “.mx”.

Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de su competidor.

B. Titular

El Titular alega en su Contestación lo siguiente:

Que tiene un título de ingeniería en sistemas computacionales y que es profesionista independiente en el área de las tecnologías de la información.

Que, aparte de varios títulos de maestrías, diplomados y seminarios, obtuvo la certificación en el sistema AdWords hace 10 años y que su primer proyecto de Web y e-electrónica fue en el año 2000.

Que definió una estrategia para aprovechar el mayor rendimiento de lo que ofrece el buscador de Google, basada en seguir las etapas de campaña o publicidad, atención, seguimiento y cierre.

Que observó que, en la etapa de campaña, cuanto más relacionadas estaban las palabras clave con el nombre del dominio, se necesitaba menos inversión en publicidad en Google, y que eso resulta en una mayor presencia, y mayores posibilidades de conversión.

Que la selección y adquisición de un nombre de dominio se basa en las necesidades de un cliente y su estrategia de publicidad en línea.

Que, para descubrir dichas necesidades, se realiza una serie de análisis de las palabras más buscadas y que eso es lo que llevó al Titular a conformar el nombre de dominio que tenga más probabilidades de éxito.

Que tiene un inventario de aproximadamente 60 nombres de dominio:

Que adquirió el nombre de dominio en disputa debido a que un cliente tenía la intención de reforzar su negocio de venta de equipos de aire acondicionado.

Que debido a que en el norte de México a los equipos de aire acondicionado se les nombra “climas”, al analizar el comportamiento de varias palabras, el Titular escogió para dicho cliente la combinación “climaproyectos”.

Que no ha usado el nombre de dominio en disputa ya que el cliente decidió no continuar con esa estrategia y que el Titular no tiene planes de usarlo, pero que lo ha conservado porque tiene un valor en el mercado. Que dado el valor del nombre de dominio en disputa cuando alguien quiere adquirir un bien, lo más justo es pagar por él.

Que sus nombres de dominio son herramientas de trabajo, que se utilizarán en el mejor momento, por lo que el Titular no los ha puesto a la venta.

Que no adquirió el nombre de dominio en disputa con el deseo de hacer mal uso de él, o bloquear su uso para terceros.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca CLIMAPROYECTOS, de la cual es licenciataria la Promovente.

Además, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio y, por lo tanto, carece de relevancia a la hora de hacer un análisis de identidad o grado de confusión en el presente procedimiento (ver Minerva S.A. c. El Yanko, Caso OMPI No. D2018-0767; Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300).

Por lo expuesto, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CLIMAPROYECTOS.

Por ende, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente niega que el Titular posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa y asegura que éste no ha sido conocida comúnmente como <climaproyectos.mx>. El Titular no desmintió estas alegaciones, ni presentó pruebas en contrario.

El Titular explicó que antes de llevar a cabo el registro de un nombre de dominio para un cliente, realiza una serie de análisis de las palabras más consultadas en plataformas de búsqueda y con más probabilidad de éxito para la promoción y publicidad en línea de las actividades de su cliente.

El Titular manifestó que registró el nombre de dominio en disputa en relación con servicios que proporcionó a un cliente suyo, para reforzar el negocio de su cliente.

En su escrito de Contestación, el Titular declaró que ha registrado una serie de nombres de dominio “en función de las necesidades que se presentan cuando un cliente define su estrategia de publicidad online”.

Algunos de los nombres de dominio mencionados por el Titular en la Contestación y registrados por el Titular, comprenden marcas de productos relacionados con la industria de los aires acondicionados, como LIEBERT o TRANE.

La Promovente alega que el Titular también ha registrado el nombre de dominio <proveedoradeclimas.com.mx> y presentó evidencia para soportar su dicho. El Titular no controvirtió esta alegación con argumentos ni pruebas.

Con base en la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, que establece que “es aceptado que un grupo de expertos pueda llevar a cabo investigaciones fácticas limitadas a información disponible públicamente si considera que dicha información es útil para evaluar el caso y tomar una decisión”, este Experto ha revisado el sitio Web al que resuelve el nombre de dominio <proveedoradeclimas.com.mx> y ha encontrado que dicho sitio Web corresponde a un competidor de la Promovente, con oficinas en Monterrey y Guadalajara, México, plazas donde la Promovente tiene oficinas. De ello se desprende que el Titular parecería ser conocedor del sector de los aparatos de aire acondicionado en México.

Además, el Experto no considera que el uso de los términos “clima” y “proyectos” juntos sea un uso habitual en el idioma español y no hay evidencias en el expediente que justifiquen que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo sin tener en mente la marca sobre la que la Promovente tiene derechos, considerando además que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente.

El registro del nombre de dominio en disputa, idéntico a las marcas CLIMAPROYECTOS licenciadas a la Promovente, para reforzar la presencia, promoción y publicidad de un competidor comercial en el mercado mexicano, no puede considerarse como una oferta de buena fe de productos o servicios, ni tratarse de un uso legítimo y leal, o no comercial, del nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

Dicha conducta también demuestra que el Titular no ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, lo cual resulta contrario a lo establecido en el artículo 1.c) (i) de la Política.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio en disputa correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

El registro más antiguo de la marca CLIMAPROYECTOS data de diciembre del 2001. Ello significa que este registro ha surtido efectos en contra del Titular, quien, de conformidad con la información contenida en el expediente del caso, reside en México.

El Titular ha manifestado que registró el nombre de dominio en disputa, “debido a que un cliente, tenía la intención de darle fuerza a su unidad de negocio de proyectos, que además de ofrecer ese servicio, también vende aire acondicionado”.

Ello, aunado al hecho de que el Titular haya registrado nombres de dominio que corresponden a marcas de terceros que amparan aires acondicionados, así como que ha registrado el nombre de dominio <proveedoradeclimas.com.mx>, mismo que resuelve al sitio Web de un competidor de la Promovente, permite inferir que el Titular tenía conocimiento del sector de los aires acondicionados en México, y en el balance de las probabilidades de la Promovente y de su marca CLIMAPROYECTOS al momento del registro del nombre de dominio en disputa, lo cual constituye mala fe en el registro del mismo (ver LEGO Juris A/S c. pcmaniabg, Paisiy Aleksandrov, Caso OMPI No. D2010-1965; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp, Caso OMPI No. D2018-1367; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG c. Rojeen Rayaneh; Caso OMPI No. D2004-0488).

Debido a que la Política establece que para que se actualice el tercer elemento de la Política, la Promovente debe probar que el Titular ha incurrido en un registro o uso de mala fe, y que la Promovente ha acreditado la mala fe de el Titular en el registro del nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política, este Experto considera que este elemento es suficiente para la emisión de una decisión en el presente caso.

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <climaproyectos.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 20 de octubre de 2019

¹ Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a que la LDRP es una variante de la UDRP.