Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V. c. Natalivesna Ivanov
Caso No. DMX2019-0018
1. Las Partes
Las Promoventes son Ternium Internationaal B.V., Paises Bajos y Ternium México, S.A. de C.V., México, representadas por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados, Argentina.
La Titular es Natalivesna Ivanov, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <terniumdemexico.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de junio de 2019. El 4 de junio de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de julio de 2019. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 10 de julio de 2019.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de julio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Las Promoventes Ternium Internationaal B.V. y Ternium México, S.A. de C.V. son compañías pertenecientes al Grupo Ternium que fabrica y procesa productos de acero. Las Promoventestienen derechos sobre la marca TERNIUM y otras marcas gráficas.
La fecha legal del registro de marca No. 917034 TERNIUM corresponde al 19 de diciembre de 2005, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 26 de enero de 2006, para amparar productos de la clase internacional 16.
La fecha legal del registro de marca No. 917035 TERNIUM corresponde al 19 de diciembre de 2005, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 26 de enero de 2006, para amparar productos de la clase internacional 06.
La fecha legal del registro de marca No. 922025 gráfica corresponde al 20 de octubre de 2005, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 27 de febrero de 2006, para amparar productos de la clase internacional 06.
La fecha legal del registro de marca No. 917398 gráfica corresponde al 20 de octubre de 2005, mismo que fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 27 de enero de 2006, para amparar productos de la clase internacional 16.
Conforme a la documentación aportada por las Promoventes y verificada por el Experto en el banco de datos correspondiente al “IMPI”, las marcas anteriormente mencionadas se encuentran a nombre de la Promovente Ternium Internationaal B.V., vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
El nombre de dominio <terniumdemexico.mx> en disputa fue registrado el 7 de abril de 2019.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra activo ofreciendo en el sitio web productos de acero, bajo la marca TERNIUM, y reproduciedo la marca gráfica arriba señalada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, las Promoventes alegan lo siguiente:
Las Promoventes Ternium Internationaal B.V. y Ternium México, S.A. de C.V. son compañías afiliadas a la empresa internacional Ternium, S.A., debidamente organizada y existente bajos las leyes de Luxemburgo.
La Promovente Ternium Internationaal B.V. es la encargada de controlar y unificar los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual del Grupo Ternium.
Ternium es una empresa internacional dedicada principalmente a la producción y comercialización de acero.
Que las Promoventes cuentan con diversos nombres de dominio, tales como <ternium.com> y <mx.ternium.com>, éste último dirigido específicamente a los consumidores mexicanos.
Que las Promoventes, con el fin de expandir su mercado, adquirieron la empresa HYLSA en México.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca TERNIUM en su totalidad, únicamente añadiendo el término “de México” que en todo caso, únicamente confunde al público consumidor, ya que le hace creer que dicho nombre de dominio corresponde a las Promoventes, y se dirige al consumidor mexicano.
Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con la autorización de uso de las marcas TERNIUM o INNOMINADAS titularidad de las Promoventes, ni tiene relación legal y/o comercial con las Promoventes.
Que la Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. De hecho, de una simple búsqueda en Google o Wikipedia del término “Ternium”, los únicos resultados arrojados, hacen referencia a las Promoventes.
Que la Titular no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Tan es así, que vende productos haciéndose pasar por las Promoventes.
Que la palabra “Ternium” es un término fantasioso, que no tiene traducción ni significado alguno que solamente se utiliza para referirse a las Promoventes.
Que el presente caso constituye cybersquatting.
La forma en la que la Titular estableció el contenido del nombre de dominio en disputa demuestra que el mismo, tenía conocimiento de todas las marcas de las Promoventes, teniendo como objetivo aventajarse del renombre de las Promoventes para obtener dinero de manera ilegítima.
Que la Titular reproduce un “look and feel” similar al sitio web oficial de Ternium, y replica las marcas gráficas de las Promoventes, así como la marca HYLSA, generando confusión para los usuarios de internet y los posibles clientes.
Que recientemente, las Promoventes recuperaron el nombre de dominio <terniumhyl.com.mx> en el Caso Ternium México, S.A. de C.V., Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010, en el cual también existió una situación de “look and feel” respecto a la página de las Promoventes y el nombre de domino.
Que a pesar de que no se conozca con certeza la identidad de la Titular del nombre de dominio en disputa, existe una gran cantidad de elementos en común entre el caso de <terniumhyl.com.mx> y el nombre de dominio en disputa, que sumados al modus operandi/ la conducta de la Titular, serían indicios fuertes de una posible vinculación o conexión entre estos dos casos y /o Titulares.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de las Promoventes.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
Debido a que la Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna la solicitud, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de las Promoventes (ver, por ejemplo Enciclopedia Británica, Inc. v. John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).
B. Requisitos de la procedencia de la acción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, las Promoventes tienen la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
“i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las promoventes tiene derechos; y
ii. La titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizó de mala fe.”
C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tiene derechos
Este punto se reduce a determinar mediante una comparación visual y fonética si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca de productos o servicios registrada de las Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio web vinculado al nombre de dominio confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublín) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698.
Las Promoventes fundan su Solicitud en los registros marcarios mexicanos Nos. 917034, 917035 ambos para TERNIUM, que fueron otorgados antes que se registrara el nombre de dominio en disputa para distinguir productos de las clases internacionales 06 y 16.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio en disputa <terniumdemexico.mx> incluye en su totalidad la marca TERNIUM, que sirve de base a la acción invocada por las Promoventes.
Al respecto, cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definido y repetidamente establecido que la presencia de dominios de nivel superior (sean de carácter genérico o relativos a códigos de países, como en este caso), al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes para desestimar la similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio. Véase por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127; o Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361.
Es importante señalar que la adición de distintas palabras tales como “de mexico”, no impiden la conclusión de que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas sobre las que las Promoventes tienen derechos (Ver America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506; o Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada (ver Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. D2002-0717; o Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Caso OMPI No. D2002-0615).
Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas de las Promoventes, por lo que el primer punto de la Política se ha cumplido.
D. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1. c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. la titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como <terniumdemexico.mx>; en cambio, las Promoventes sí han demostrado tener derecho exclusivo sobre las marcas TERNIUM en México, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Las Promoventes aseveran que no han autorizado a la Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de un registro de marca, demuestra la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa.
A lo anterior, se suma el hecho de que la Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio que incorpora la totalidad de las marcas TERNIUM de las Promoventes (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408), siendo que al no presentar contestación alguna, la Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).
En complemento, la Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por las Promoventes, tampoco se desprende que la Titular ejerza un uso legítimo (ver Jupiters Limited v. Aaron Hall, Caso OMPI No. D2000-0574).
De hecho, derivado de las pruebas aportadas por las Promoventes como de la investigación que realizó este Experto, se observa que la Titular tenía toda la intención de asemejar lo más posible el sitio web del nombre de dominio en disputa a los sitios web de los nombres de dominio titularidad de las Promoventes, reproduciendo las marcas TERNIUM, así como las marcas gráficas titularidad de las Promoventes, en el sitio web al que resuelve dicho nombre de dominio en disputa.
Asimismo, la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación con las Promoventes.
Por las razones expuestas, se cumple con el segundo punto de la Política.
E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1. b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por las Promoventes y la falta de contestación de la Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que la Titular tenía conocimiento de las Promoventes y sus actividades en el momento del registro.
Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de las marcas TERNIUM titularidad de las Promoventes en el nombre de dominio en disputa, la utilización de dicho nombre de dominio en disputa para ofrecer productos consistentes en acero, aparentando ser alguna filial de las Promoventes en México a través de un “look and feel” del sitio web principal de las Promoventes.
Lo anterior, resulta suficiente para acreditar que la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de forma intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet para crear confusión respecto de quién es el que está comercializando los productos identificados con la marca TERNIUM a través del nombre de dominio en disputa. (ver Ternium México, S.A. de C.V., Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010)
Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer supuesto de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <terniumdemexico.mx> sea transferido a la Promovente Ternium Internationaal B.V.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 09 de Agosto de 2019