Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. c. Ch We

Caso No. DMX2019-0013

1. Las Partes

La Promovente es Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., China, representada por Thomsen Trampedach GmbH, Dinamarca.

La Titular es Ch We, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <baidu.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de abril de 2019. El 10 de abril de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de abril de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de mayo de 2019. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de mayo de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de mayo de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es la empresa multinacional china Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., especializada en software y tecnología, conocida por ser uno de los principales operadores de un motor de búsqueda en chino.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca:

Marca

Número de Registro

Fecha de Registro

Clase

Jurisdicción

BAIDU (y diseño):

logo

1239635

El 26 de septiembre de 2011

42

México

BAIDU

5916520

28 de marzo de 2010

42

China

BAIDU

3702200

El 27 de octubre 2009

42

Estados Unidos de América

Además, la Promovente reclama ser titular de al menos 274 nombres de dominio que incluyen la marca BAIDU.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 19 de febrero de 2019. El sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está actualmente inactivo, pero que, conforme a la evidencia de la Promovente, resolvía a un motor de búsqueda.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la Promovente es una empresa multinacional china de software y tecnología fundada en el año 2000.

Que la Promovente es conocida por ser el operador del motor de búsqueda “baidu.com”. El más popular en China con casi el 76% del mercado chino en búsquedas en línea, el segundo motor de búsqueda más popular a nivel mundial y el cuarto general en las clasificaciones mundiales de Alexa.

Que la Promovente es titular de varios registros de marca que contienen el término “Baidu” en México, China y los Estados Unidos de América, en la clase 42.

Que la marca BAIDU (y diseño) registrada en México incluye el término “Baidu” en alfabeto latino, combinado con los caracteres chinos 百度 (y otros elementos de diseño).

Que a pesar de que la marca mexicana BAIDU (y diseño) no es idéntica al nombre de dominio en disputa, diversos grupos de expertos han descubierto una semejanza en grado de crear confusión entre una marca gráfica y un nombre de dominio, donde el nombre de dominio incorpora los elementos textuales encontrados en la marca.

Que, considerando que los elementos gráficos y los caracteres chinos no pueden representarse en nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés, “ccTLD”) “.mx”, debe concluirse que el nombre de dominio en disputa reproduce exactamente los elementos nominativos de la marca de la Promovente.

Que el nombramiento de los dominios de nivel superior contenido en el nombre de dominio en disputa no debe tomarse en cuenta al llevar a cabo el análisis identidad o semejanza en grado de crear confusión.

Que el término “Baidu” constituye el elemento dominante de la marca de la Promovente porque constituye una característica principal de su logo y que cualquier usuario de Internet familiarizado con la marca de la Promovente podría suponer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con ésta.

Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con la marca BAIDU de la Promovente.

II. Derechos o intereses legítimos

Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa y que no hay ningún indicio de que la Titular posea algún derecho sobre la marca BAIDU.

Que el público no conoce a la Titular por la marca BAIDU o por el nombre de dominio en disputa, y que la marca BAIDU no presenta ninguna coincidencia con el nombre de la Titular.

Que la marca BAIDU no es genérica, no tiene un significado propio en español ni en inglés, y que en China está indudablemente vinculada al negocio de la Promovente.

Que la Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.

Que la Titular había utilizado previamente el nombre de dominio en disputa en relación con un motor de búsqueda en línea, lo cual conlleva una intención de asociación con la Promovente.

Que el suministro de un motor de búsqueda es una actividad que pertenece a la clase 42 de la Clasificación de Niza, en la que la Promovente tiene registros para la marca BAIDU en México, China y en otras jurisdicciones.

Que, en seguimiento al envío de denuncias por escrito al proveedor de servicios de alojamiento de la página Web de la Titular, la Titular dejó de poner a la venta el nombre de dominio en disputa, y que ello no puede considerarse una oferta de buena fe de bienes y servicios de acuerdo con la LDRP.

Que la Titular no está haciendo un uso legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de lucro, porque el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado en relación con una tienda de descuentos, lo que constituye por defecto una actividad comercial y, además, porque dicho nombre de dominio en disputa fue utilizado en relación con una página Web que suplantaba directamente el servicio de la Promovente.

III. Registro o uso de mala fe

Que la Titular ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Que a la luz de la popularidad de la Promovente en China y en el resto del mundo, es inconcebible que la Titular, con sede en China, no estuviera enterada de los derechos adquiridos de la Promovente.

Que el conocimiento que ha tenido la Titular sobre la Promovente y de los derechos que ésta tiene sobre la marca BAIDU resultan más que evidentes, puesto que la Titular utilizó el nombre de dominio en disputa con el fin de publicar un motor de búsqueda que lleva a usuarios de Internet directamente a varias páginas Web de la Promovente, lo cual implica una clara suplantación del negocio de la Promovente.

Que la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, de forma intencionada y para su beneficio comercial, y que la Titular ha intentado atraer internautas a su página Web creando una posible confusión con la marca de la Promovente.

Que, en 2018, la Promovente publicó la aplicación de búsqueda móvil 简单搜索 (Búsqueda fácil), que ofrece una forma sencilla de acceder a Internet para las personas que no tienen experiencia utilizando el nombre de dominio <baidu.com> y que, debido a restricciones técnicas, la aplicación 简单搜索 no dispone de una versión de escritorio.

Que el motor de búsqueda publicado por la Titular en la página Web de inicio del nombre de dominio en disputa se denominaba 简单搜索, igual que la aplicación de la Promovente, y utilizaba un logo con una paleta de colores semejante a la de la aplicación de la Promovente.

Que el sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa contenía una serie de enlaces a varios de los servicios en línea de la Promovente.

Que la Titular ha intentado de forma deliberada confundir al público para hacerles creer que la página Web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa y la versión de escritorio de la aplicación 简单搜索 estaban autorizadas por la Promovente.

Que la confusión resultante se ha hecho patente en varios artículos de noticias publicados en chino, los cuales refieren al motor de búsqueda de la página de inicio del nombre de dominio en disputa como una versión gratuita del servicio de la Promovente, relacionada además con la aplicación 简单搜索.

B. Titular

La Titular no contestó las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a que la Política es una variante de la UDRP.

La Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad a la marca BAIDU registrada por la Promovente en China y Estados Unidos de América. También reproduce en su totalidad el elemento nominativo “Baidu” del registro de marca de la Promovente otorgado en México.

El diseño comprendido en el registro de marca mexicano es irrelevante en el contexto de la Política, puesto que los elementos figurativos no pueden reproducirse en los nombres de dominio (ver EFG Bank European Financial Group SA c. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036).

Este Experto está de acuerdo con los diversos Grupos de Expertos que han decidido que la incorporación en un nombre de dominio de una marca puede ser suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada (ver Casa Editorial El Tiempo, S.A. c. Montanya Ltd, Caso OMPI No. D2009-0103; Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN c. Lost in Space, SA, Caso OMPI No. D2002-0504; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Caso OMPI No. D2002-0615; Toyota France y Toyota Motor Corporation c. Computer-Brain, Caso OMPI No. D2002-0002).

Además, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo cual, carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo expuesto, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BAIDU de la Promovente y por tanto se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) La Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente niega que la Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y afirma que la Titular no es conocida como “Baidu” o por el nombre de dominio en disputa.

La Promovente afirma que la Titular no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe, porque la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con un motor de búsqueda en línea que suplantaba directamente el servicio de la Promovente y, que posteriormente, ofreció el nombre de dominio en disputa en venta, lo que constituye una actividad comercial.

De acuerdo con la Solicitud de la Promovente, el sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa ponía a disposición de los usuarios un motor de búsqueda en línea.

Ninguna de estas afirmaciones ha sido desvirtuada por la Titular

Con su conducta, la Titular generó la falsa apariencia de que el sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa guardaba una relación entre dicha Titular y la Promovente (y su marca BAIDU), o bien, que el sitio Web de la Titular era el sitio oficial de la Promovente.

Tomando en cuenta la identidad de la marca con el nombre de dominio en disputa, se genera un alto riesgo de confusión con la titular de la marca y por tanto constituye un riesgo de confusión por asociación. Diversos Grupos de Expertos han decidido que esa conducta no puede conferir derechos o intereses legítimos a la Titular (ver sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver tambiénSociété Air France c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Irfan Khan, Kamran Khan, Caso OMPI No. D2018-0393).

Además, el uso del nombre de dominio en disputa en relación con un sitio Web en donde se ofrecía el nombre de dominio en disputa en venta tampoco puede constituir una oferta de buena fe (ver Crazy Skates Company Pty Ltd. c. Cha Baekjin, Caso OMPI No. D2018-0020).

Por las razones expuestas, el uso que ha hecho la Titular del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como un uso o como preparativos para el uso del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

La Promovente ha probado ser titular de los registros que amparan la marca BAIDU en China, México y los Estados Unidos de América. La Promovente ha probado que sus servicios y su marca BAIDU son comúnmente conocidos en China y en múltiples jurisdicciones. Tomando en cuenta que el motor de búsqueda de la Promovente es uno de los más usados en China, donde la Titular ha declarado tener su domicilio, y considerando que los servicios que la Promovente presta en el ámbito de motores de búsqueda están estrechamente relacionados con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), es lógico inferir que la Titular conocía a la Promovente y a su marca BAIDU cuando registró el nombre de dominio en disputa.

Considerando la popularidad que tiene el motor de búsqueda de la Promovente y el gran número de usuarios con que dicho motor de búsqueda cuenta en China, donde la Titular ha declarado tener su sede, es claro que la Titular registró el nombre de dominio en disputa teniendo a la Promovente y a sus marcas BAIDU en mente, con la finalidad de aprovecharse de la marca BAIDU de la Promovente, lo cual hace que dicho registro haya sido hecho de mala fe (verRevlon Consumer Products Corporation c. Terry Baumer, WIPO Case No. D2011-1051; Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Caso OMPI No. D2001-0763; y Nutricia International BV c. Eric Starling, Caso OMPI No. D2015-0773).

La Promovente ha afirmado, sin que la Titular haya presentado prueba en contrario, que la Titular usó el nombre de dominio en disputa con el fin de poner a disposición de los usuarios de Internet un motor de búsqueda similar al suyo. Esta conducta implica usar el nombre de dominio en disputa para atraer usuarios de Internet creando un riesgo de confusión por asociación, y es suficiente para declarar la mala fe en el registro y uso de dicho nombre de dominio en disputa (ver Société Air France c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Irfan Khan, Kamran Khan, Caso OMPI No. D2018-0393; Kenneth C. Griffin, Citadel LLC c. Riley Barnes, Caso OMPI No. D2017-1887). La acción posterior de la Titular de ofrecer el nombre de dominio en disputa en venta tampoco puede considerarse como un uso de buena fe.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa actualmente está inactivo, parece ser que la Titular implementó este cambio después de que la Promovente envió denuncias al proveedor de servicio de alojamiento de la página Web de la Titular, o aún después de la presentación de la Solicitud por parte de la Promovente en el presente caso. Dicha conducta no impide concluir la existencia de mala fe (verla sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Tomando en consideración los hechos anteriormente narrados, no es posible presumir que la conducta de la Titular haya tenido una finalidad distinta a la de confundir a los usuarios de Internet que llegaren a entrar en contacto con el nombre de dominio en disputa. Los Expertos que han decidido casos con hechos similares a éste han concluido que el uso de un sitio Web vinculado a las actividades de una promovente, para crear un riesgo de confusión con su marca, constituye evidencia del registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa (ver Warwickshire Oil Storage Limited c. WWOSLTD, Caso OMPI No. D2016-1482; y Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V c. inbuirsa, Caso OMPI No. D2006-0614).

El Experto considera que la Titular eligió el nombre de dominio en disputa con el propósito de desviar a los usuarios de Internet, creando una posibilidad de confusión con la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, de conformidad con el párrafo 1.b) (iv) de la Política (ver Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp, Caso OMPI No. D2018-1367; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick, Caso OMPI No. D2014-1359).

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <baidu.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 9 de junio de 2019