Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

David Cruz Hernandez Mendoza c. Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki

Caso No. DMX2019-0006

1. Las Partes

El Promovente es David Cruz Hernandez Mendoza, con domicilio en la Ciudad de México, México, representado por Rebeca Rosas, México.

El Titular es Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki, con domicilio en Coral Springs, Florida, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por José Ignacio Jaime García, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sttaton.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, Inc.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de febrero de 2019 por correo electrónico y el 8 de marzo de 2019 por correo urgente. El 26 de febrero de 2019 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de marzo de 2019 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de abril de 2019. La Contestación fue presentada en fecha 29 de marzo de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de abril de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente afirma que es propietario de la empresa Sttaton, dedicada a la prestación de servicios corporativos y de seguros, incluidos los servicios de consultoría y de agencia de seguros para evaluaciones de riesgo.

El Promovente afirma que es titular de los siguientes registros de marca:

Marca

No. de Registro

Fecha de presentación

Fecha de registro

Clase

Jurisdicción

Titular

logo

1848807

09 de octubre de 2017

21 de febrero de 2018

9

México

David Cruz Hernández Munguía

logo

1848808

09 de octubre de 2017

21 de febrero de 2018

36

México

David Cruz Hernández Munguía

logo

1848809

09 de octubre de-2017

21 de febrero de 2018

42

México

David Cruz Hernández Munguía

logo

1848810

09 de octubre de 2017

21 de febrero de 2018

45

México

David Cruz Hernández Munguía

logo

5605626

12 de marzo de 2018

13 de noviembre de 2018

35, 36,
42, 45

Estados Unidos

David Cruz Hernández Munguía

logo

5570269

20 de febrero de 2018

25 septiembre de -2018

35, 36,
42, 45

Estados Unidos

David Cruz Hernández Munguía

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 20 de septiembre de 2017.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente alega en la Solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas STTATON, sobre las cuales tiene derechos el Promovente.

Que el Promovente es el dueño de la empresa Sttaton, la cual ofrece servicios corporativos y de seguros, incluyéndose los servicios de consultoría y de agencia de seguros para evaluaciones de riesgo.

Que el Promovente ha usado la marca STTATON en el comercio constantemente desde septiembre de 2017.

Que el Promovente contrató al Titular en septiembre de 2017 y que, como parte de sus funciones, le encargó el registro y mantenimiento de los nombres de dominio de la empresa STTATON, así como el registro de varias marcas.

Que la marca STTATON se registró en México el 9 de octubre de 2017.

Que bajo la dirección del Promovente, el nombre de dominio en disputa se registró el 20 de septiembre de 2017.

Que es el titular de las marcas STTATON registradas en México (clases 9, 36, 42, 45) así como en los Estados Unidos (clases 35, 36, 42 y 45), y que sus marcas son reconocidas en ambos países.

II. Derechos o intereses legítimos

Que no hay evidencia de uso ni de preparativos de uso por parte del Titular para usar el nombre dominio en disputa, en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.

Que el Titular era un empleado de la empresa Sttaton y que en septiembre de 2017 se le ordenó registrar varios nombres de dominio, incluidos el nombre de dominio en disputa y el nombre de domino <sttaton.com>.

Que el Titular registró el nombre de dominio <sttaton.com> bajo el nombre del Promovente, pero utilizó la información de contacto del Titular y no proporcionó las credenciales correspondientes.

Que después de la terminación de la relación laboral entre el Promovente y el Titular en septiembre de 2018, el Titular se negó a proporcionar al Promovente la información para acceder a los nombres de dominio que éste registró.

III. Registro o uso de mala fe

Que el nombre de dominio <sttaton.com> fue registrado y está siendo usado de mala fe.

Que el Promovente ordenó al Titular que registrara el nombre de dominio en disputa bajo el nombre del Promovente, pero que, al registrarlo, el Titular lo hizo usando sus propios datos.

Que después de la terminación de la relación laboral entre el Promovente y el Titular en septiembre de 2018, el Titular se negó a proporcionar al Promovente la información necesaria para acceder a los nombres de dominio que éste registró.

Que las acciones del Titular indican que éste planeaba registrar el nombre de dominio en disputa en su propio nombre, con el propósito de venderlo al Promovente o a un competidor de éste a un precio mayor a los costos normales relacionados con el registro del nombre de dominio en disputa.

Que el Promovente recibió un correo electrónico el 24 de febrero de 2019, en donde se le informaba que el nombre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <sttaton.com>, serían vendidos si el Promovente no los compraba.

Que el Titular ha mantenido el nombre de dominio en disputa desde su despido, en un esfuerzo por engañar o confundir a los clientes del Promovente sobre la identidad del propietario legítimo de la empresa Sttaton.

Que el Titular está utilizando la marca STTATON y hace negocios haciéndose pasar por el Promovente, a pesar de ya no estar asociado con la empresa del Promovente.

Que el uso continuado del nombre de dominio en disputa y la usurpación de la identidad de la empresa del Promovente están causando un daño grave a la marca STTATON.

Que el Titular no ha sido autorizado a utilizar la marca STTATON.

Que el uso continuado del nombre de dominio en disputa por parte del Titular impide que el Promovente refleje su marca en dicho nombre de dominio.

Que el Titular está extorsionando al Promovente para que éste compre el nombre de dominio en disputa bajo amenaza.

B. Titular

El Titular presentó un escrito de Contestación el 29 de marzo de 2019, argumentando lo siguiente:

Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la Solicitud

Que a pesar de que el nombre de dominio en disputa es <sttaton.mx> y de que en toda la Solicitud el Promovente se refiere al nombre de dominio <sttaton.com>, el Titular responde a ambas alegaciones.

Que el Titular es ingeniero en informática especializado en la creación de nuevas marcas, sitios Web y otros trabajos relacionados con el software, razón por la cual, existe una relación entre los nombres de dominio <sttaton.com>, <sttaton.mx>, y las marcas STTATON que se ofrecieron como pruebas.

Que nunca existió una relación de empleado-empleador con el Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa se registró bajo el nombre del Titular antes de la fecha de registro de la marca STTATON.

Que el nombre de dominio en disputa nunca ha sido utilizado, mientras que el nombre de dominio <sttaton.com> siempre ha sido utilizado por el Promovente.

Que el Titular nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa y que la página Web a la que éste resuelve está estacionada en GoDaddy sin contenido alguno.

Que el nombre de dominio <sttaton.com> siempre ha sido utilizado por el Promovente y que, desde el día en que se dio contestación a la Solicitud, el servicio de alojamiento de dicho nombre de dominio está controlado por el Promovente.

Que el Titular nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa para obtener beneficios económicos, ni ha tratado de confundir a los clientes del Promovente, ya que no proporciona los mismos servicios que éste, y que no tiene interés en mantener el nombre de dominio en disputa o usar la marca STTATON.

Que el Titular sólo está interesado en vender los derechos del nombre de dominio <sttaton.com> de acuerdo con un pacto personal que tenía con el Promovente, y respecto del cual el Titular todavía no ha recibido pago alguno.

Que el Titular ofreció a la venta el nombre de dominio <sttaton.com> a través de GoDaddy y que, al haber notificado dicha situación al Promovente, el Titular presume que fue éste quien lo adquirió.

Que el presente caso debe ser desechado por dos razones: (i) el nombre del Promovente no coincide con la persona que detenta los registros de la marca STTATON; y (ii) la queja está relacionada con el nombre de dominio <sttaton.mx>, el cual el Titular nunca ha utilizado, mientras que la Solicitud versa sobre el nombre de dominio <sttaton.com>.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que existe una relación entre los nombres de dominio <sttaton.com>, <sttaton.mx> y la marca STTATON, porque el Titular realizó una investigación para crear una nueva marca que tuviera todas las extensiones de los nombres de dominio disponibles.

Que el Promovente estaba interesado en la marca creada por el Titular y que, por lo tanto, el Promovente solicitó el registro de la marca STTATON después de que esta marca y los nombres de dominio asociados fueran creados por el Titular.

II. Derechos o intereses legítimos

Que desde el 20 de septiembre de 2017 el Titular está registrado como propietario del nombre de dominio en disputa.

Que el Titular pagó por la renovación del nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <sttaton.com> el 22 de agosto de 2018, y que aún está registrado como propietario de dicho nombre de dominio.

III. Registro o uso de mala fe

Que el nombre del dominio en disputa desde su compra no ha sido utilizado y sigue inactivo.

Que el Promovente siempre ha estado usando el nombre de dominio <sttaton.com> para sus propios fines.

Que los correos electrónicos del Promovente vienen de una dirección de correo que tiene la extensión “sttaton.com”.

Que el Titular no tiene acceso al sitio Web del Promovente ni a los correos electrónicos del Promovente, ya que es éste quien controla el alojamiento.

Que el Titular nunca ha tenido una relación de empleador-empleado con el Promovente, y que el Titular nunca ha recibido un pago como contraprestación al acuerdo que celebró con el Promovente, pero que aún así ha permitido que aquél use el nombre de dominio <sttaton.com> libremente, debido a la relación familiar que tiene con el Promovente (específicamente porque el Titular está casado con la hermana del Promovente).

Que el Titular nunca ha usado el nombre de dominio en disputa para obtener beneficios económicos, o para confundir a los clientes.

Que el Titular nunca ha se ha negado a transferir el nombre de dominio en disputa, pero sólo si se cumple el acuerdo personal pactado con el Promovente, o si el Titular compra dicho nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

En opinión de este Experto, el presente caso no constituye una disputa tradicional sobre una controversia que versa exclusivamente sobre el registro o uso abusivo de un nombre de dominio, de conformidad con la Política. Las alegaciones de las Partes dejan entrever que existe una relación entre ambas (incluso de naturaleza familiar), de carácter controvertido y respecto de la cual ninguna de ellas ha presentado evidencia que acredite su dicho sobre los hechos relacionados con el nombre de dominio en disputa. El Promovente no acreditó la relación laboral que alega haber tenido con el Titular y éste tampoco probó que existía una relación contractual entre ellos.

Este Experto considera que, a la luz de la información que obra en el expediente, la Solicitud tiene un carácter marginal en relación con el conflicto en el que se encuentran las partes, a pesar de que el objeto principal de su desacuerdo sea el nombre de dominio en disputa.

La Política está diseñada para aplicarse exclusivamente a un tipo restringido de controversias que impliquen la ‘ciberocupación’ de nombres de dominio de Internet (práctica mejor conocida como “cybersquatting”) (ver párrafo 161 del Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet (30 de abril de 1999)). En numerosos asuntos que implican disputas complejas con elementos que exceden el alcance de la Política, diversos grupos de expertos han tendido a rechazar la pretensión de los promoventes debido a la naturaleza limitada de la Política y de la UDRP (ver sección 4.14.6 de de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). También existen precedentes en los que se han desestimado solicitudes en las que la disputa era primordialmente contractual y por ende escapaban el alcance y objetivo de la Política y de la UDRP (ver Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Pricilla Woodward & Charles R. Thornton, d/b/a Machines & More, Caso OMPI No. D2000-0006).

En consecuencia, debido a la indeterminación jurídica de la relación que sostuvieron las partes y la naturaleza limitada de la Política, resulta inviable resolver en este caso conforme a la Política.

Aunque el Experto considerara pertinente analizar los elementos del párrafo 1.a) (i) de la Política, la carga de la prueba corresponde al Promovente y éste no ha logrado acreditar que dichos elementos se cumplen en este caso, pues de las pruebas que obran en el expediente se advierte que los registros de marca señalados en la Solicitud fueron obtenidos por una persona cuyo nombre no coincide con el del Promovente (David Cruz Hernández Munguía).

Consecuentemente, es procedente desestimar la Solicitud (verFundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal, Caso OMPI No. DMX2018-0001).

Se arriba a la anterior conclusión, sin perjuicio de dejar a salvo las facultades que tienen las Partes para defender sus derechos en las vías legales que consideren pertinentes.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 2 de mayo de 2019