Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
William Hill Organization Limited v. Alexander K. Dobrenkov
Caso No. DMX2018-0025
1. Las Partes
La Promovente es William Hill Organization Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representada por Freeths LLP, Reino Unido.
El Titular es Alexander K. Dobrenkov, con domicilio en Moscú, Federación de Rusia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <williamhill.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dynadot.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de septiembre de 2018. El 4 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de septiembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 11 de septiembre de 2018 el Centro recibió, por correo urgente, copias físicas de la Solicitud.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 3 de octubre de 2018.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de octubre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una casa de apuestas del Reino Unido constituida en 1933, y está considerada como una de las más importantes de ese país.
La Promovente cuenta con 2.100 locales de apuestas en todo el Reino Unido por lo que su presencia física y virtual es muy importante.
La Promovente cuenta con numerosas marcas inscritas a su favor en diferentes jurisdicciones, compuestas por “William Hill”, con relación a productos y servicios en las clases 9, 16, 41, 28, 35, 36, 38, 41, indistintamente, de conformidad con la Clasificación de Niza. Por ejemplo, la Promovente es titular del registro de marca en Reino Unido No. UK00001383971 WILLIAM HILL, solicitado el 10 de mayo de 1989 y registrado el 24 de enero de 1992.
Los registros marcarios de la Promovente (en adelante, las “Marcas WILLIAM HILL”) se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos frente a terceros.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 1 de diciembre de 2011. El Experto nota que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web mostrando las Marcas WILLIAM HILL, variando su contenido a un sitio Web con redireccionamiento dinámico a otros sitios Web.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente manifiesta su titularidad sobre las Marcas WILLIAM HILL, registradas en numerosas partes del mundo, las cuales se hallan reproducidas íntegramente en el nombre de dominio en disputa.
La Promovente señala que sus marcas son renombradas debido a su “presencia ininterrumpida […] en el mercado durante más de 85 años y a la cuota de mercado conseguida durante este tiempo, tanto por su número de establecimientos físicos, como por su número de clientes activos que, vía teléfono y/o Internet, acceden a jugar y a realizar sus apuestas”, y a que la “Promovente tiene más de 450,000 clientes telefónicos en todo el mundo, lo que le convierte en la mayor compañía de apuestas telefónica del mundo.”
La Promovente también menciona que el nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a las Marcas de la Promovente, ya que incluye en su totalidad el reconocido nombre y marca WILLIAM HILL.
La Promovente expone también que el uso del dominio en disputa aprovecha injustamente sus derechos, haciendo creer a los usuarios que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la propia Promovente.
La Promovente declara que no tiene relación con el Titular y que el nombre de dominio en disputa se obtuvo en fecha posterior a las de las Marcas WILLIAM HILL; que no ha licenciado dichas marcas al Titular y que por tanto carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Promovente reitera que el uso de la Marcas WILLIAM HILL en el nombre de dominio en disputa hace inevitable la confusión de los usuarios entre el negocio legítimo de la Promovente y el sitio de Internet del Titular.
La Promovente también manifiesta que el nombre de dominio se usa “intencionalmente para atraer a usuarios de Internet con objetivos comerciales hacia la página web del Titular” y que resulta significativo que el nombre de dominio en disputa sea casi idéntico a otros dos nombres de dominio que son propiedad de la Promovente y son además operados por él: <williamhill.com> y <williamhill.mx>.
La Promovente finalmente concluye que “existe la clara posibilidad de que el [nombre de] dominio fuera registrado para que el Titular ofreciera su venta al Promovente (o a sus competidores) a un precio superior al coste del registro, con la esperanza de que las partes compitieran entre sí para asegurarse el dominio”, puesto que el nombre de dominio en disputa está actualmente a la venta por un precio inicial de 9.999 dólares.
B. Titular
El Titular no contestó formalmente la Solicitud, dejando así de comparecer a este procedimiento.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En razón de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP, así como a la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionados con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a)):
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
B. Efectos de la falta de contestación en tiempo y forma legales.
Tal y como anteriormente fue señalado, el Titular no presentó contestación alguna a la Solicitud. A este respecto, según lo establecido por la sección 4.3 de la Sinopsis OMPI 3.0, referida en el caso Pepsico, Inc. v Jesús Navarro Saracibar Caso OMPI No. DMX2017-0022 y reproducida a continuación, la falta de contestación a la demanda no se traduce automáticamente en una decisión en favor de la promovente, si bien ello permitirá al experto aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando las estime razonables y fundadas:
“Si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una Solicitud fundada en esta u otra Política no se traduce automáticamente en una decisión en favor de la promovente (como se confirma en la Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 4.3), de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda).”
C. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la el promovente tiene derechos.
Por lo que hace al primer supuesto para la transferencia del nombre de dominio en disputa, es de señalarse primeramente que el nombre de dominio en disputa efectivamente incluye en su integridad el elemento “William Hill” presente en las Marcas WILLIAM HILL, titularidad de la Promovente.
En ese orden de ideas, la adición del dominio superior “.com.mx” no evita la identidad o similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las Marcas WILLIAM HILL.
Para mejor referencia, ver Empresas Tajín, S.A. De C.V. v. Versátil Soluciones Tecnológicas, Sr. Moisés Galindo Tinajero, Sra. Martha Rodríguez Magaña, Caso OMPI No. D2003-0449.
De acuerdo con todo lo anterior, es claro que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con las Marcas WILLIAM HILL. Y, por tanto, se satisface la causal del artículo 1.a) i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
A consideración de este Experto, en términos del artículo 1.c). de la Política:
- El Titular no ha demostrado la utilización del nombre de dominio en disputa o preparativos para su uso con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- El Titular no ha evidenciado ser conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa en cuestión ni tener relación con la Promovente;
- El Titular no ha acreditado el uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas registradas de productos o servicios.
Por ello, se tiene por satisfecha la segunda causal para la transferencia del nombre de dominio en disputa.
E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto analiza el tercer supuesto para la transferencia del nombre de dominio en disputa y de las actuaciones del expediente, se desprende lo siguiente:
- El nombre de dominio en disputa se registró y se usa con la finalidad de confundir a los internautas haciéndoles creer que acceden al sitio legítimo de WILLIAM HILL, tal y como la Promovente sostiene. Ello es así dada no solo la total identidad entre las Marcas WILLIAM HILL de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, sino también la identidad existente entre el nombre de dominio en disputa y los nombres de dominio <williamhill.com> y <williamhill.mx> operados por la Promovente (ver sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
- A mayor abundamiento - y según fue corroborado por el Experto en el ejercicio de sus facultades - en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa se despliegan figuras de futbolistas reconocidos mundialmente y se despliega la marca y logotipo del Promovente y todo ello se relacionan con los servicios protegidos por las Marcas WILLIAM HILL, servicios de apuestas. Además, también se pudo corroborar que en el sitio de Internet “www.sedo.com” se ofrece el nombre de dominio en disputa por una suma de USD 9.999, cantidad muy superior a la de un registro de un nombre de dominio con ese dominio de primer nivel ccTLD “.mx”, lo cual supone evidencia adicional de mala fe;
- Finalmente, de acuerdo a lo antes descrito, cabe sostener que el Titular está impidiendo que la Promovente utilice las Marcas WILLIAM HILL junto con el dominio “.com.mx”.
De esta forma se colma el tercer supuesto de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <williamhill.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 1 de noviembre de 2018