Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Viajes Beda S.A. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Daniel Perez
Caso No. DMX2018-0007
1. Las Partes
La Promovente es Viajes Beda S.A. de C.V., con domicilio en Cancún, México representada por CSC Digital Brand Services AB, con domicilio en Suecia.
El Titular es Registration Private, Domains By Proxy, LLC con domicilio Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de America / Daniel Perez, con domicilio en Ciudad de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <best-day.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador es GoDaddy.com.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de febrero de 2018. El 9 de febrero de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de febrero de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 22 de febrero de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registro, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente envió una Solicitud Enmendada en fecha 27 de febrero de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud Enmendada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de marzo de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de marzo de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con el apoyo de los documentos respectivos, adjuntos a la misma y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular tiene por acreditados los siguientes hechos, por parte de la Promovente;
(i) Es una empresa mexicana que se fundó en Cancún en 1984. Tiene su oficina central en la zona hotelera y se ha ganado un prestigio en el ámbito nacional como internacional por su experiencia en el mercado de turismo y por su enfoque en el servicio personalizado.
(ii) Es una de las agencias de viajes más grandes de Cancún y la Riviera Maya, ofrece paquetes de viaje y excursiones a más de 16 países de todo el mundo.
(iii) En el 2013 recibió más de un millón de reservas y fue galardonado con el certificado de excelencia de Trip Advisor por segundo año consecutivo.
(iv) Es una de las empresas pionera en el uso de las reservas en línea desde 1996 e implementó tecnologías de vanguardia que facilitan el proceso de reservas en línea que permiten procesar rápidamente las miles de visitas de todo el mundo que recibe.
(v) Actualmente aloja miles de hoteles y servicios turísticos en su sitio web, como también servicios de traslado por tierra a zonas turísticas de todo México.
(vi) Ofrece sus servicios de reserva a sus clientes mediante el uso de la aplicación para dispositivos móviles “Best Day To Go”, la aplicación “Best Day To Go” disponible en las plataformas Apple y Android.
(vii) Es propietaria de diversos registros de marca en distintas jurisdicciones incluyendo México, como por ejemplo el registro de marca mexicana número 1077210 BEST DAY, con fecha 11 de diciembre de 2008.
(viii) BEST DAY es una marca conocida en numerosos países y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial emitió una declaratoria en donde manifiesta la fama de la marca BEST DAY.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 6 de noviembre de 2017. De acuerdo con las alegaciones y pruebas aportadas por la Promovente, el nombre de dominio en disputa dirigía a los usuarios de Internet a un sitio web que copiaba el sitio web oficial de la Promovente. El nombre de dominio en disputa está ahora inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
(i) El nombre de dominio en disputa <best-day.mx> es idéntico a los registros de marca BEST DAY de la Promovente, toda vez que en el análisis debe excluirse el sufijo “.mx” al no ser un elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre dominio en disputa, toda vez que, el Titular no ha utilizado, ni ha hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa, no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, ni ha adquirido derechos de marcas sobre el término “Best Day”, ni es licenciatario de las marcas BEST DAY, ni existen antecedentes de que el Titular haya hecho uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa.
(iii) El Titular ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa, en tanto que la marca BEST DAY, ha sido declarada como famosa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y fue registrada cuando menos 10 años antes que el nombre de dominio en disputa, y el Titular sabía, o al menos debería haber sabido, de la existencia de las marcas registradas de la Promovente. Así mismo, no guarda relación alguna con la Promovente. Cuando el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa estaba activo, copiaba el diseño, imágenes y texto del sitio web oficial de la Promovente. Posteriormente, el Titular no hace un uso activo del nombre de dominio en disputa, lo que está impidiendo que la Promovente pueda ofrecer sus servicios a través del nombre de dominio correspondiente a sus marcas en México.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Alega la Promovente, que el nombre de dominio en disputa <best-day.mx> es idéntico a su marca BEST DAY lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación BEST DAY amparada por los registros de marca de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como el guión que une los términos “best” y “day”, carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituye como elemento diferenciador que elimine la correspondiente similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
En efecto, el Experto al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, nota que el mismo no resuelve a una página web activa. Asimismo, el Titular, Daniel Pérez, tampoco se parece en nada al nombre de dominio en disputa, por lo tanto, ello permite suponer que al Titular no se le conoce comúnmente por el nombre de dominio en disputa o que haya adquirido derechos o intereses legítimos.
La Promovente manifiesta que antes de la eliminación del contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, éste dirigía a los usuarios de Internet a un sitio web que copiaba e intentaba duplicar el sitio web oficial de la Promovente “bestday.com.mx”
La utilización del nombre de dominio en disputa junto con los diseños, imágenes y textos similares al sitio web de la Promovente se hacía con el fin de sacar ventaja de la fama de las marcas de la Promovente y con ello engañar la confianza del consumidor.
Razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b) de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa, fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de marca de la Promovente (comprendiendo la marca en su integridad), así como el que la marca BEST DAY existiera en en diferentes mercados al menos desde el año 2008, esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa, incluyendo México (domicilio del Titular), acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento del registro del nombre de dominio en disputa.
La utilización del nombre de dominio en disputa, tal y como se ha descrito en el apartado 6.B, constituye una evidencia adicional de mala fe.
El Titular, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <best-day.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 18 de abril de 2018