Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Grupo Empresarial San José, S.A. v. Oneandone Private Registration / Salvador Acosta

Caso No. DMX2017-0037

1. Las Partes

El Promovente es Grupo Empresarial San José, S.A., con domicilio en Madrid, España, representado por PONS IP, España.

El Titular es Oneandone Private Registration, con domicilio en Chesterbrook, Pennsylvania, Estados Unidos de América / Salvador Acosta, con domicilio en Mazatlán, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <grupo-sanjose.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de noviembre de 2017. El 17 de noviembre de 2017, el Centro envió a Registry MX por correo electrónico un requerimiento de verificación registral con respecto al nombre de dominio en disputa. El 21 de noviembre de 2017 y el 27 de noviembre de 2017 Registry MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta en dos diferentes comunicaciones, revelando en la segunda de ellas el nombre del registrante del nombre de dominio en disputa y sus datos de contacto. En respuesta a una petición de aclaración del Centro, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 18 de diciembre de 2017. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 18 de diciembre de 2018 proporcionándole el nombre del registrante y los datos de contacto revelados por Registry MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud El Promovente presentó una Solicitud modificada el 20 de diciembre de 2017 y una segunda Solicitud modificada el 21 de diciembre de 2017.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud, la Solicitud modificada y la segunda Solicitud modificada (en adelante, la “Solicitud”) reunieran los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2017. En términos del artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de enero de 2018.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de febrero de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa de construcción e ingeniería fundada en Pontevedra, España, en 1962, que actualmente tiene presencia en más de veinte países de Europa, América, Asia y África.

Entre los obras más emblemáticas que el Promovente ha realizado se encuentran: la ampliación del Museo del Prado en Madrid, la restauración del Teatro Colón en Buenos Aires, la construcción del Museo del Louvre en Abu Dhabi, el diseño, construcción y gestión de los primeros hospitales concesionados de Chile, la ampliación del Aeropuerto de Katmandú en Nepal, la edificación del nuevo Ministerio del Interior de la República del Congo, y la construcción de todas las estaciones de la Línea 1 del Metro en Mumbai.

El Promovente es titular de una familia de marcas que incluyen los términos “San José” y “Grupo San José”, entre ellas la marca GRUPO SAN JOSÉ, registrada en la Unión Europea el 7 de agosto de 2001 (Reg. No. 1,672,153), con relación a servicios comprendidos en las clases 36 (servicios financieros e inmobiliarios) y 37 (servicios de construcción) del nomenclador internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de julio de 2017 y, de conformidad con la evidencia aportada junto a la Solicitud, aloja un portal que se ostenta como sitio Web del Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En síntesis, el Promovente alega lo siguiente:

i. Las marcas del Promovente son notoriamente conocidas en términos del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

ii. El signo de la marca GRUPO SAN JOSÉ del Promovente es una denominación de fantasía que coincide letra a letra con el nombre de dominio en disputa;

iii. La identidad absoluta que hay entre la marca del Promovente y el nombre de dominio en disputa hace que los signos se perciban como uno mismo, desvirtuándose así la principal función de las marcas, que es identificar el origen empresarial de los productos o servicios que distingue la marca;

iv. De acuerdo con la búsqueda de marcas que hizo el Promovente en la base de datos TMview no se observa que exista alguien distinto del Promovente que tenga registrada la marca GRUPO SAN JOSÉ;

v. El Promovente no ha autorizado al Titular el uso de sus marcas, ni tampoco el registro del nombre de dominio en disputa;

vi. El Titular no era conocido como “grupo-sanjose” al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;

vii. El Titular reproduce el sitio Web del Promovente “www.grupo-sanjose.com” tanto en su contenido, estructura, marcas, links, fotografías, aviso legal, videos, etc., a excepción de en sus datos de contacto, lo cual denota la intención fraudulenta del Titular al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa;

viii. El Titular se ha hecho pasar por el Promovente para intentar estafar a clientes potenciales de este último, a quienes les ha exigido depósitos a cuenta de supuestas operaciones de compraventa de inmuebles en la costa mexicana, aportándose como muestra de ello varios correos electrónicos remitidos por el Titular con dicha intención.

B. Titular

El Titular no contestó la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida por su acrónimo en inglés “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

(i.) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii.) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii.) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa es idéntica o confusamente similar a la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente.

El Promovente funda su Solicitud en diversos registros de las marcas SAN JOSÉ Y GRUPO SAN JOSÉ, concedidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Al confrontar la marca registrada GRUPO SAN JOSÉ, con “grupo-sanjose”, que representa la porción relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del requisito en estudio, se reconoce inmediatamente la marca del Promovente dentro del nombre de dominio del Titular.

Este Experto comparte la opinión de que un signo de puntuación, como lo es un guion, no es un diferenciador que permita descartar la virtual identidad entre una marca y un nombre de dominio. Ver FOCUS DO IT ALL GROUP and others v. ATHANASIOS SERMBIZIS, Caso OMPI No. D2000-0923.

A juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa no es solo confusamente similar a la marca del Promovente, sino sustancialmente idéntico a esta. Ver Stella D oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0012 (el nombre de dominio <stelladoro.com> es virtualmente idéntico a la marca STELLA D’ORO).

Por consiguiente el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

El Promovente afirma no haber dado autorización al Titular para registrar la marca GRUPO SAN JOSÉ como nombre de dominio. El Promovente afirma también que el Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa ya que es el propio Promovente quien tiene el derecho exclusivo a utilizar la marca GRUPO SAN JOSÉ en el tráfico comercial para distinguir sus servicios. El Promovente alega asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos conforme a la Política, en la medida que el nombre de dominio en disputa – además de resultar prácticamente idéntico al nombre de dominio <grupo−sanjose.com> utilizado por el Promovente - aloja un sitio Web que reproduce en su totalidad el portal del Promovente a excepción de la sección de contacto.

Estas alegaciones y afirmaciones no fueron refutadas por el Titular, y al mismo tiempo resultan creíbles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. En consecuencia, es de inferirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).

En el mismo tenor, las documentales que exhibe el Promovente y la propia inspección realizada por este Experto acreditan que el sitio Web del Titular se ostenta falsamente como el sitio Web del Promovente. El uso del nombre de dominio en disputa como vehículo para suplantar la identidad del Promovente en el ciberespacio no puede dar lugar, a juicio de este Experto, a derechos o intereses legítimos conforme a la Política. Ver Bonatti S.p.A. c. Jesus Paura, Caso OMPI No. D2017-1272.

En estas condiciones se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

“i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

Por principio de cuentas, vale la pena señalar que, a diferencia de la UDRP, la Política exige tan solo la acreditación de uno de los siguientes supuestos; a) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe, o b) que el nombre de dominio en disputa se utilice de mala fe.

El acta notarial aportada por el Promovente acredita plenamente que el Titular se hace pasar por el Promovente en el sitio Web relativo al nombre de dominio en disputa.

Este uso engañoso del nombre de dominio en disputa¹ viene acompañado de los intentos de estafa que documentan las comunicaciones electrónicas exhibidas por el Promovente, según las cuales el Titular, haciéndose pasar por el Promovente, exigía a clientes potenciales de este último, el pago de ciertas cantidades para la supuesta compra de inmuebles turísticos en la costa mexicana.

A ello se suma la imitación servil que hace el Titular del sitio Web del Promovente, lo que en opinión de este Experto, acredita fehacientemente la mala fe del Titular. Ver OANDA Corporation v. PrivacyProtect.org, James Oanda / Alex Goyman /Andrey Ivanov, Caso OMPINo. D2013-1133 (“The blatant action of the Respondent in reproducing the Complainant’s website, plagiarizing the Complainant’s text and images is overwhelming evidence of bad faith registration and continuing bad faith use”).

Atento a todo lo cual, el Experto determina sin lugar a dudas que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.

En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <grupo-sanjose.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de marzo de 2018

¹ El cual coincide incluso con el nombre de dominio <grupo−sanjose.com> utilizado por el Promovente.