Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
ServiceNow, Inc. c. Jose Carlos Neve
Caso No. DMX2017-0034
1. Las Partes
La Promovente es ServiceNow, Inc., con domicilio en Santa Clara, California, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Titular es Jose Carlos Neve, con domicilio en Chihuahua, México, representándose a sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <servicenow.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry MX”).
El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (Una división de NIC México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”), el 20 de octubre de 2017. El 20 de octubre de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2017 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro realizó una solicitud de aclaración al Promovente en fecha 27 de octubre de 2017.
A pedido de la Promovente en fecha 31 de octubre de 2017, el procedimiento fue suspendido el 1 de noviembre de 2017, a fin de explorar un acuerdo entre las partes sobre la transferencia del nombre de dominio en disputa. Debido a que las partes no lograron llegar a un acuerdo, la Promovente solicitó la reanudación del procedimiento el 17 de noviembre de 2011. La Promovente presentó en contestación a la solicitud de aclaración del Centro una enmienda a la Solicitud en fecha 23 noviembre de 2017.
El procedimiento fue reinstituido en fecha 24 noviembre de 2017. El Titular envió diferentes comunicaciones al Centro en fechas 13, 14, 25 y 28 de noviembre de 2017 y 1 de diciembre de 2017.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de diciembre de 2017. El Titular no presentó ninguna contestación formal al Centro. El Centro notificó a las partes el comienzo del nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos en fecha 2 de enero de 2018.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de enero de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de soluciones informáticas para el trabajo en la nube (“cloud computing”).
La Promovente es titular de registros de marca otorgados en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tales como el registro de marca número 1575922 SERVICENOW (y diseño), solicitado el 24 de octubre de 2014 y concedido el 28 de septiembre de 2015, el cual protege en la clase 42 “provisión de software como servicio a nivel de empresa para la gestión de sistemas informáticos de información para empresas; servicios de consultoría en identificación, asistencia e implementación de sistemas informáticos de información para empresas”.
Asimismo, la Promovente es titular de registros de marca que le otorgan cobertura respecto de la denominación SERVICENOW en otras jurisdicciones, destacándose que el primero de ellos lo obtuvo en los Estados Unidos el 23 de agosto de 2011 (Registro de marca estadounidense número 85217551, con fecha de primer uso 25 de enero de 2005).
La Promovente es además propietaria de varios nombres de dominio que incluyen su marca SERVICENOW, tales como <servicenow.com> o <service-now.com.mx>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 17 de marzo de 2015. Esto es, casi cuatro años después de que se otorgara el primer registro de marca propiedad de la Promovente.
De conformidad con la información disponible en el expediente, al momento de presentarse la Solicitud el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web que aparentaba promocionar servicios de transporte, destacándose la inclusión de la marca SERVICENOW reproduciendo el diseño amparado por el registro de marca mexicano número1575922 SERVICENOW. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente es una sociedad originaria de Estados Unidos, fundada en el año 2004 por Fred Luddy, quien la nombró originalmente como Glidesoft, Inc., con el objetivo de transformar la modalidad de trabajo de las empresas, permitiendo a los distintos equipos trabajar en una misma plataforma nube. La Promovente cambió la razón social por el nombre actual de ServiceNow en el año 2006.
La Promovente comercializa y vende la plataforma “ServiceNow” en más de 20 países diferentes y tiene más de 3600 clientes en todo el mundo. Sus principales productos son soluciones informáticas.
La marca SERVICENOW se ha convertido una marca notoria en el mercado mundial como consecuencia de la inversión realizada en producción, distribución y publicidad de los servicios ofrecidos con esa marca.
La marca SERVICENOW se ha registrado y se comercializa mucho antes de que el nombre de dominio en disputa fuera registrado, con registros marcarios y de dominios en múltiples países y jurisdicciones, incluyendo México.
El Titular no puede negar que conocía la marca SERVICENOW al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ni posteriormente ya que la Promovente es una empresa global.
La Promovente es titular de varios nombres de dominio, entre los que se haya <service-now.com.mx>, lo que acrecienta la posibilidad de confusión con el nombre de dominio en disputa, ya que ambos dominios reproducen la marca SERVICENOW y tienen como única diferencia un guión en el medio.
El nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca reconocida de la Promovente, SERVICENOW. El añadir el dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “com.mx” no aporta ningún distintivo al nombre de dominio en disputa.
El Titular está haciendo uso del nombre de dominio en disputa para atraer a usuarios de Internet al sitio web alojado bajo el mismo, utilizando tanto el logo SERVICENOW propiedad de la Promovente como también la misma combinación de colores que el sitio web de la Promovente.
En general, las actividades del Titular señaladas en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa sugieren un deseo de dar a entender una relación con la Promovente para atraer a clientes de su servicio. Por ejemplo, en la sección “¿Quiénes somos?” se menciona: “Somos un equipo de personas comprometidas con la optimización del tiempo, utilizamos nuevas ideas y nueva tecnología para ofrecer soluciones de vanguardia. Trabajamos con calidad, actitud de servicio, sentido de urgencia y amabilidad”. Asimismo, hay ideas plenamente coincidentes con conceptos propios del sitio oficial de la Promovente como: “optimización del tiempo”, “trabaje a la velocidad de la luz”, “nuevas ideas y nueva tecnología”, “Reemplace los modelos no estructurados del pasado con el flujo de trabajo inteligente del futuro”, “Mejore los niveles de servicio”, “motive a los empleados”, y “cambie la forma de trabajar de su empresa”, entre otros.
El Titular no realiza una oferta real de productos o servicios a través de su página web. Si bien en la sección “Servicios” se mencionan supuestos servicios de transporte de “alimentos, paquetes ligeros, documentos, artículos de primera necesidad mediante unidades de transporte ligero”, en la sección de “Contacto” incluyen solamente un formulario de contacto electrónico, sin acompañarse un número telefónico u otra vía de contacto directo, lo cual sería esencial si realmente se tratara de un servicio de transporte tal cual supuestamente se indica.
El Titular promociona servicios de trasporte, que nada tienen que ver con los servicios informáticos brindados por la Promovente, que es titular de la marca SERVICENOW.
El Titular reproduce el diseño de la marca SERVICENOW en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, sin incluir declaración alguna acerca de su hipotética relación con la Promovente.
El Titular no ha presentado pruebas que demuestren que haya sido conocido comúnmente como SERVICENOW. El Titular nunca ha obtenido permiso de la Promovente para registrar el nombre de dominio en disputa.
El Titular no tiene conexión alguna con la Promovente, y sin embargo, utiliza su marca y logo SERVICENOW, todo ello sin autorización.
El Titular tiene la práctica de registrar otros nombres de dominio abusivamente, tales como <glezcologistica.com> (el cual intenta copiar el nombre de dominio<glezcoexpress.com>, que se encarga de logística de transporte) o <movakids.com> (muy similar con <kids.mova.pl> con dos términos invertidos).
B. Titular
El Titular no contestó formalmente a las alegaciones de la Promovente. El Experto nota que, en sus diferentes comunicaciones al Centro, el Titular reiteró su interés en transferir el nombre de dominio en disputa a la Promovente, no rebatiendo en ninguna de dichas ocasiones las alegaciones efectuadas por la Promovente contra él.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002−0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente, para prevalecer en su acción, deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A efectos de contar para la emisión de la presente decisión con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias del caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “la UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
El nombre de dominio en disputa <servicenow.con.mx> registrado por el Titular es idéntico a las marcas registradas SERVICENOW sobre la cuales tiene derechos la Promovente. En este sentido, los elementos “.com”, y “.mx” son elementos técnicos necesarios para el registro de un nombre de dominio con el código de país correspondiente a México y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio recae sobre la promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del titular. Por lo tanto, se requiere que la promovente establezca prima facie que el titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el titular quien debe aportar evidencias de que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la promovente ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos del titular sobre el nombre de dominio en disputa (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Titular, lejos de rebatir las alegaciones efectuadas por la Promovente anteriormente expuestas, no ha presentado explicación o justificación alguna en sus diferentes comunicaciones al Centro respecto a la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca SERVICENOW de la Promovente. Es más, el Experto nota que el Titular ha manifestado en repetidas ocasiones su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a la Promovente, llegando a indicar que “necesito cancelarlar o ceder los dercehco y dejar libre este nombre ya que el dueño de la marca lo está solicitando”.
La Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa. Contrariamente, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca SERVICENOW, en México y en numerosos países alrededor del mundo, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El Experto nota que la presunción de la Promovente de que el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa no se encontraba en funcionamiento. Si bien resulta imposible analizar dicha presunción en estos momentos al no mostrar contenido alguno el nombre de dominio en disputa, la documentación que figura en el expediente muestra de forma clara cómo dicho sitio Web reproducía el registro de marca SERVICENOW de la Promovente, lo que supone una clara evidencia del interés del Titular de generar una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente.
De todo lo anterior, se desprende que se ha probado la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso, es válido concluir que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, con la intención del Titular de ocupar un nombre de dominio prácticamente idéntico a la marca SERVICENOW e impedir a la Promovente la obtención de un nombre de dominio que refleje su marca bajo los campos de primer y segundo nivel, correspondientes a actividades comerciales en México (“.com.mx”). Presumiblemente, con la intención de atraer a la clientela potencial de la Promovente a su página de Internet. Todo ello, por los motivos a continuación expuestos.
Dado que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente, la Promovente ha probado ser titular de la marca SERVICENOW con anterioridad a que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa, el Titular no detenta ningún interés legítimo sobre la marca SERVICENOW, y que el nombre de dominio es idéntico a dicha marca, resulta evidente concluir que existió mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Esta conclusión se fortalece al considerar, por un lado, que la marca SERVICENOW es ampliamente reconocida a nivel mundial, que la Promovente y sus actividades no escapaban al conocimiento del Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, más aún considerando que el sitio web al que se direcciona el nombre de dominio en disputa incluye una reproducción idéntica de la marca SERVICENOW de la Promovente, lo que denota la clara intención del Titular de usar la marca de la Promovente.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que la reproducción idéntica de la marca SERVICENOW de la Promovente en el sitio web alojado bajo el mismo está dirigido a crear una confusión por asociación con la Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web.
Consecuentemente, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, este Experto considera que el Titular adquirió y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. De todo lo anterior se desprende que la Promovente acreditó el requisito establecido en el artículo 1.b).iv) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <servicenow.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Febrero 2, 2018.