Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Pineda Covalin, S.A. de C.V. c. Kevin L. Dellinger Rivera

Caso No. DMX2017-0028

1. Las Partes

La Promovente es Pineda Covalin, S.A. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Zavala Patmark S.C., México.

El Titular es Kevin L. Dellinger Rivera, con domicilio en Peoria, Arizona, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <pinedacovalin.com.mx> (el "nombre de dominio en disputa").

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de julio de 2017. El 31 de julio de 2017 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de agosto de 2017, Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración del Centro, la Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 3 de agosto de 2017.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de septiembre de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de septiembre de 2017.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de septiembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es Pineda Covalin, S.A. de C.V., una empresa mexicana dedicada, entre otras actividades, a la confección, producción y venta de joyería, ropa, calzado y sombrerería.

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros:

Asimismo, la Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio:

El nombre de dominio en disputa <pinedacovalin.com.mx>, fue registrado por el Titular el 15 de agosto de 2014. De conformidad con las evidencias aportadas junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa redirige al sitio web "www.tanyamoss.com", en el cual se ofrecen productos de joyería.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Que la Promovente es la titular de diversos registros marcarios PINEDA COVALIN.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente, PINEDA COVALIN.

Que la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".com.mx" no elimina la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente, PINEDA COVALIN.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa solía redirigir al sitio web "www.tanyamoss.com", sitio web de una compañía que compite directamente con el modelo de negocio de la la Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente.

Que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con ofertas de buena fe de productos o servicios.

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con posterioridad al año 1996, fecha en que la marca PINEDA COVALIN se comenzó a utilizar.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe y con previo conocimiento de la existencia de la marca de la Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa solía redirigir al sitio web de una compañía que compite directamente con la Promovente.

Que actualmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Que, en este caso, el uso pasivo del nombre de dominio en disputa constituye evidencia de uso de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el Artículo 1.a de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"). Esto atiende a que la LDRP está basada en y es una variante de la UDRP. Además, el presente caso requiere del análisis de temas que han sido tratados con mayor abundancia bajo la segunda.

En el presente procedimiento, el Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente. Por lo anterior, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;

La Promovente ha probado ser la titular de diversos registros que amparan la marca PINEDA COVALIN alrededor del mundo.

El nombre de dominio en disputa, <pinedacovalin.com.mx>, es idéntico a la marca de la Promovente, PINEDA COVALIN, dado que la reproduce en su totalidad.

La inclusión del ccTLD ".mx" y su dominio de nivel secundario (por sus siglas en inglés "SLD") ".com", no agregan carácter distintivo alguno al nombre de dominio en disputa y por lo tanto carece de relevancia jurídica en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente ha demostrado ser la titular de diversos registros marcarios para PINEDA COVALIN alrededor del mundo.

No hay evidencia en el expediente del presente caso que indique que el Titular es o ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa.

La Promovente argumenta que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente ha manifestado que el Titular no realiza (ni ha realizado) un uso legítimo, leal y no comercial del nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con el Anexo B de la Solicitud, el nombre de dominio en disputa redirigía al sitio web "www.tanyamoss.com". Este sitio desplegaba información relativa a los productos de una sociedad competidora de la Promovente en el mercado de accesorios de moda, como joyas, bolsos y carteras. Esta prueba no ha sido objetada por el Titular.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio <pinedacovalin.com>, propiedad de la Promovente.

La redirección del nombre de dominio en disputa al sitio web de un competidor directo de la promovente o al sitio web de la misma promovente, constituye - bajo determinadas circunstancias - evidencia de un registro o uso de mala fe por el titular (ver, mutatis mutandi, WGCZ S.R.O. v. WhoIsProtectService.net / Ivan Makarov, Caso OMPI No. D2014-0468).

El Titular fue omiso en proporcionar argumentos o evidencia suficiente para refutar las aseveraciones de la Promovente. No se advierte evidencia en el expediente del presente caso que se pudiera traducir en derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

La Promovente ha establecido, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por lo mismo, corresponde al Titular aportar evidencia relevante para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).

Atendiendo a lo expuesto, siendo que las pruebas presentadas por la Promovente demuestran que el nombre de dominio en disputa redirigía al sitio web de una competidora de la Promovente, ha quedado demostrado que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los usuarios de Internet con ánimo de lucro (párrafo 1.c)iii) de la Política).

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, "Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea."

La Promovente argumenta que el Titular tenía conocimiento sobre la existencia de la marca PINEDA COVALIN al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Los registros marcarios para PINEDA COVALIN, ofrecidos como prueba por la Promovente, preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. El Anexo E de la Solicitud funge como evidencia de la presencia y reconocimiento de la marca PINEDA COVALIN en la industria del diseño de moda. Dado el alcance global del Internet y la disponibilidad generalizada de los motores de búsqueda, en conjunto con la presencia y reconocimiento de la marca PINEDA COVALIN en México e internacionalmente, resulta poco probable que el registro del nombre de dominio en disputa hecho por el Titular haya sido el resultado de una mera coincidencia (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.2.2).

Adicionalmente, al redirigir el nombre de dominio en disputa al sitio web de la Promovente, después de haberlo vinculado con una página ligada al sitio web de una competidora de la Promovente, el Titular ha puesto en evidencia que tiene pleno conocimiento sobre la existencia de la Promovente, sus marcas registradas, sus productos, su sitio web y el contenido del mismo (ver Singapore Press Holdings Limited v. Leong Meng Yew, Caso OMPI No. D2009-1080).

El conocimiento expreso o implícito de una marca al momento de registrar un nombre de dominio en disputa, puede - bajo determinadas circunstancias - constituir un hallazgo de registro de mala fe (ver RRI Financial, Inc., v. Ray Chen, Caso OMPI No. D2001-1242; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., supra).

La redirección del nombre de dominio en disputa al sitio web de la Promovente puede representar evidencia de un uso de mala fe, ya que tiene implícito el riesgo de que el Titular redirija en cualquier momento el tráfico de usuarios de Internet a un sitio web diverso, que no guarde relación alguna con el Promovente, o que el Titular decida volver a vincular el nombre de dominio en disputa con nombres de dominio y sitios web de competidores de la Promovente, generando confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichos nombres de dominio o sitios web (ver MySpace, Inc. v. Mari Gomez, Caso OMPI No. D2007-1231; Mandarin Oriental Services B.V. v. Domain Administrator, Matama, Caso OMPI No. D2017-0615; y PayPal Inc. v. Jon Shanks, Caso OMPI No. D2014-0888).

El hecho de que el Titular haya vinculado el sitio al cual resolvía el nombre de dominio en disputa, con el sitio web "www.tanyamoss.com" demuestra que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web competidor, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca PINEDA COVALÍN de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción (párrafo 1.b)iv) de la Política). Ello constituye evidencia de un uso de mala fe, perturbando la actividad comercial de la Promovente y abusando de la reputación de las marcas PINEDA COVALIN (ver, inter alia, Geberit Holding AG v. John Martin, Caso OMPI No. D2014-0347; y Friedman and Soliman Enterprises, LLC v. Gary Selesko, M&B Relocation and Referral, LLC, Caso OMPI No. D2016-0800).

En consecuencia, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <pinedacovalin.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 28 de septiembre de 2017