Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Wang Liqun y Minh Duc Tieu
Caso No. DMX2017-0013
1. Las Partes
La Promovente es Mejeriforeningen Danish Dairy Board con domicilio en Aarhus N, Dinamarca, representada por BrandIT GmbH, Suiza.
Los Titulares son Wang Liqun con domicilio en Shanghai, China y Minh Duc Tieu con domicilio en Ha Noi, Vietnam.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Dynadot.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 21 de marzo de 2017 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Titulares son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a los Titulares, dando comienzo al procedimiento el 6 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de abril de 2017. Los Titulares no contestaron a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a los Titulares su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de abril de 2017.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Consolidación solicitada por la Promovente
La Promovente ha solicitado la consolidación de la controversia frente a dos diferentes titulares dentro de una sola controversia derivado del hecho que los nombres de dominio en disputa pertenecían a un solo Titular, el cual transfirió los mismos a los actuales Titulares, sin embargo, los nombres de dominio en disputa conservan el mismo Agente Registrador y el contenido de los sitios web a los cuales resuelven éstos, es exactamente el mismo.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
A través de la pruebas aportadas por la Promovente, el Experto mediante un análisis minucioso pudo advertir que existía un control común respecto los nombres de dominio en disputa y por tanto es procedente la consolidación solicitada. (Ver Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281).
Lo anterior se sustenta en el hecho de que los nombres de dominio en disputa están registrados bajo el mismo Agente Registrador Dynadot, aunado al hecho de que el contenido de los sitios web a los cuales resuelven los mismos, es idéntico. (Ver Sharman License Holdings, Limited v. Dustin Dorrance/Dave Shullick/Euclid Investments, Caso OMPI No. D2004-0659).
En consecuencia, atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento y a la falta de contestación de los Titulares, el Experto considera que las pruebas aportadas por la Promovente resultan suficientes a efecto de demostrar la existencia de un control común respecto de los nombres de dominio en disputa, por lo que es justificada la petición de la Promovente, aunado al hecho de que la consolidación de las controversias es justa y equitativa para todas las partes y eficiente desde el punto de vista procedimental. (Ver Hoffmann-La Roche AG v. Binero AB, Netfirms AB / Igor Ivanov, Binero AB, Netfirms AB / Tigran Mosisyan, Private Person, Kseniya S Dzhabbarova, Kseniya Dzhabbarova, Wuxi Yilian LLC / Alexis Uvarovis, Flee Ventures 4, Vladimir Kiskov, Konayem Temirtassova, Kravtsov Alexander, Alexander Kravtsov, Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Danilo Krasko, Caso OMPI No. D2016-0517).
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una organización central de empresas lácteas de nacionalidad danesa.
La Promovente tiene derechos constituidos sobre la marca LURPAK tanto en México como en el extranjero, específicamente en China.
Las fechas legales de los registros de marca propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
En efecto, la Promovente es titular de la marca LURPAK en México, la cual se encuentra amparada bajo los registros números 804614 (registrada el 15 de agosto de 2003 en la clase internacional 29) y 1353930 (registrada el 12 de marzo 2013 en la clase internacional 30).
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
La Promovente también es titular de los registros de marca chinos números 11675857 (en la clase internacional 1) y 11675858 (en la clase internacional 5) para la marca LURPAK, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma.
De igual manera, la Promovente es titular de diversos nombres de dominio identificados como <lurpak.com>, <lurpak.net> y <lurpak.com.cn>, los cuales fueron registrados con anterioridad a los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa se registraron el 9 de agosto de 2016. Los Titulares en una fecha entre febrero y marzo de 2017 adquirieron la titularidad de los nombres de dominio en disputa <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx> respectivamente mediante la transferencia de los mismos de su titular primigenia. Los nombres de dominio en disputa resuelven a páginas web aparcados con enlaces de pago por clic.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a los registros de marca propiedad de la Promovente.
Que los códigos territoriales “.mx” y “.com.mx” no son distintivos y no alteran el valor de la marca representada en los nombres de dominio en disputa, toda vez que su presencia obedece a razones técnicas.
Que los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no son conocidos corrientemente por los nombres de dominio en disputa, ni cuentan con autorización o licencia otorgada a su favor por la Promovente, ni han realizado un uso justo a legítimo de los nombres de dominio en disputa.
Que el contenido desplegado en los sitios web a los cuales resuelven los nombres de dominio en disputa corresponde a un esquema de pago por clic por el cual los usuarios de Internet pueden encontrar enlaces relacionados con los productos o servicios de la Promovente y que inclusive los mismos redireccionan a sitios web de sus competidores, en donde se ofrecen productos de la misma naturaleza a los amparados por sus registros de marca.
Que los Titulares han puesto en los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, un anuncio ofreciendo la venta de los nombres de dominio en disputa.
Que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe, toda vez que la Promovente intentó contactar con la anterior Titular de los mismos para conseguir la transferencia de éstos, sin embargo, la anterior Titular remitió una oferta superior a los gastos necesarios para la transmisión de los Nombres de Dominio.
Que la Titular anterior, teniendo conocimiento de la situación, decidió transferir los nombres de dominio en disputa a los hoy Titulares, quienes los adquirieron intencionalmente a fin de generar más tráfico a sus propios sitios web.
Que las únicas actividades en los sitios web a los cuales resuelven los nombres de dominio son la oferta en venta de los mismos, así como la presentación de enlaces pago por clic en los que se incluyen productos con las marcas de la Promovente y de sus competidores.
Que al utilizar los nombres de dominio en disputa, los Titulares han intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios a los sitios web, creando confusión para asociar los mismos con la marca LURPAK titularidad de la Promovente.
Que los Titulares han incurrido en un patrón de conducta de mala fe al registrar otros nombres de dominio que incluyen marcas de terceros con el objetivo de impedir que los titulares de las marcas reflejen su denominación en un nombre de dominio, por ejemplo <armani.info> y <timberland.tw>.
Que las marcas registradas LURPAK son conocidas en la industria alimenticia, incluyendo México, Vietnam y China, por lo que resulta imposible que los Titulares no tuvieran conocimiento de la existencia de las mismas, en el momento de registrar los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
Los Titulares no contestaron a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:
a) Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
b) Los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
c) Los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
Debido a que los Titulares no han presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver,por ejemplo Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487.)
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrados, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx> son idénticos a la marca registrada LURPAK, titularidad de la Promovente.
Los dominios de nivel superior e inferior <.com.mx> y <.mx> carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx> de la marca LURPAK de la Promovente (ver CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede demostrar que los Titulares tienen derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. El titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. Se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
Los Titulares de los nombres de dominio en disputa no han refutado las alegaciones de la Promovente, ni han acreditado ni demostrado tener derechos o intereses legítimos algunos sobre los nombres de dominio en disputa, en términos del artículo 1.c de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas, los Titulares no han usado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Igualmente, del expediente no se desprende que: los Titulares sean conocidos por los nombres de dominio en disputa, sean titulares de un registro de marca similar a la marca LURPAK, o sean licenciatarios de la Promovente.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, motivo por el cual el Experto tiene por cumplimentado el segundo supuesto de la Política.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Los Titulares no ha presentado contestación alguna, lo que implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de la Promovente, que no se han ofrecído pruebas en contra de tales alegaciones y que por lo mismo, no se han podido desvirtuar los hechos que derivan de los planteamientos de la Promovente (Ver Societé pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint Exupéry – SuccessionSaintExupéry – D’Agay v. Perlegos Properties, Caso OMPI No. D2005-1085).
Atendiendo a las circunstancias del caso, la Promovente argumenta y logra acreditar que la Titular anterior registró los registros de los nombres de dominio en disputa con el fin de venderlos por un valor superior a los costos diversos relacionados con los nombres de dominio en disputa, lo cual queda demostrado con las comunicaciones que se sostuvieron entre la Promovente y la anterior Titular al momento de intentar llegar a una negociación.
La distinción entre llevar a cabo una acción positiva de mala fe y obrar de mala fe puede parecer una distinción algo fina, pero es una distinción importante. El significado de la distinción es que el concepto de que un nombre de dominio se está usando de mala fe no se limita a la acción positiva, sino que en el concepto está comprendida la inacción. Es decir, es posible en ciertas circunstancias que la inactividad por parte del demandado importe que el nombre de dominio se está usando de mala fe.
El punto es que se reconoce que la inacción (ej. la tenencia pasiva de un nombre de dominio) no impide, en ciertas circunstancias, que un experto considere que existe mala fe.
Es decir, la Promovente logró demostrar que actualmente los nombres de dominio en disputa han tenido uso como página “estacionada” utilizando el servicio de “parking de SEDO” lo cual, tal puede constituir un uso de mala fe.
Lo anterior, aunado al hecho de que los Titulares han usado los nombres de dominio en disputa con el objetivo de incluir un esquema “pay per click” con el cual, los usuarios de Internet sean re-direccionados a sitios web de la competencia de la Promovente. (ver Credit Industriel et Commercial S.A. v. Richard J. Caso OMPI No. D2005-0569).
En virtud de lo anterior, el Experto considera relevantes las siguientes circunstancias para considerar que efectivamente existe un registro o uso de mala fe respecto de los nombres de dominio en disputa:
- Los Titulares carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
- Los Titulares no negaron tener conocimiento de la marca LURPAK antes de registrar el nombre de dominio en disputa.
- Los Titulares han utilizado los nombres de dominio en disputa únicamente para redireccionar a sitios web de carácter comercial no relacionados con la Promovente sino con sus propios competidores, así como publicidad de los servicios de SEDO, junto con un mensaje en el que se dice que el correspondiente nombre de dominio en disputa podría estar a la venta..
En razón de lo anterior, las pruebas aportadas por la Promovente resultan suficientes para concluir que los nombres de dominio <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx> han sido registrados o utilizados de mala fe.
Asimismo, se hace notar que los Titulares han incurrido en un patrón de conducta de mala fe, al registrar diversos nombres de dominio que incorporan marcas notoriamente conocidas cuya titularidad corresponde a terceros tales como: <armani.info> y <timberland.tw> (ver Arla Foods Amba v. Zhao Ke, Caso OMPI No. DMX2016-0012).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <lurpak.com.mx> y <lurpak.mx> sean transferidos a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 2 de Junio de 2017