Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

BASF SE c. Zhu Xumei

Caso No. DMX2015-0032

1. Las Partes

La Promovente es BASF SE con domicilio en Ludwigshafen, Alemania, representada por IP Twins S.A.S., Francia.

El Titular es Zhu Xumei, con domicilio en Shanghái, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <basf.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 101 domain, Inc.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2015. El 22 de diciembre de 2015 el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2015 NIC-México envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante y como contacto administrativo y técnico, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de enero de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de febrero de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de febrero de 2016.

El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de febrero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del Procedimiento

La Promovente pidió en la Solicitud que este procedimiento fuese resuelto en idioma inglés, quedando resumidos los argumentos a continuación:

1) El contenido relacionado con el nombre de dominio en disputa se despliega parcialmente en inglés;

2) Los sitios de Internet ligados a otros nombres de dominio del Titular despliegan contenido parcialmente en inglés;

3) El Titular se dedica a registrar nombres de dominio que incluyen marcas de terceros y remite correos electrónicos en inglés ofreciendo la venta de los mismos a los legítimos titulares de las marcas;

4) Lo más probable es que el Titular no entienda el idioma español, ya que al parecer vive en China o California; y en ese orden de ideas es probable que si entienda el idioma inglés;

5) La Promovente es una empresa alemana y de llevarse a cabo el procedimiento en idioma español la pondría en desventaja, ya que carece del dominio del idioma español y ello le generará gastos;

6) El artículo 13 del Reglamento establece: “Idioma de los procedimientos. Artículo 13.- A. A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento. B. El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos del idioma del procedimiento de solución de controversias vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento de solución de controversias”.

El Centro remitió a las Partes con fecha 5 de enero de 2016 una comunicación en español e inglés solicitando los comentarios de las Partes en relación con el idioma del Procedimiento; la Promovente contestó el 5 de enero de 2016 reiterando su solicitud de que el idioma del procedimiento sea el inglés. El Titular no contestó a dichas comunicaciones.

Del análisis de los argumentos vertidos por la Promovente y de la documentación que figura en el presente procedimiento, este Experto determina:

A. El Titular fue debidamente emplazado mediante correo electrónico y mensajería en las direcciones proporcionadas por el propio Titular al registrar el nombre de dominio en disputa y en términos de las disposiciones legales aplicables;

B. Toda vez que el Titular no presentó contestación formal a la comunicación del Centro referente al idioma del procedimiento ni a la Solicitud, no fue posible conocer su deseo de llevar a cabo el procedimiento en idioma español o inglés;

C. Tomando en consideración las circunstancias del caso, este Experto, con fundamento en los artículos 12 y 13 del Reglamento admite la presentación de la Solicitud y Anexos con contenidos en ambos idiomas, español e inglés, por economía procesal; y

D. Con base en la facultad discrecional de los artículos 12 y 13 del Reglamento, este Experto dictará la decisión en español.

5. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una compañía multinacional que desempeña su actividad dentro de la industria química. Cuenta con filiales y clientes a nivel global.

La Promovente es, entre otros, titular de los siguientes registros marcarios en México (en lo sucesivo MARCAS BASF):

La Promovente cuenta con varios nombres de dominio en los que se incluye la denominación “Basf”, que preceden la fecha de creación del nombre de dominio en disputa <basf.mx>.

Las MARCAS BASF fueron registradas en fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa que fue registrado el 13 de mayo de 2015.

6. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa es idéntico a las MARCAS BASF de la Promovente.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa <basf.mx>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

7. Debate y conclusiones

A efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “la Política UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

Como se señaló líneas arriba, el Titular no presentó una contestación a la Solicitud de la Promovente.

Consecuentemente, y de acuerdo con diversos criterios reflejados en decisiones adoptadas conforme a la Política UDRP y la Política LDRP, atendiendo a la ausencia de contestación por el Titular, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; y Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487).

Ahora bien, de conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a): (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos

La Promovente señala que el nombre de dominio en disputa <basf.mx> reproduce completamente las MARCAS BASF junto con el sufjo “.mx”, lo que deja inalterado el valor de la referida marca. En línea con lo anterior, diversos casos LDRP han establecido que el dominio correspondiente al código de país “.mx” (“ccTLD” por sus siglas en inglés) carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa <basf.mx> de las MARCAS BASF de la Promovente (ver, mutatis mutandis, Dell Inc. c. Dell Services México, Caso OMPI No. DMX2015-0016).

Consecuentemente, este Experto considera que la utilización del nombre de dominio en disputa <basf.mx> puede llevar a que los usuarios de Internet se confundan respecto a las MARCAS BASF de la Promovente.

En virtud de lo anterior, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <basf.mx> es idéntico respecto de las MARCAS BASF de la Promovente (todas consistentes en el término “Basf”), cumpliéndose con ello el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Sobre este punto, la Promovente logra demostrar prima facie que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en virtud de que:

i) El Titular no es conocido como BASF y no cuenta con marca u otro derecho exclusivo relacionado a la denominación BASF;

ii) El Titular no ha realizado un uso de bona fide del nombre de dominio en disputa para la oferta de productos o servicios;

iii) El Titular ha puesto anuncios en el sitio web de Sedo para ofertar el nombre de dominio en disputa para venderlo por una cantidad que supera previsiblemente los posibles costos que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa;

iv) El contenido desplegado en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa <basf.mx> corresponde a una web parking y a un esquema pago por clic (o pay per click por sus siglas en inglés) en virtud del cual se desvía tráfico hacía otros sitios web varios de ellos relacionados con la industria química.

v) De conformidad con lo argumentado por la Promovente, el Titular carecería de autorización o licencia para el uso de las MARCAS BASF y no guarda relación alguna con la Promovente.

Como se señaló líneas atrás, el Titular no presentó respuesta a la Solicitud de la Promovente y al efecto perdió la oportunidad de refutar los argumentos de la Promovente.

Consecuentemente, en tanto que la Promovente ha demostrado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y a su vez, dada la falta de contestación a la Solicitud el Titular no ha acreditado tener derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa <basf.mx> (véase Aéropostale Procurement Company, Inc. v. Sergio Mauricio Cerón, Caso OMPI No. DMX2014-0034).

En virtud de lo anterior, este Experto considera que se satisface el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

A la vista de la documentación obrante en el expediente del presente procedimiento, en opinión de este Experto, resulta improbable que el Titular desconociera en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa los derechos de Propiedad Intelectual sobre las MARCAS BASF de la Promovente, dado su notoriedad y fama mundial.

Así, este Experto considera que en el balance de las probabilidades, resulta probable considerar que el Titular tenía en mente las MARCAS BASF de la Promovente al llevar a cabo el registro del nombre de dominio en disputa, sin que en el expediente figure evidencias que permitan determinar un registro o uso de buena fe del nombre de dominio en disputa que no pudiera afectar los derechos de la Promovente.

El Titular ha llevado a cabo el registro de múltiples nombres de dominio que incluyen marcas de terceros con el objetivo de revenderlos en cantidades desproporcionadas respecto de los costos relacionados directamente con los mismos y se ha visto involucrado en otros procedimientos UDRP.

El Titular manifestó datos inexactos al registrar el nombre de dominio en disputa <basf.mx> probablemente a efecto de evitar el correcto emplazamiento en este tipo de procedimientos.

El sitio Web “www.basf.mx” está ligado a un sitio de parking en que se ofrece en venta el nombre de dominio en disputa y se lleva a cabo el desvío de tráfico, tal y como se describió líneas atrás.

El nombre de dominio en disputa <basf.mx> es idéntico a las MARCAS BASF de la Promovente y al nombre de dominio <basf.com.mx>, titularidad de BASF CORPORATION, empresa del mismo grupo económico de interés de la Promovente.

Asimismo, este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular parece llevarse a cabo con la intención de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a un sitio web, generando la posibilidad de que exista confusión con las MARCAS BASF de la Promovente y el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa (ver, mutatis mutandis, Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2013-0009). Dicho uso constituye prueba de que en el momento del registro el Titular tenía en mente las MARCAS BASF de la Promovente dado que el Titular se aprovecha de la reputación de las MARCAS BASF e incluye enlaces que redirigen a sitios Webs relativos a la industria química (mismo sector industrial de la Promovente). Así, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.

Consecuentemente, el Experto considera que la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <basf.mx> sea transferido a la Promovente.

Enrique Ochoa
Experto Único
Fecha: 4 de marzo de 2016