Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Xiaomi Inc. v. Agustín Cervello Hampshire
Caso No. DMX2015-0009
1. Las Partes
El Promovente es Xiaomi Inc. con domicilio en el Distrito de Haidian, Pekín, China,, representado por Galicia Abogados, México.
El Titular es Agustín Cervello Hampshire con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, representado por W.C. Abogados, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <xiaomi.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC-México a través del Agente Registrador GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2015. El 15 de abril de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de abril de 2015 el Registro envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativos, técnicos y de facturación. El 29 de abril de 2015 el Centro solicitó al Promovente, vía correo electrónico, aclarase el Registro del nombre de dominio en disputa, a lo que el Promovente respondió el 14 de mayo de 2015 vía correo electrónico. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de mayo de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de junio de 2015. El Centro recibió el escrito de Contestación el 9 de junio de 2015 a las 00:33 horas, tiempo de Ginebra, Suiza (las 17:33 horas del 8 de junio de 2015, tiempo de Nuevo León, México, ubicación correspondiente al domicilio del Titular).
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de junio de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 15 de julio del 2015 el Centro comunicó por correo electrónico a las partes que la fecha para transmitir al Centro la presente Decisión había sido extendida por este Experto al 24 de julio de 2015.
El 29 de julio de 2015 el Centro comunicó vía correo electrónico a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 emitida por este Experto. En dicha Orden este Experto estableció el 3 de agosto y el 11 de agosto de 2015 para que el Promovente y el Titular, respectivamente, presentasen su respuesta a la misma, y el 18 de agosto de 2015 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden el 29 de julio de 2015. El Centro recibió la respuesta del Titular a dicha Orden el 12 de agosto de 2015 a las 02:45 horas, tiempo de Ginebra, Suiza (las 19:45 horas del 11 de agosto de 2015, tiempo de Nuevo León, México, ubicación correspondiente al domicilio del Titular). El 13 de agosto de 2015 el Centro comunicó al Titular que el contenido de uno de los archivos adjuntos a su respuesta a dicha Orden era ajeno al presente procedimiento. Ese mismo 13 de agosto de 2015 el Centro recibió por correo electrónico un comunicado del Promovente, y un comunicado del Titular adjuntando nuevamente ese archivo con un contenido distinto.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 13 de agosto de 2015.
A. Cuestión Procedimental
De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas.1
Como se estableció líneas arriba, el 12 de agosto de 2015 el Centro recibió del Titular un correo electrónico en respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el cual incluía, entre otros, un anexo con manifestaciones completamente ajenas a este procedimiento, lo que el Centro comunicó al Titular el 13 de agosto de 2015. Ese mismo 13 de agosto de 2015 el Centro recibió por correo electrónico un comunicado del Titular adjuntando nuevamente ese archivo pero con un contenido distinto y ahora sí referente a este procedimiento, al tiempo que manifestaba que por un error de su parte había guardado el archivo correspondiente bajo un nombre equivocado. Por otra parte, ese mismo 13 de agosto de 2015 el Centro también recibió un correo electrónico del Promovente en el cual éste expresó que el plazo para presentar las manifestaciones y pruebas había expirado y que no se debía otorgar mayor plazo al Titular.
Este Experto resolvió aceptar dicho anexo del Promovente presentado fuera del plazo establecido en la Orden de Procedimiento No. 1 ya que su explicación respecto al error cometido al momento de guardarlo parece razonable y en virtud de que no demora más este procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una sociedad existente bajo las leyes de China, que cambió su denominación de Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd. a Xiaomi Inc. en julio de 2013.
El Promovente es titular de diversos registros de la marca XIAOMI, incluyendo, entre otros: (i) el registro internacional No. 1177611 ante la OMPI, con declaraciones de protección emitidas por las oficinas de propiedad industrial de Curazao, país autónomo de los Países Bajos, el 8 de noviembre de 2013, Mónaco el 9 de diciembre de 2013, Islandia el 31 de marzo de 2014, Armenia el 27 de junio de 2014, Mongolia el 16 de julio de 2014, Marruecos el 24 de julio de 2014 y Australia el 25 de julio de 2014; (ii) el registro No. 4/2012/00006781 en clases 9, 16, 25, 28, 35, 38 y 42, de fecha 21 de febrero de 2013, solicitud de fecha 5 de junio de 2012, ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de Filipinas; (iii) el registro No. N/066186 en clase 19, de fecha 9 de julio de 2013, emitido el 15 de agosto de 2013, solicitud de fecha 31 de mayo de 2012 y fechas de prioridad 6 de diciembre de 2011, 26 de marzo de 2012 y 28 de mayo de 2012, ante la Dirección de Servicios de Economía de la Región Administrativa Especial de Macao, China; (iv) el registro No. N/066207 en clase 42, de fecha 9 de julio de 2013, emitido el 15 de agosto de 2013, solicitud de fecha 31 de mayo de 2012 y fechas de prioridad 6 de diciembre de 2011 y 28 de mayo de 2012, ante la Dirección de Servicios de Economía de la Región Administrativa Especial de Macao, China; (v) el registro No. 2012009689 en clase 12, de fecha 20 de septiembre de 2013, ante la Corporación de Propiedad Intelectual de Malasia; (vi) el registro No. 2012009695 en clase 38, de fecha 24 de septiembre de 2013, ante la Corporación de Propiedad Intelectual de Malasia; (vii) el registro No. 302267749 en clases 9, 11, 14, 25, 35, 38 y 42, de fecha 30 de mayo de 2012, emitido el 23 de diciembre de 2013, ante el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Intelectual de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China; (viii) el registro No. 302267703 en clases 3, 5, 8, 12, 17, 18, 20, 21 y 22, de fecha 30 de mayo de 2012, emitido el 17 de marzo de 2014, ante el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Intelectual de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China; (ix) el registro No. 4527605 en clases 9, 35, 38 y 42 de fecha 13 de mayo de 2014, ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América y con referencia al registro internacional 1177611 antes citado; (x) el registro No. 1495345 en clase 35 de fecha 13 de noviembre de 2014, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") y con referencia al registro internacional 1177611 antes citado; (xi) el registro No. 1495346 en clase 38 de fecha 13 de noviembre de 2014, ante el IMPI y con referencia al registro internacional 1177611 antes citado.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de enero de 2013.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una empresa constituida con fecha 6 de abril de 2010, dedicada al diseño, desarrollo y venta de teléfonos móviles, tablets, televisión por Internet, aplicaciones para dispositivos móviles y otros productos electrónicos, que únicamente vende por Internet.
El Promovente comenzó a comercializar la marca XIAOMI por Internet en el año 2010, esto es, un año antes (sic2) del registro del nombre de dominio en disputa. El Promovente lleva a cabo la comercialización de sus productos y la prestación de sus servicios a través de Internet, motivo por el cual el nombre de dominio en disputa resulta de vital importancia para el Promovente.
El Promovente es titular del nombre de dominio <xiaomi.com> el cual fue creado el 22 de julio del 2003, esto es, 8 años antes (sic) de la creación del nombre de dominio en disputa.
Del aviso de Copyright (derechos de autor) que aparece en el sitio web ubicado bajo "www.mi.com", se desprende que el mismo data del año 2010, año en el cual el Promovente se constituyó y en el cual empezó a publicitar sus servicios en Internet.
El Promovente realizó su primera publicación en la red social Facebook el 21 de septiembre de 2011, y en ese mismo mes se unió a la red social Twitter, habiendo promocionado su primer teléfono móvil en dichas redes sociales desde septiembre del 2011. El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 31 de julio de 2011 (sic) justo días antes que el Promovente sacara al mercado su primer teléfono móvil.
El Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa ya que el mismo se encuentra inactivo a pesar de haber transcurrido más de 3 años (sic) desde su registro.
Cuando el Promovente se acercó con el Titular a fin de negociar la cesión del nombre de dominio en disputa, el Titular manifestó que estaba dispuesto a recibir ofertas. Al hacer el Promovente una oferta inicial de USD 500 el Titular manifestó que una oferta tan baja no era de su interés, por lo que después de numerosas negociaciones accedió a venderlo al Promovente por la cantidad de USD 35,000 -aproximadamente la mitad de USD 75,000 que había solicitado en un principio.
El nombre de dominio en disputa no se encuentra activo, y por la suma solicitada por el Titular al Promovente, no cabe duda de que la única finalidad del registro del nombre de dominio en disputa era venderlo.
Los derechos que tiene el Promovente se satisfacen con el simple hecho de contar con un registro de marca, sin importar la procedencia ni la fecha de concesión del mismo.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca XIAOMI del Promovente. La palabra "xiaomi" no tiene significado en idioma alguno3 y no es más que la denominación que escogió el Promovente como marca a nivel internacional para comercializar aparatos electrónicos y aplicaciones para los mismos.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que nunca ha utilizado la marca XIAOMI. El Titular está usando la marca del Promovente sin su autorización creando confusión al consumidor y redirigiendo a éste a una página inactiva, la cual no tiene nada que ver con el giro del Promovente.
No hay ningún elemento que pruebe que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de buena fe; por el contrario, el nombre de dominio en disputa está inactivo y aun así el Titular intentó venderlo por una suma desmesurada, lo cual es una clara muestra de mala fe.
No existen pruebas de que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El Titular no cuenta con el registro marcario de XIAOMI en ningún país del mundo. El Titular no cuenta tampoco con licencia de uso de marca por parte del Promovente y no está autorizado por éste a usar dicha marca registrada, lo que muestra que el Titular no tiene derechos sobre la marca mencionada.
El Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa porque el sitio estaba direccionado a una página inactiva, desviando al público consumidor y creando confusión respecto a la marca XIAOMI cuyos derechos pertenecen al Promovente. Al desviar a los consumidores a un sitio inactivo, el Titular está bloqueando el derecho legítimo del Promovente para obtener el nombre de dominio en disputa, afectando la comercialización de los productos que protege y el desarrollo del negocio del Promovente, quien maneja todo su negocio a través de Internet.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
Cuando el Promovente trató de aproximarse para comprar el nombre de dominio en disputa, la suma exigida por el Titular resultó ser del todo desproporcionada (USD 75,000), máxime considerando que el nombre de dominio en disputa está inactivo. Lo anterior muestra la mala fe del Titular, al adquirir el nombre de dominio en disputa con el único fin de venderlo por un precio que está por encima del valor del mismo. Este hecho prueba también que el Titular tenía conocimiento del valor del nombre de dominio en disputa para el titular legítimo, y que su intención era meramente lucrar y aprovecharse del Promovente.
La impresión de pantalla de la página asociada al nombre de dominio en disputa muestra que éste se encuentra inactivo, lo que es una evidencia de mala fe.
Es claro que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe porque la página se encuentra inactiva, lo que impide que el Promovente pueda registrar el nombre de dominio en disputa. Lo anterior interfiere con la posibilidad del Promovente de prestar sus servicios de la forma en que comúnmente lo hace, esto es, por Internet, y que además, el permitir que un tercero sin autorización o legitimación posea el nombre de dominio en disputa, que incluye íntegramente la marca del Promovente y causa confusión al consumidor respecto a los productos que protege la misma, también es una conducta prohibida por la Política (sic).
Es evidente que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el único fin de lucrar, al tratar de obtener un precio excesivamente alto por la cesión del mismo, el que además se encuentra en desuso.
La intención del Titular fue vender el nombre de dominio en disputa, a un precio fuera de los parámetros regulares, aún cuando el mismo se encuentra inactivo, lo que perturba la actividad comercial del Promovente puesto que el nombre de dominio en disputa crea confusión al consumidor y no es posible anunciar correctamente la marca XIAOMI.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
El Titular es empresario y como tal tiene diversos negocios, cada uno con diferentes giros, contando con diversas marcas registradas en diferentes clases y diversos nombres de dominio, siendo que ninguno de esos negocios, marcas y nombres de dominio a la fecha tienen relación alguna con el desarrollo, compra, venta, intermediación o promoción de tecnología en telecomunicaciones.
El hecho consistente en que el Promovente sea titular de 6 registros de marca con la denominación XIAOMI en diversos países en nada le beneficia, pues no cuenta con solicitud o registro de marca en México, razón por lo cual bajo ese argumento no tiene interés legítimo para reclamar al Titular un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa hace referencia a un país en específico, que en este caso es México (".mx"), lo que hace suponer al público consumidor que es una empresa mexicana, o con sede en México, o bien que presta sus servicios en el territorio mexicano; por lo anterior y en vista que las marcas se protegen a nivel territorial y toda vez que el Titular no cuenta con una solicitud previa a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa a nombre del Titular es que resulta inconcuso (sic) que pretenda reclamar un mejor derecho. El hecho que los registros de marca del Promovente sean anteriores a la fecha de adquisición del nombre de dominio en disputa en nada le beneficia pues dichos registros únicamente surten efectos dentro del país donde fueron solicitados, aunado a que tampoco existe constancia de una solicitud internacional de la marca XIAOMI.
La confusión entre marcas únicamente se puede generar cuando ambas protegen productos o servicios de la misma clase. En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación, por lo que no existe confusión entre los derechos marcarios del Promovente y el nombre de dominio en disputa pues por una parte se ofrecen productos electrónicos y por la otra servicios financieros.
El Titular ha admirado la cultura, historia y tradición de China desde muy pequeño, muy particularmente de la dinastía Xia la cual ha estudiado e investigado a través de los años. Es el caso que el Titular le contaba historias a sus hijos acerca de la dinastía Xia, tanto así que con el paso de los años sus hijos lo llamaban de cariño "xia" o "mi xia". Lo mismo sucedió con la palabra "omi", solo que esta palabra no tiene ningún significado especial o relación alguna con algún país, cosa o lugar, sin embargo así es como los hijos del Titular llamaban a sus abuelos, la "omi" o el "omi", así la palabra "xiaomi" es un simple anagrama de los apodos que los hijos del Titular le habrían puesto a sus abuelos y a él.
El Titular decidió registrar el nombre de dominio en disputa ya que desde su punto de vista es una palabra que si bien no tiene significado para el público consumidor en México, también es cierto que es una denominación que llama la atención por su composición gramatical y su pronunciación fonética lo cual podría captar al público consumidor si se logra colocar adecuadamente en el mercado y para ello el Titular ha buscado en los últimos años la forma comercial adecuada para relacionarla con sus principales fuentes de negocios relativos a servicios financieros y crediticios, lo ideal es que el uso del nombre de dominio en disputa hasta en tanto no esté terminada o definida la estrategia comercial definitiva, redireccione al público consumidor a la página "www.prestamigo.mx", de esa forma las personas que ingresen a dicho sitio podrán suponer que está relacionado o tiene que ver con el mercado financiero y crediticio lo que precisamente es lo que busca el Titular.
El Promovente de manera incorrecta pretende sostener la supuesta mala fe del Titular bajo el argumento de que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, lo cual es incorrecto, ya que al ingresar al mismo aparece una página donde el Titular ofrece servicios de créditos financieros bajo la marca de su propiedad "prestamigo tu apoyo en efectivo", servicios que en nada son semejantes a los que ofrece el Promovente, por lo cual no existe competencia desleal, ni se genera confusión en el público consumidor.
Suponiendo sin conceder que el nombre de dominio en disputa no estuviera en uso, tal circunstancia tampoco en nada le beneficia al Promovente, ya que no estamos frente a un registro de marca que sea susceptible a la caducidad por falta de uso, razón por la cual el Titular no tiene obligación de usar de manera expresa el nombre de dominio en disputa. Además, el Titular no tiene porqué exponer ni al Promovente ni al Experto sus estrategias comerciales en las que pudiera ocupar el nombre de dominio en disputa, pues tal circunstancia es protegida por el secreto industrial, estimar lo contrario sería una flagrante violación a sus garantías individuales transgrediendo su privacidad y secrecía comercial.
El hecho alegado por el Promovente de que el Titular no es conocido bajo la marca XIAOMI es meramente circunstancial para los efectos de revocarle la propiedad del nombre de dominio en disputa, pues tal circunstancia obedece a elecciones corporativas y comerciales, además de que existen en el mercado infinidad de empresas y particulares con diversos registros de marcas y nombres de dominio y que el público consumidor desconoce quién es realmente el titular, por lo que tal circunstancia tampoco le beneficia al Promovente.
El Promovente pretende malversar los hechos ocurridos para posicionar al Titular en una conducta que pudiera considerarse de mala fe. Fue el Promovente mismo quien inicialmente se acercó al Titular con una propuesta económica, y el Titular desde un inicio le comunicó que no tenía interés de vender/ceder el nombre de dominio en disputa. Según las comunicaciones sostenidas entre el Titular y el Promovente por correo electrónico y por conducto de una persona llamada "Ashley", destaca el hecho de que el Promovente en su solicitud únicamente menciona "que después de numerosas negociaciones" sin hacer mayor precisión que durante todas esas negociaciones el Titular le decía que no tenía interés en vender. No obstante la firme negativa del Titular, el Promovente continuó insistiendo y aumentando la oferta, hasta el punto en que el Titular fijo un precio de venta "alto" con el fin de que dejaran de insistir u ofertar. Siendo falso el argumento del Promovente que el único fin de registrar el nombre de dominio en disputa era venderlo, ya que de ser cierto el Titular hubiera sido quien iniciara las negociaciones, o bien durante las mismas hubiera tenido una postura negociadora mucho más agresiva desde el inicio.
Es una situación donde el Promovente promueve la negociación, insiste en la compra del nombre de dominio en disputa no obstante la negativa de venta y ante su impotencia comercial pretende desposeer al Titular por medio de esta instancia bajo un argumento que por una parte el mismo generó y por otra parte resulta subjetivo afirmar si el precio ofertado es justo o desproporcional, pues nadie está obligado a vender y menos a un precio puesto por un tercero.
En ningún momento el Titular trató de aprovecharse de la marca del Promovente, y de las pruebas y argumentos aportadas por las partes no se desprende la existencia de una competencia desleal, pues ninguna demuestra de manera fehaciente que el Titular venda, desarrolle, compre, comercialice, promueva o funja como distribuidor de tecnología en comunicación.
Suponiendo sin conceder que se encontrara fundada la competencia desleal y mala fe del Titular en razón de los correos electrónicos exhibidos por el Promovente, el Titular considera que se generaría un precedente de incalculables proporciones legales toda vez que se podría llegar al extremo de que en casos análogos cualquier negociación extrajudicial donde el titular de un nombre de dominio realice una oferta de venta (sin importar el monto o quien haya iniciado las negociaciones) estaría condenado a perderlo, pues el simple hecho de ofertar lo pondría en un supuesto de competencia desleal y mala fe. En ningún momento de las pruebas y conductas aportadas y realizadas por las partes se puede presumir o atribuir una competencia desleal y/o mala fe por parte del Titular.
El Titular no pretende competir ni incursionar en el mercado del Promovente por lo que resulta ocioso fincarle una mala fe por el simple hecho de que el Promovente haya sacado al mercado sus productos días posteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
El Titular solicita se rechace el recurso solicitado por el Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a algunas decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las partes pudieron haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado las pruebas correspondientes en apoyo de sus argumentos.4 Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.5
A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca XIAOMI, la cual tiene registrada en varias jurisdicciones. Para efectos del artículo 1.a.i. de la Política, es irrelevante si la marca del Promovente fue registrada antes o después de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, o si la misma está registrada en la jurisdicción correspondiente al código territorial del nombre de dominio en disputa o en alguna otra jurisdicción (véase Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019; Kabushiki Kaisha ASTY and Kabushiki Kaisha F.D.C. PRODUCTS v. LiHai, Caso OMPI No. D2003-0963; UEFA and Funzi Furniture, Caso OMPI No. D2000-0710).
El Titular cita project.me GmbH v. Alan Lin, Caso OMPI No. DME2009-0008 sin que este Experto lo encuentre aplicable al presente caso. En ese caso el Grupo de Expertos determinó tomar en consideración el dominio genérico superior del código territorial ".me" dada precisamente la identidad entre la marca en cuestión y el nombre de dominio controvertido, y el significado de la palabra "me" en idioma inglés, elementos que no se encuentran presentes en este caso.6 Fuera de determinados casos, resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior ".com" y el relativo al código territorial ".mx", por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca del Promovente.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca como nombre de dominio.
Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa.7
El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el Titular no posee registro alguno para la marca XIAOMI, ni licencia para usarla, y que el Titular no es conocido comúnmente como Xiaomi.
El Promovente alega que no hay elemento alguno que pruebe que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de buena fe, y que el Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa ya que éste estaba direccionado a una página web inactiva, desviando al público consumidor y creando confusión respecto a la marca XIAOMI del Promovente.
El Promovente acompañó una impresión de la página web asociada al nombre de dominio en disputa fechada en agosto de 2014, esto es, antes de iniciado el presente procedimiento, de la que se desprende que la misma estaba estacionada gratuitamente con GoDaddy.com y que mostraba diversos enlaces patrocinados, entre ellos: "¿Necesitas un nuevo cel? [...] Tenemos nuevas marcas para ti Encuentra el Celular que buscas!", "Accesorios para Celulares [...] Importadores Directo. Mayoreo. Marcas Originales. Marcas Premium". Este Experto considera que dicha actividad no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal.8
El Titular primero rechazó dar mayores explicaciones sobre el uso del nombre de dominio en disputa, limitándose a alegar que el nombre de dominio en disputa está redireccionado a un sitio web donde ofrece servicios financieros bajo la marca de su propiedad "prestamigo tu apoyo en efectivo", y que tales servicios en nada son semejantes a los que ofrece el Promovente.9 La prueba aportada al respecto por el Titular muestra que a la fecha de la Contestación, esto es, después de iniciado el presente procedimiento, el nombre de dominio en disputa redireccionaba al sitio web "www.prestamigo.mx" en el cual se ofrecen créditos y productos financieros. El Titular no dio explicación alguna respecto al uso previo del nombre de dominio en disputa. Las explicaciones posteriormente proporcionadas por el Titular respecto a su elección del nombre de dominio en disputa (relativas a su conocimiento y admiración de la dinastía china Xia, a los apelativos familiares "xia" y "omi", y a la composición gramatical y pronunciación fonética de la palabra "xiaomi") vistas de manera objetiva resultan poco convincentes a este Experto.
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Bajo la Política, corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.
El Promovente asevera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe ya que el mismo se encontraba inactivo y el Titular intentó venderlo al Promovente en USD 35,000.00.
El Promovente acompañó diversos registros a su nombre de la marca XIAOMI, algunos de ellos con fecha de prioridad y/o de solicitud y/o de registro anteriores a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que empezó a comercializar la marca XIAOMI por Internet en el año 2010. El Promovente acompañó una impresión del sitio web "www.mi.com" (al que aparentemente está redireccionado el nombre de dominio <xiaomi.com> del Promovente) en la cual aparece información corporativa del Promovente y los productos que comercializa el Promovente.
No hay alegato alguno del Promovente en el sentido de que el Titular, al obtener el registro del nombre de dominio en disputa, hubiese tenido en mente al Promovente y su marca XIAOMI.
En relación a la negociación para la venta del nombre de dominio en disputa, el Titular alega que fue el Promovente quien inicialmente se acercó al Titular con una propuesta económica, y que el Titular desde un inicio le comunicó que no tenía interés en vender el nombre de dominio en disputa. El Promovente acompañó copia de los correos electrónicos intercambiados con el Titular entre enero y julio de 2014, los cuales no refutó el Titular.
Respecto a dicho negociación, el Promovente se apoya en Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001 y en Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, Caso OMPI No. D2000-0023. Este Experto nota que dichos casos difieren del presente caso en que (i) en el primero de ellos se evidenció que el demandado se desvinculaba totalmente del nombre de dominio en cuestión; (ii) en el segundo de ellos el registrante aparecía como titular de otros 49 nombres de dominio; y (iii) en ambos no hubo una contestación formal del demandado.
De dichos comunicados vía correo electrónico se desprende que un tercero (identificado en los correos electrónicos meramente como "Ashley") contactó al Titular, manifestando tener un cliente interesado en adquirir el nombre de dominio en disputa y preguntando si consideraría venderlo, a lo que el Titular respondió "favor de enviarme una oferta y la revisaré"10, y que la primera oferta enviada por USD 500 fue rechazada por el Titular. De tales comunicados por correo electrónico también se desprende que dicho tercero le estuvo insistiendo repetidamente al Titular para lograr convenir un precio por el nombre de dominio en disputa. En varios casos bajo la UDRP se ha determinado la ausencia de mala fe cuando la parte promovente es la que inicia el contacto y negociación con el registrante.11
En este caso resulta significativo que en algún momento, en esos intercambios por correo electrónico, el Titular hubiese manifestado su interés en actuar como canal de distribución para introducir los productos en México, que indicase que ya lo estaba buscando otro competidor de esos países y que la empresa "Xiaomi" podía pagar por su oferta de USD 75,000. No obstante que esas manifestaciones del Titular pudiesen ser consideradas como posibles indicios de mala fe, en opinión de este Experto no hay elementos de prueba suficientes que permitan suponer válidamente que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo con el objetivo fundamental de venderlo o de otra manera cederlo al Promovente (o a un competidor de éste) acorde a lo dispuesto bajo el artículo 1.b.i. de la Política.
El Promovente alega que el Titular registró el nombre de dominio de mala fe porque el mismo se encuentra inactivo, y que el hecho que se encuentre inactivo es evidencia de mala fe, apoyándose en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Este Experto hace notar que ese caso referido por el Promovente se resolvió bajo la UDRP y que si bien la genésis de la UDRP y de la Política es la misma, uno de los aspectos en que ambas difieren es precisamente respecto al elemento de mala fe. En efecto, la UDRP requiere que se acredite que el registro y el uso del nombre de dominio son ambos de mala fe, en tanto que bajo la Política sólo se requiere acreditar uno de esos elementos. Es en ese contexto que debe entenderse la llamada doctrina de mantenimiento pasivo expuesta inicialmente en la resolución rendida en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Supra. En ese caso ambas partes se ubicaban en la misma jurisdicción y no hubo respuesta del demandado. En dicho caso el grupo de expertos concluyó que la tenencia pasiva de un nombre de dominio (i.e. un nombre de dominio que no resolvía a sitio alguno en la web), junto con otros elementos, podría dar lugar a considerar un uso de mala fe. En dicha resolución el experto primeramente concluyó que sí había un registro de mala fe. En ese caso en particular, el experto estableció que para asimilar la tenencia pasiva de un nombre de dominio a un uso de mala fe se tenían que analizar todas las circunstancias del caso, y concluyó que la tenencia pasiva del nombre de dominio en cuestión se equiparaba a un uso de mala fe al encontrar la presencia de los siguientes elementos, entre otros: (i) registro de mala fe; (ii) la marca del demandante tenía una fuerte reputación y era ampliamente conocida, como se había demostrado al grupo de expertos; (iii) el demandado había ocultado su verdadera identidad; (iv) el demandado había proporcionado datos de contacto falsos. Los elementos arriba mencionados no se encuentran presentes en este caso.
Por otra parte, el nombre de dominio en disputa realmente no se ha encontrado inactivo (en el sentido de no resolver a sitio web alguno) sino que más bien parecía carecer de contenido propio. Como se estableció líneas arriba, el único elemento de prueba que aportó el Promovente respecto al uso del nombre de dominio en disputa es una impresión del sitio web asociado al mismo, de agosto de 2014, en la que se muestra que el mismo estaba estacionado gratuitamente con GoDaddy.com y mostraba diversos enlaces patrocinados respecto a productos competitivos con los del Promovente, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.12
Para este Experto parecería lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar el portal de los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca XIAOMI precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio.
Llama la atención de este Experto que en agosto de 2014, esto es, más de 18 meses después de haber sido creado el nombre de dominio en disputa, el sito web asociado al mismo mostrase el contenido antes precisado, en tanto que, apenas en junio de 2015, luego de iniciado este procedimiento y luego de 29 meses de su creación, el nombre de dominio en disputa ya aparezca redireccionado al sitio web de <www.prestamigo.mx>, por lo que las explicaciones del Titular relativas a las razones para buscar relacionar el nombre de dominio en disputa a sus negocios en el ramo de servicios financieros y crediticios resultan carentes de sustento.
El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa en agosto de 2014 permite presumir que el uso del nombre de dominio en disputa fue con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que existiese confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios ofrecidos en el mismo.
Al respecto, pareciera que el Titular dejó que el uso del nombre de dominio en disputa se convirtiera en abusivo, en el sentido de aprovechamiento de la reputación de los derechos de marca del Promovente, independientemente de la intención que hubiese tenido el Titular al registrarlo. El hecho que la impresión de agosto de 2014 de la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa muestre un aviso indicando que la misma estaba estacionada gratuitamente cortesía de GoDaddy.com no releva de responsabilidad al Titular respecto al contenido ahí mostrado.13
Por lo anterior, considerando en su conjunto lo planteado por las partes y las constancias que obran en el expediente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <xiaomi.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 18 de agosto de 2015
1 Véase Ashley Furniture Industries, Inc. c. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025.
2 A lo largo de sus manifestaciones el Promovente parece confundido repetidamente respecto a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
3 Contrario a lo aseverado por el Promovente, la impresión de la página web con información corporativa del Promovente, proporcionada por éste, establece que "xiaomi" significa "mijo".
4 Lo expresado es particularmente notable dado que las partes tuvieron a su lado asesores legales.
5 En The Skin Store, Inc. c. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661 se establece: "The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out". En Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com, Caso OMPI No. D2001-0719 se establece: "it is not this Panel's role to perfect a poor pleading". Véanse también Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, GA Modefine S.A. c. Sparco P/L, Caso OMPI No. D2000-0419 y Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2011-0035.
6 La marca en cuestión era "PROJECT.ME" y el nombre de dominio controvertido era <project.me>, ".me" siendo el código territorial para Montenegro.
7 Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition) ("Sinopsis"). Véanse también Kellogg Company v. Luis Álvarez, Caso OMPI No. DMX2001-0003 e Intocast AG V. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.
8 Véase Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002: "en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal".
9 El Titular acreditó su relación con la sociedad Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., y que ésta solicitó ante el IMPI el registro de la marca PRESTAMIGO y diseño el 20 de enero del 2014, en clase 36. De la documentación presentada por el Titular se desprende que el 5 de febrero de 2015 el IMPI emitió un oficio comunicando un impedimento legal para el registro de dicha marca. El Titular no acreditó quien es el titular del nombre de dominio <prestamigo.mx>.
10 En inglés en el original: "Please send me an offer and I will review it".
11 En Barlow Lyde & Gilbert v. The Business Law Group, Caso OMPI No. D2005-0493 se establece: "Standing alone, there is nothing wrong with offering to sell a domain name at a high price. It is a very common business practice. Respondent did not initiate contact with Complainant. It responded to contact from Complainant concerning the domain name. There is nothing here to show that Respondent took any interest in Complainant prior to being contacted by it. The Panel finds that Complainant has failed to establish that Respondent registered the disputed domain name with the intention to sell it to Complainant". En Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc., Caso OMPI No. D2005-0603 se establece: "it was only after Complainant's communication that the offer to sell was put forward [...] There is no indication that Respondent was aware of or interested in Complainant at the time of registration, or later, prior to the contact initiated by Complainant. The evidence does not show that Complainant was (or indeed is now) active in the United States of America, where Respondent is based, at the time the domain name was registered. The high price asked by Respondent is not in itself a proof of registration in bad faith".
12 En el mismo sentido, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.) v. Priv Reg, Caso OMPI No. DMX2013-0011, Red Diamond Holdings SARL v. Deborah R. Heacock, Caso OMPI No. DMX2013-0019 y Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala, Caso OMPI No. DMX2013-0024.
13 Véanse Cap Gemini v. Anant Goel, Caso OMPI No. D2011-1310, y la sección 3.8 de la Sinopsis.