Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
TYCO Fire & Security GmbH v. cesar25 Villarreal Montaño
Caso No. DMX2014-0024
1. Las Partes
La Promovente es TYCO Fire & Security GmbH con domicilio Rheinfall, Suiza, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es cesar25 Villarreal Montaño con domicilio en México DF, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sensormatic.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Akky (una división de NIC-México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de septiembre de 2014. El 30 de septiembre de 2014 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de septiembre de 2014 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de noviembre de 2014. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de noviembre de 2014.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de noviembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es titular del registro de marca No. 235355 SENSORMATIC, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), para amparar los siguientes productos de la clase 9 internacional: “solo aparatos e instrumentos electrónicos y no electrónicos para el control y vigilancia, especialmente para protección en contra de robos y hurtos en tiendas y para control de inventarios y para identificación.” El registro de marca fue concedido el 9 de noviembre de 1979 y actualmente se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, ésta cuenta con los registros de marca que a continuación se listan, para amparar la denominación SENSORMATIC para distinguir productos de la clase 9 internacional en diversas jurisdicciones del mundo, incluyendo Estados Unidos de América y la Unión Europea:
- Registro No. 0978557 SENSORMATIC, otorgado con fecha 12 de febrero de 1974 en los Estados Unidos de América (“EE.UU”).
- Registro No. 1017608 SENSORMATIC, otorgado con fecha 5 de agosto de 1975 en los EE.UU.
- Registro No. 3354873 SENSORMATIC, otorgado con fecha 18 de diciembre de 2007 en los EE.UU.
- Registro No. 005410964 SENSORMATIC, otorgado con fecha 8 de agosto de 2007 en la Unión Europea.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 17 de noviembre de 2013. Esto es, muchos años después de que se otorgó el registro de marca No. 235355 SENSORMATIC propiedad de la Promovente.
La Promovente alega que el nombre de dominio en disputa no es un sitio propiamente activo y que este re-direcciona al usuario a la diversa página “www.easmexico.com”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente alega ser titular del registro de marca mexicano No. 235355 SENSORMATIC para amparar los siguientes productos de la clase 9 Internacional: “solo aparatos e instrumentos electrónicos y no electrónicos para el control y vigilancia, especialmente para protección en contra de robos y hurtos en tiendas y para control de inventarios y para identificación”. El registro de marca fue concedido el 9 de noviembre de 1979 y actualmente se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos legales.
Que la empresa “Sensormatic Electronics LLC”, actual licenciataria de la marca mexicana 235355 y titular original de la misma, es una empresa norteamericana, fundada en el año de 1966, siendo actualmente una empresa líder en el mercado de equipos de vigilancia a nivel mundial.
Que las marcas sobre las que tiene derechos la Promovente se solicitaron con muchos años de anterioridad a la fecha en la que fue registrado el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a su marca SENSORMATIC, y que la inclusión del código país “.mx” en el nombre de dominio no desvirtúa la identidad entre la marca y el nombre de dominio, ya que al ser un término genérico no le aporta distintividad.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos sobre el mismo, ya que la Promovente no ha otorgado licencia alguna a favor del Titular, ni le ha autorizado o consentido el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización. Que, de hecho, el nombre de dominio re-direcciona al usuario a la diversa página “www.easmexico.com”, haciendo creer al público consumidor infundadamente que dicho sitio es el sitio oficial de la Promovente, TYCO Fire & Security GmbH, lo cual es falso.
Que el Titular bloquea a la Promovente para ofertar sus productos al mercado mexicano, utilizando el código país “.mx”: destacándose que la Promovente es titular del nombre de dominio <sensormatic.com>.
Que el Titular en ningún momento ha sido conocido por el nombre de dominio <sensormatic.mx>, ya que el nombre es idéntico a la marca empleada y registrada por la Promovente.
Que en ningún caso podrá existir un uso legítimo por parte del Titular, puesto que el contenido del sitio asociado con el nombre de dominio en disputa refleja que la intención del Titular ha sido desviar a su clientela al sitio web “www.easmexico.com” y hacerle creer que los productos ofertados en dicha página están relacionados con los productos de la Promovente, siendo que eso es falso.
Que dado que la marca mexicana propiedad de la Promovente se registró y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial publicada por el IMPI en 1979, con mucha anticipación a la adquisición del nombre de dominio en disputa, el Titular procedió a registrar el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de la existencia de dicha marca registrada, actuando de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002 0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009 ).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <sensormatic.mx> registrado por el Titular es sustancialmente idéntico a la marca registrada SENSORMATIC sobre la cual tiene derechos la Promovente. En este sentido, es importante considerar que el elemento “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Titular no es usuario autorizado de la marca SENSORMATIC y que no usa el nombre de dominio en disputa, sino que re-direcciona a los usuarios del sitio a la página de Internet “www.easmexico.com”.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca SENSORMATIC, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca SENSORMATIC de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Sensormatic”.
De todo lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.
En resumen se desprende que no se ha probado existencia de un derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
- Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente;
- Que la Promovente ha probado ser titular de la marca SENSORMATIC, la cual fue registrada en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa;
- Que teniendo la marca de la Promovente amplia presencia a nivel mundial en el mercado relevante de dispositivos electrónicos de seguridad, tal como surge de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca SENSORMATIC antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente a la página web “www.easmexico.com”, la cual promociona productos electrónicos de seguridad. Es decir, el sitio web del Titular genera un tráfico indebido que favorece a los competidores de la Promovente, cuyos productos se ofertan en la página de Internet “www.easmexico.com”, capitalizando indebidamente el reconocimiento y prestigio que goza la Promovente en el mercado relevante de dispositivos electrónicos de seguridad.
Se destaca, que el Experto condujo una búsqueda en el banco de datos de “whoIs” encontrando que el Titular del nombre de dominio <easmexico.com> es el Sr. César Villarreal. Atendiendo a la coincidencia en el nombre y apellido del Titular y del propietario del nombre de dominio aludido, existe lo presunción de que el Titular controla ambos sitios web y se beneficia del tráfico de la clientela de la Promovente orillada a error.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca SENSORMATIC, con el ánimo de atraer indebidamente a la clientela potencial de la Promovente, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <sensormatic.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 5 de diciembre 2014