Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
American Communications Network, Inc. c. Kaj Ellegaard
Caso No. DMX2014-0011
1. Las Partes
La Promovente es American Communications Network, Inc. con domicilio en Farmington Hills, Miami, Estados Unidos de América, representada por Von Wobeser y Sierra S.C., México.
El Titular es Kaj Ellegaard con domicilio en “Costa Azul”, Copenhague, Dinamarca.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx>.
El Registro de los citados nombres de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es Akky.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de mayo de 2014. El 16 de mayo de 2014 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El mismo día, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de mayo de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de junio de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de junio de 2014.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, American Communications Network, Inc. es una empresa norteamericana con más de 20 años de experiencia, con presencia en más de 20 países, en el sector de los servicios de telecomunicaciones y energía disponible. Es titular de varios registros marcarios, entre los cuales se encuentra la marca ACN.
La marca ACN está actualmente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), bajo los números de registro siguientes:
Marca | Registro | Fecha de registro | Clase | |
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1 |
ACN (y diseño) |
1043347 |
23 de marzo de 2007 |
35 (Menudeo, Mayoreo, Publicidad, Mercadeo y Comercialización Con Relación A Productos Utilitarios Básicos Incluyendo La Electricidad, El Gas Y El Agua; Servicios De Menudeo, Mayoreo, Publicidad, Promoción, Mercadeo Y Comercialización (Incluyendo Lo Anterior, Proporcionado En Línea Y A Través De Publicaciones, Publicaciones Electrónicas, Catálogos, Diarios, Correo Directo Y Ordenes Por Correo U Otro); Servicios De Publicidad; Servicios Publicitarios; Diseminación De Material Publicitario; Renta De Espacio Publicitario (Incluyendo Espacio Publicitario En Línea); Facilitación De Servicios (Comercialización De Productos Y/O Servicios Para Terceros) De Menudeo, Mayoreo, Publicidad, Promoción, Mercadeo Y Comercialización (Incluyendo Lo Anterior Proporcionado En Línea Y A Través De Publicaciones, Publicaciones Electrónicas, Catálogos, Diarios, Correo Directo Y Ordenes Por Correo U Otro); Publicidad, Promoción, Mayoreo, Menudeo Y Mercadeo Interactivo De Productos Y Servicios Incluyendo Vía Televisión Digital Interactiva, Distribución De Datos Y Redes Globales De Computo; Servicios Publicitarios; Organización De Campañas Promocionales De Negocios; Promoción Publicitaria De Productos Y Servicios Complementarios A Través De La Compra De Un Producto O La Contracción De Un Servicio; Promoción De Productos Y Servicios; Operación Y Administración De Mercadeo Frecuente Y Otros Incentivos Promocionales De Ventas Y Programas De Lealtad Del Cliente; Promoción De Ventas Incluyendo Programas De Incentivos Para Viajeros Frecuentes Y Programas De Lealtad De Clientes; El Abastecimiento De Beneficios Con Relación A Los Programas Y Esquemas De Constancia E Incentivos; Organización De Exhibiciones Y Ferias Comerciales Para Propósitos Comerciales O De Publicidad; Manejo De Negocios, Consultoría, Información Y Servicios De Asesoría Incluidos En Esta Clase; Servicios De Información En Línea Incluyendo Servicios De Información En Línea En relación Con La Administración De Negocios, Dirección De Negocios Y La Publicidad) |
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2 |
ACN (y diseño) |
984325 |
23 de marzo de 2007 |
38([Servicios De Telecomunicaciones, Radio Transmisión, Comunicación Y distribución De Datos Incluyendo Servicios Para La transmisión De televisión Y Servicios Interactivos; Servicios De Telecomunicación Digital, Radio transmisión, comunicación Y distribución De Datos (Incluyendo Servicios Interactivos); Servicios De transmisión (Sin Importar Los Medios Tecnológicos De transmisión); transmisión Asistida Por Computadora De Mensajes E Imágenes; Servicios De Telecomunicaciones Tales Como La Provisión De Vínculos A Base De Datos; Servicios De transmisión Por Fax; Servicios De información Y Envío De Mensajes Incluyendo Servicios De información Telefónica; Comunicaciones vía Telefonía Y Por Fax; comunicación Por Medio De Computadoras vía Redes Globales De Computadora Incluyendo El Internet; transmisión De información En Un Amplio Rango De Tópicos vía Servicios En línea (Incluyendo Servicios En línea, Interactivos, E información De distribución De Datos); diseminación De información En Los Campos De Las Comunicaciones, Telecomunicaciones Y Noticias vía Servicios En línea, Servicios En línea De transmisión De Archivos Visuales, De Audio Y Audiovisuales; transmisión De información En Un Amplio Rango De tópicos Mediante Redes De Comunicaciones electrónicas Incluyendo Redes De Computadora Globales; provisión De información En Los Campos De Las Comunicaciones, Telecomunicaciones Y Noticias Por Medio De Redes De Comunicaciones electrónicas Incluyendo Redes Globales De Computadora; Servicios De información (Incluyendo Servicios En línea, Interactivos, Digitales Y De información De distribución De Datos) En Los Campos De Las Comunicaciones, Telecomunicaciones Y Las Noticias; Servicios De Correo Electrónico; Servicios SMS Y De Mensajes De Textos, Incluyendo Servicios SMS Y Textos De Alerta; Servicios De Teléfonos Celulares; Servicios De información (Incluyendo Servicios En línea, Interactivos, Digitales Y De información De distribución De Datos), En relación Con Los Servicios Anteriormente Mencionados.) |
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3 |
ACN (y diseño) |
984964 |
23 de marzo de 2007 |
39 (distribución De Energía; Abastecimiento De energía; distribución De Gas, Agua Y Electricidad; Abastecimiento De Gas, Agua Y Electricidad, Servicios De Entrega; De Transporte; Embalaje Y Almacenamiento De Productos; Servicios De información (Incluyendo Servicios En línea, Interactivos, Digitales Y De información De distribución De Datos), En relación Con Los Servicios Anteriormente Mencionados) |
De acuerdo con la consulta de WhoIs los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> fueron registrados el 5 de enero de 2008 y 26 de octubre de 2010, respectivamente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de acción son los siguientes:
(i) Los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> son idénticos a la marca ACN, sobre la que la Promovente tiene derechos.
Resulta ser evidente que en la especie, este requisito se satisface plenamente, sin que sea necesario realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas de la Promovente y los nombres de dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> son idénticos a la marca registrada ACN, propiedad de la Promovente, desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando que sin duda se pronuncian inicialmente en forma idéntica.
(ii) El Titular de los nombres de dominio en disputa no posee derechos e intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.
Este punto se puede corroborar, ingresando a los sitios Web correspondientes a los nombres de dominio en disputa, <acn.com.mx> y <acn.mx>, de los cuales se puede observar que el Titular no ha usado ni ha efectuado preparativos para el uso de dichos nombres de dominio. Lo que parece indicar que el ánimo del Titular al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, fue únicamente obtener un lucro indebido, por lo que se entiende una mala fe por parte del Titular.
(iii) Los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> han sido registrados de mala fe.
Respecto del punto en comento, la Promovente sostiene que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de los derechos de propiedad intelectual que tiene American Communications Network, Inc. sobre las marcas concedidas, mismas que se encuentran vigentes, ACN (y diseño). Aunado a lo anterior, argumenta la Promovente que los nombres de dominio en disputa son de fecha posterior a las solicitudes de registros marcarios. Además, indica que el Titular no ha usado los nombres de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativo alguno para tal efecto.
El Promovente considera que se encuentra impedido para ofrecer sus servicios o información particular de estos, además de una fácil y legítima asociación de los nombres de dominio en disputa con sus registros marcarios.
El ánimo de lucro del Titular se intenta demostrar con el correo indicado como Anexo III de la Solicitud, en el que se puede observar una comunicación entre el Promovente y el Titular, a través de la cual este último ofrece en venta el nombre de dominio en disputa <acn.mx> por la cantidad de $247,000.00 MXN o su equivalente en dólares americanos, dicha cantidad excede el valor del nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Toda vez que el Titular no ha presentado Escrito de Contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Solicitud presentada por la Promovente.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 4.a. de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto de una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y, iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El Experto encuentra que la totalidad de la marca ACN, propiedad de la Promovente, se encuentra íntegramente reproducida en los nombres de dominio en disputa, y seguida exclusivamente por la combinación del dominio genérico (“gTLD”) “.com” y el nombre de dominio correspondiente a México (“ccTLD”) “.mx” (resultando “.com.mx”) en uno de los dominios en disputa y en otro seguida exclusivamente por el ccTLD “.mx”. Decisiones anteriores emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecen (“UDRP” por sus siglas en inglés1 ) que dicha situación no es jurídicamente relevante (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca ACN y que los nombres de dominio en disputa registrados por el Titular no sólo son semejantes en grado de confusión, sino idénticos, a esta marca.
B. Derechos o intereses legítimos
Basándose en los argumentos de la Promovente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto a los nombres de dominio en disputa; ni utilice los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 4.c.i. de la Política
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto encuentra que el Titular, definitivamente, ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe a fin de impedir que la Promovente refleje su marca de productos o servicios registrada en nombres de dominio correspondientes a dicha marca, afectando y perturbando así la actividad comercial de la Promovente.
El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o de haber realizado preparativos para usar los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> de buena fe, ni ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud, y tampoco ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de la Promovente.
Según se ha señalado en casos previos UDRP, la ausencia de todo contenido en las páginas Web alojadas en los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> hace incuestionable la conclusión de que se ha llevado a cabo por el Titular una tenencia pasiva de los nombres de dominio en cuestión. A este respecto, debe recordarse que la mera tenencia pasiva puede constituir causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp. Caso OMPI No. D2000-0464; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías Caso OMPI No. D2000-0239; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo Caso OMPI No. D2000-1402.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <acn.com.mx> y <acn.mx> se transfieran a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 11 de Julio de 2014
1 En este sentido, la Política se inspira en la UDRP, motivo por el cual el Experto considera relevante tener esta última en consideración.