Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Alfa Laval Corporate AB v. Zhu Xumei
Caso No. DMX2014-0010
1. Las Partes
El Promovente es Alfa Laval Corporate AB con domicilio en Lund, Suecia, representada por Advokatbyrån Gulliksson AB, Suecia.
El Titular es Zhu Xumei con domicilio Huzhou, Zhejiang, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <alfalaval.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es GoDaddy.com, LCC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de mayo de 2014. El 12 de mayo de 2014, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de mayo de 2014, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro solicitando una clarificación, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 4 de junio de 2014.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de junio de 2014. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de junio de 2014.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
a) El Promovente es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Suecia dedicada a la fabricación y comercialización de separadores de fluidos y aparatos para transferir calor y manejo de fluidos.
b) El Promovente es el titular, al menos, de los siguientes registros de marca que amparan la denominación ALFA LAVAL.
I. Registro Sueco No. 6089 ALFA LAVAL, con fecha de presentación del 13 de diciembre de 1897.
II. Registro Sueco No. 262 038 ALFA LAVAL, con fecha de presentación del 16 de agosto de 1993.
III. Registro Sueco No. 328 220 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 31 de julio de 1997.
IV. Registro Comunitario No. 003481702 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 30 de octubre de 2003.
V. Registro de Estados Unidos de América No. 0764251 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 26 de junio 1962.
VI. Registro Mexicano No. 544780 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 28 de febrero de 1997.
VII. Registro Mexicano No. 513110 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 13 de marzo de 1995.
VIII. Registro Mexicano No. 513109 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 13 de marzo de 1995.
IX. Registro en China No. 1245989 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 7 de febrero de 1999.
c) El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de enero de 2014 por el Titular, es decir, nueve años después de que el Promovente solicitara el registro de marca en México.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente hace valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
a) Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca ALFA LAVAL, misma que tiene registrada en múltiples países para distinguir separadores de fluidos y aparatos generadores de calor.
b) Que es titular de un gran número de registros de marca ALFA LAVAL alrededor del mundo. Entre otros, cuenta con los siguientes registros de marca:
I. Registro Sueco No. 6089 ALFA LAVAL, con fecha de presentación del 13 de diciembre de 1897.
II. Registro Sueco No. 262 038, con fecha de presentación del 16 de agosto de 1993.
III. Registro Sueco No. 328 220 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 31 de julio de 1997.
IV. Registro Comunitario No. 003481702 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 30 de octubre de 2003.
V. Registro de Estados Unidos No. 0764251 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 26 de junio 1962.
VI. Registro Mexicano No. 544780 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 28 de febrero de 1997.
VII. Registro Mexicano No. 513110 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 13 de marzo de 1995.
VIII. Registro Mexicano No. 513109 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 13 de marzo de 1995.
IX. Registro en China No. 1245989 ALFA LAVAL, con fecha de presentación 7 de febrero de 1999.
c) Que es una de las compañías de renombre más antiguas, grandes y bien conocidas de Suecia, siendo que su marca registrada más antigua en Suecia data del 13 de diciembre de 1897.
d) Que actualmente es una empresa líder en el mercado internacional, con presencia en cerca de 100 países, teniendo distribuidores en la mitad de dichos países, incluyendo China, México y Estados Unidos.
e) Que ha usado la marca ALFA LAVAL alrededor del mundo desde el año 1883, fecha en la que se fundó la compañía por Gustaf de Laval, basado en una invención de un separador.
f) Que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de enero de 2014 por el Titular.
g) Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa y que jamás ha tenido autorización por parte del Promovente para usar la marca ALFA LAVAL.
h) Que no ha encontrado algo que indique que el Titular este haciendo un uso comercial legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, la intención del Titular es vender el nombre de dominio al Promovente.
i) Que el nombre de dominio en disputa ha sido usado y registrado de mala fe por el Titular, ya que su marca ALFA LAVAL es famosa e indudablemente ampliamente conocida y el Titular sabía de esta marca en el momento en que registró el nombre de dominio en disputa.
j) Que el nombre de dominio en disputa ha sido estacionado en la página Web de tráfico generador de ingresos al usar Sedo.com y que el Titular ha ofrecido el nombre de dominio en disputa a la venta al Promovente por la cantidad de USD 1,999. La conducta del Titular constituye un uso de mala fe, ya que pretende tomar ventaja de marcas notoriamente conocidas para obtener una ganancia comercial.
k) Que el Titular ha sido demandado en un caso similar en un procedimiento de resolución de disputa de nombre de dominio, QVC, Inc. v. Zhu Xumei, Caso OMPI No. DMX2013-0014. En este caso, el Titular ha registrado también una marca protegida por una empresa como nombre de dominio y la bloqueó para ofrecerla a la venta. El experto resolvió que el nombre de dominio fuese transferido al promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <alfalaval.mx> registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada ALFA LAVAL sobre la cual tiene derechos el Promovente, ya que el término “.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de México y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
"(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre el Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del titular. Por lo tanto, se requiere que el promovente demuestre prima facie que el titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez alegada tal circunstancia, es el titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que el promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto, Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web “www.sedo.com”, conocido subastador de nombres de dominio.
Por su parte, el Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca ALFA LAVAL, con muchos años de anticipación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “ALFA LAVAL”.
Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se usa de manera activa, siendo que actualmente participa en el parking de dominios Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe, ya que su intención es venderlo.
Actualmente en el sitio web del Titular contiene un enlace que intitula ALFA LAVAL, mismo que re-direcciona a los usuarios a páginas de Internet de empresas que promueven productos competidores del Promovente, a saber, “www.wcentury.com.mx” y “www.kaher.com”. Se destaca, que en el sitio web del Titular se incluye la siguiente leyenda: “Este dominio participa en el Parking de dominios de Sedo. La publicidad mostrada a través de esta página procede de un tercero y ni Sedo ni el propietario del dominio tienen relación directa con el contenido mostrado. Para posibles vulneraciones de derechos de marca o propiedad intelectual por favor póngase en contacto con el Titular del dominio que figura en la base de datos WHOIS.”
El uso por parte del Titular del nombre de dominio en disputa para desviar a los usuarios a una página de Internet que promociona productos competidores del Promovente actualiza un presupuesto de mala fe. Ver, como referencia, Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI No. D2003-0400.
De todo lo anterior es válido concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 1.a.ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con el Promovente.
Que el Promovente ha probado ser titular de la marca ALFA LAVAL, misma que fue registrada en México, con mucha anterioridad a que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
Que teniendo la marca del Promovente amplia presencia a nivel mundial en el mercado relevante de separadores de fluidos, aparatos generadores de calor y soluciones para fluidos, tal como surge de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca ALFA LAVAL antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
El Titular realizó aparentemente una oferta de venta del nombre de dominio en disputa en el pasado al Promovente, por lo que es válido colegir que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de venderlo al Promovente por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa, con el ánimo de atraer a la clientela potencial del Promovente a su página, la cual contiene ligas de Internet (“links”) a sitios de Internet de competidores del Promovente, a saber, Kyte Centrifugue que comercializa separadores centrífugos de líquidos y MCentury, que comercializa bombas y separadores centrífugos de líquidos. Es decir, el sitio web del Titular genera una ganancia indebida a los competidores del Promovente cuyos enlaces asociados a la marca del Promovente generan tráfico en sus sitios Web, capitalizando indebidamente el reconocimiento y prestigio del Promovente con su clientela potencial.
Existen constancias de las que se desprenden que el Titular fue parte demandada en dos procedimientos de resolución de disputa de nombre de dominio, ( Caso OMPI No. DMX2013-0014), sustanciados ante el Centro, en donde se resolvió ordenar la transferencia de los nombres de dominio, al no haber acreditado el Titular contar con interés legítimo para utilizar las marcas propiedad de los promoventes e incorporadas a sus nombres de dominio. Este hecho permite al Experto colegir que el Titular actuó de mala fe en la adopción del nombre de dominio en disputa.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de especular comercialmente con el mismo, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 1.a).iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <alfalaval.mx> sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Julio 21, 2014