Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Red Diamond Holdings SARL v. Deborah R. Heacock
Caso No. DMX2013-0019
1. Las Partes
La Promovente es Red Diamond Holdings SARL, con domicilio en Senningerberg, Luxemburgo,
representada por Molina Salgado & de Alva, México.
El Titular es Deborah R. Heacock, con domicilio en Seattle, Washington, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <lee-cooper.com.mx>.
El Registro del citado nombre de dominio es NIC-México y el Agente Registrador es Dynadot.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de julio de 2013 por correo electrónico y el 22 de agosto de 2013 por correo urgente. El 30 de julio de 2013 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de agosto de 2013 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular que aparece en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro solicitó a la Promovente el 22 de agosto de 2013 que confirmara que una copia de la Solicitud junto con la Portada de Transmisión de la Solicitud había sido enviada al Titular. La Promovente confirmo al Centro la mencionada información, enviando una copia de la Solicitud al Titular del nombre de dominio en disputa.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de agosto de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de septiembre de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de septiembre de 2013.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de septiembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente, es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Luxemburgo, dedicada a la fabricación y venta de prendas de vestir, incluyendo calzado y accesorios.
La Promovente es titular de múltiples registros de marca que amparan la denominación LEE COOPER para amparar vestuario, calzado y accesorios, en diversos países del mundo. En concreto, cuenta con los siguientes registros de marca otorgados en México:
- No. 484528 para LEE COOPER en clase 25;
- No. 552649 para LEE COOPER en clase 14;
- No. 556096 para LEE COOPER en clase 9; y
- No. 679599 para LEE COOPER en clase 18.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos legales.
La Promovente gestiona su sitio web principal bajo la página web “www.leecooper.com”.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 7 de marzo de 2013.
El registro de marca mexicano No. 484528 para LEE COOPER, fue concedido el 3 de marzo de 1995, es decir, con 18 años de anticipación a la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.
En el mes de marzo de 2012 el Titular vendió a la Promovente el nombre de dominio <leecooper.com.mx>.
El Titular fue parte demandada en el caso Eveready Battery Company, Inc. v. Deborah R. Heacock, Caso OMPI No. D2013-0463. La resolución ordenó la transmisión del nombre de dominio a la demandante al acreditarse los extremos de falta de interés legítimo y mala fe del Titular.
El Titular es el registrante de múltiples nombres de dominio que contienen marcas propiedad de terceros.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa no es un sitio propiamente activo. El nombre de dominio en disputa participa en el “parking” de dominio SEDO, conocido subastador de nombres de dominios. Este Experto destaca el hecho de que en el sitio web al que direcciona el nombre de dominio en disputa, se ofertan marcas de prendas de vestir competidoras de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente hizo valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a su marca LEE COOPER, misma que tiene registrada en múltiples países, para distinguir vestuario, calzado y accesorios. En México cuenta con los siguientes registros de marca:
- No. 484528 para LEE COOPER en clase 25;
- No. 552649 para LEE COOPER en clase 14;
- No. 556096 para LEE COOPER en clase 9; y
- No. 679599 para LEE COOPER en clase 18.
Que las marcas sobre las que tiene derechos se solicitaron con muchos años de anterioridad a la fecha en la que fue registrado el nombre de dominio en disputa.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos sobre el mismo, ya que de acuerdo con los resultados de una búsqueda por titular efectuada en la base de datos de IMPI y en la USPTO (país en el que el Titular tiene su domicilio), no existen marcas solicitadas o registradas por el Titular que sean idénticas o similares a la denominación “Lee Cooper”.
Que en su calidad de propietaria de las marcas registradas con denominación LEE COOPER, la Promovente no ha otorgado licencia alguna a favor dell Titular, ni le ha autorizado o consentido el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa con contenidos propios, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización. Que, de hecho, el nombre de dominio en disputa se encuentra hospedado con la empresa SEDO HOLDING GROUP, mejor conocida como SEDO (“www.sedo.com”), cuya actividad es el mercado y subasta de nombres de dominio de Internet, tal como lo afirma la misma empresa en su sitio de Internet.
Que, en todo caso, en el sitio asociado con el nombre de dominio en disputa sólo se muestra un listado con publicidad y diferentes promociones y direcciones de distintos sitios, listado que normalmente proporciona el proveedor de servicios de hospedaje SEDO a los titulares que hospedan sus nombres de dominio con dicha empresa, quienes aceptan y contratan la exhibición de publicidad de terceros, con beneficios económicos tanto para SEDO, como para los anunciantes, y desde luego para los titulares de los nombres de dominio. En otras palabras, el sitio asociado con el nombre de dominio es un sitio “click through” o “pay-per-click”.
Que el Titular en ningún momento ha sido conocido por el nombre “Lee Cooper”. Que la Promovente lo ha podido constatar así, al no encontrar evidencia alguna en una investigación efectuada a través de Internet, además de que la misma lógica lleva a deducirlo.
Que el orígen de la marca LEE COOPER data del año1908 (hace más de 115 años), y desde entonces es única y exclusivamente su propietario quien se ha encargado de posicionar mundialmente en el mercado y en la mente de los consumidores dicha marca y los productos asociados con ese nombre, mediante publicidad y la comercialización misma de los productos, haciendo siempre referencia directa a éstos.
Que en ningún caso podrá existir un uso legítimo por parte del Titular, puesto que el contenido del sitio asociado con el nombre de dominio en disputa refleja que la intención del Titular ha sido precisamente obtener algún beneficio ilegitimo mediante su registro, puesta a la venta, el uso del método “pay-per-click” y/o la publicidad que existe en el mismo, impidiendo a la Promovente obtener a un precio justo y/o usar el nombre de dominio que le corresponde.
Que en los listados publicitarios que se muestran en el sitio se incluyen, entre muchas otras, la dirección de Internet “www.lee-cooper.dafiti.com.mx” que puede hacer suponer equivocadamente a los usuarios que se trata de la dirección oficial de la Promovente, así como las direcciones de Internet “www.privalia.com/TrueReligion”, “www.levis.dafiti.com.mx” y “www.privalia.com/zara” y las ligas DIESEL JEANS SALE, CHEAO LEVI JEANS, entre otras varias, las cuales se relacionan con sitios y/o productos de sus competidores directos, tales como True Religion, Levis, Zara, Diesel, Lee, etc., desviando de esta manera a los consumidores de la marca LEE COOPER a las páginas de dichas empresas; y que el Titular pretende que cualquier persona que ingrese al sitio asociado con el nombre de dominio en disputa haga un ofrecimiento por el mismo y así obtener un lucro con su venta, tal como lo señala precisamente la leyenda “HACER OFERTA. EL DOMINIO LEE-COOPER.COM.MX ESTA EN VENTA” que se aprecia en la parte media superior del sitio con el referido nombre de dominio.
Que la Promovente ha presentado los elementos de prueba a su alcance, pero está imposibilitado y no está obligado a probar hechos negativos por lo que en todo caso la carga de la prueba pasa al Titular.
Que el Titular, como la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses, así como los consumidores en muchos otros países, conoce bien la famosa marca de ropa, calzado y accesorios LEECOOPER, y a sabiendas de la existencia de dicha marca registrada, el Titular procedió a registrar de mala fe el nombre de dominio en disputa.
Que en el mes de diciembre de 2012 el Titular contacto vía correo electrónico a su representante legal en Europa, para informarle que el nombre de dominio <leecooper.com.mx> (sin guión), el cual también reproduce la marca de la Promovente y que fue registrado por el Titular sin su autorización, estaba a la venta por la cantidad de USD5,000.
Que con el fin de evitar mayores gastos, acciones legales y administrativas, y el tiempo que pueden tomar estas, la Promovente inició negociaciones con el Titular en el mes de marzo de 2012, concluyendo dichas negociaciones con la venta del nombre de dominio <leecooper.com.mx> (sin guión) por la cantidad de USD 2.000.
Que en medio de la negociación del nombre de dominio <leecooper.com.mx> (sin guión), el Titular procedió de mala fe a registrar también el nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx> (con guión), para intentar entrar en una nueva negociación para venderle dicho nombre de dominio. Que al percatarse de la existencia de dicho registro, el representante legal de la Promovente en Europa contactó al Titular vía electrónica y por tratarse de una evidente intensión de extorsión, le solicito que transfiriera de inmediato a la Promovente el nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx>, reservándose el derecho de iniciar un procedimiento de solución de la controversia en supuesto de hacer caso omiso a dicha petición. Al no tener respuesta por parte del Titular, la Promovente decidió presentar el presente procedimiento de solución de controversia para que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
Que con lo anterior se demuestra que el Titular conocía a la Promovente y sabía perfectamente que la marca LEE COOPER era de su propiedad.
Que como puede deducirse de los precedentes de las negociaciones relacionadas con el nombre de dominio <leecooper.com.mx> (sin guión), el propósito del Titular al registrar el nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx> (con guión) era evidentemente el de vender también dicho nombre de dominio a la Promovente, pues pensó que si ya había logrado concretar la negociación del primero podría también vender un segundo nombre de dominio a la Promovente. Que el hecho de haber registrado un nombre de dominio para después especular con él e intentar revenderlo a su legítimo propietario, a un competidor o a cualquier otra persona, mediante la contratación de una empresa de reventa de nombres de dominio, incrementa por sí mismo el precio del nombre de dominio, lo cual supera el costo real y justo del mismo, siendo a todas luces un acto indebido y de mala fe.
Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que la Promovente haga uso de los derechos que le otorga su marca.
Que es evidente que el Titular ha desarrollado la conducta de impedir que, tanto la Promovente, como otros propietarios de derechos marcarios, reflejen sus marcas en los nombres de dominio correspondientes, puesto que no sólo lo ha hecho en el caso del nombre de dominio <leecooper.com.mx> y en el caso del nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx>, sino que también lo ha hecho al registrar otros nombres de dominio, sobre los cuales tampoco tiene derechos o intereses legítimos. Que de acuerdo a las investigaciones de la Promovente, El Titular ha registrado más de 520 nombres de dominio. Tal actividad especulativa, derivada del registro de nombres de dominio que constituyen marcas de terceros, es sin duda, en todos los cosas, incluyendo el presente, prueba de su mala fe.
Que el Titular fue parte demandada en Eveready Battery Company, Inc. v. Deborah R. Heacock, Caso OMPI No. D2013-0463.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009). En vista de que la LDRP es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx> registrado por el Titular es sustancialmente idéntico a la marca registrada LEE COOPER sobre la cual tiene derechos la Promovente. En este sentido, es importante considerar que la adición de un guión entre los dos componentes de la marca de la Promovente, no aporta un elemento de distintividad y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, los términos “.com.mx” son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
"(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca LEE COOPER, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca LEE COOPER de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Lee Cooper”.
Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra propiamente activo, siendo que actualmente se encuentra alojado el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe, ya que su intención es venderlo.
Actualmente en el sitio Web del Titular se promocionan productos de terceros que compiten con los productos que comercializa la Promovente. Se destaca, que en el sitio Web del Titular se incluye la siguiente leyenda: “La publicidad mostrada a través de esta página procede de un tercero y ni Sedo ni el propietario del dominio tienen relación directa con el contenido mostrado.”
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
"(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca LEE COOPER, la cual fue registrada en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
Que teniendo la marca de la Promovente amplia presencia a nivel mundial en el mercado relevante de vestuario, calzado y accesorios, tal como surge de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca LEE COOPER antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que dado que previamente a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el Titular negoció con la Promovente la venta del nombre de dominio <leecooper.com.mx.>, es válido colegir que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de venderlo a la Promovente por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente a su página Web, la cual contiene anuncios de competidores de la Promovente, con sus correspondientes enlaces de Internet (“links”). Es decir, el sitio Web del Titular genera una ganancia indebida a los competidores de la Promovente, cuyos anuncios se publican en la página Web, lo que les genera tráfico en sus sitios Web, al capitalizar indebidamente el reconocimiento y prestigio de la Promovente con su clientela potencial.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de especular comercialmente con el mismo, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <lee-cooper.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 8 de octubre de 2013