Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Spotify AB v. Fernando Adrián Olavide García
Caso No. DMX2013-0003
1. Las Partes
El Promovente es Spotify AB con domicilio en México, D.F., México, representada por Tsuru Morales Isla Abogados, S.C., México.
El Titular es Fernando Adrián Olavide García, con domicilio en Torreón, Coahuila, México, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <spotify.com.mx> y <spotify.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de febrero de 2013. El 14 de febrero de 2013 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2013 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de marzo de 2013. El Titular envió por correo electrónico el Escrito de Contestación el 26 de marzo de 2013, habiendo sido recibido por el Centro el 27 de marzo de 2013 (hora de Ginebra, Suiza).
El 5 de abril de 2013, las partes presentaron ante el Centro sendos escritos suplementarios no solicitados.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de abril de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Este Experto expidió el 22 de abril de 2013 la Orden Administrativa Procedimental No. 1 mediante la que invitó a las partes a presentar las manifestaciones que considerasen convenientes respecto a los escritos suplementarios no solicitados presentados por su contraparte. En dicha Orden Procedimental, este Experto estableció el 29 de abril de 2013 como fecha para que las partes presentaran al Centro por correo electrónico sus respectivos comentarios, en su caso, y el 7 de mayo de 2013 como nueva fecha para remitir al Centro su decisión. El 29 de abril del 2013 el Centro recibió la respuesta del Titular a dicha Orden Procedimental y sin que a esa fecha el Centro hubiese recibido respuesta alguna del Promovente.
De los constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 30 de abril de 2013.
El 2 de mayo de 2013 el Promovente presentó por correo electrónico ante el Centro un escrito suplementario.
Cuestiones preliminares
1. Escritos suplementarios
Los procedimientos administrativos bajo la Política deben ser resueltos de forma expedita. Por lo tanto, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional solo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y un escrito de contestación y no de escritos suplementarios. De acuerdo a los artículos 14 y 12.C. del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política y a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”)1, es facultativo para este Experto admitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados, asegurándose que el procedimiento se realice con la debida prontitud2.
Tanto el Promovente como el Titular presentaron cada uno un escrito suplementario no solicitado el 5 de abril del 2013. En el presente caso este Experto resolvió admitir los escritos suplementarios de ambas partes, habiendo expedido, como consecuencia de lo anterior, la Orden Administrativa Procedimental No. 1 antes precisada atento a lo marcado en el artículo 12.B. del Reglamento.
Por otra parte, el escrito suplementario no solicitado presentado por el Promovente el 2 de mayo de 2013 (por correo electrónico) es igual al presentado por el Promovente el 5 de abril de 2013.
2. Contestación recibida por el Centro fuera del plazo fijado
La contestación del Titular fue recibida por el Centro a las 00:52 horas (hora local en Ginebra, Suiza) del 27 de marzo de 2013, esto es, al día siguiente del vencimiento del plazo fijado para su presentación. En su escrito suplementario no solicitado, presentado ante el Centro el 5 de abril del 2013, el Titular hace valer que su Contestación fue enviada al Centro a las 17:52 horas (hora local de la Ciudad de México, México) del 26 de marzo del 2013. Atento a lo dispuesto en los artículos 2.F.iii. y 12 del Reglamento, este Experto ha resuelto admitir el Escrito de Contestación del Titular3.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa sueca constituida en 2006.
El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:
(1) marca nominativa SPOTIFY registrada en: (i) diciembre de 2006 ante la Oficina de Registro y Patentes de Suecia bajo el No. 0385360, clases 9, 35, 38 y 41; (ii) enero de 2007 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (“OAMI”) bajo el No. 0921642, clases 9, 35, 38 y 41; (iii) junio de 2012 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el No. 1292200, clase 9; (iv) junio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1292387, clase 41; (v) enero de 2009 ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (“USPTO”) bajo el No. 3561218, clases 9, 35, 38 y 41; y
(2) marca mixta SPOTIFY y diseño registrada en (i) diciembre de 2006 ante la Oficina de Registro y Patentes de Suecia bajo el No. 0385359, clases 9, 35, 38 y 41; (ii) enero de 2007 ante la OAMI bajo el No. 0921643, clases 9, 35, 38 y 41; (iii) junio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1245779, clase 9; (iv) julio de 2012 ante el IMPI bajo el No. 1296012, clase 41; y (v) enero de 2009 ante la USPTO bajo el No. 3564798, clases 9, 35, 38 y 41.
El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio: <spotify.com> creado el 23 de abril de 2006, <spotify.net> creado el 23 de abril de 2006, <spotify.org> creado el 24 de abril de 2006 y <spotify.se> creado el 3 de abril de 2008.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 1 de octubre de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente en la Solicitud se pueden resumir como sigue.
El Promovente se constituyó en el año 2006 con sede en Estocolmo, Suecia. En virtud de diferentes acuerdos con diversas casas discográficas, el Promovente creó una aplicación empleada para la reproducción de música vía Internet (“streaming”), esto es, la distribución de contenido multimedia a través de Internet, que permite escuchar y comprar temas musicales. El programa fue lanzado el 7 de octubre del 2008 al mercado europeo y sigue expandiéndose a la fecha con ya más de diez millones de usuarios. Al día de hoy, el Promovente cuenta con oficinas en Londres, Estocolmo, Madrid, París, Oslo, Ámsterdam, Nueva York, Helsinki, Copenhague, Berlín, Victoria, y Bélgica.
El Promovente es titular de diversas marcas en Suecia y en otros países como Australia, China, Japón, Corea del Sur, Unión Europea, Singapur, Noruega, Estados Unidos de América, Vietnam, Turquía, Suiza, Canadá y México. El Promovente cuenta con más de 40 nombres de dominio asociados a su empresa, al menos 8 de ellos creados antes del 1 de octubre del 2009, fecha en que el Titular registró los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada y nombres de dominio del Promovente. Al ser nombres idénticos, y al tratarse de una marca inventada arbitrariamente por el Promovente y ampliamente publicada por la misma expresan el mismo concepto e impiden al consumir distinguirlos.
El registrar un nombre de dominio incorporando en el mismo una marca registrada en su totalidad es prueba suficiente para establecer que el nombre de dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión respecto a la marca registrada. Es indiscutible que al comparar los nombres de dominio en disputa con la marca registrada del Promovente, se advierte que los nombres de dominio en disputa se conforman exclusivamente de la marca registrada SPOTIFY del Promovente. Por consiguiente, resulta claro que el Titular se apropió de la marca SPOTIFY tal y como es/tal cual es.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
El Titular se graduó de la licenciatura en Administración Financiera en el 2008, durante la licenciatura realizó un intercambio académico a Helsinki, Finlandia, en el período 2005 a 2006 en la Helsinki School of Economics. En el periodo 2009-2011 realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, donde obtuvo el título de “Master of Science in Economics”, es decir que durante su estancia en Suecia, el Titular se familiarizó con el sitio web “www.spotify.com” del Promovente. Este hecho resulta sustentado por una publicación el 31 de mayo del 2010 en la cuenta de Twitter del Titular, en la que publicó un enlace (“http//open.spotify.com/track/0Mp4a4jPqUPIFGBJbH6SeB.Spotify:J-Son-FarAway”), el cual reenvía al usuario de Internet a la página web “www.spotify.com” del Promovente, con lo que resulta indiscutible que el Titular poseía una cuenta en el sitio web “www.spotify.com”.
El Titular registró los nombres de dominio en disputa en octubre del 2009 y desde entonces no existe contenido alguno bajo los mismos. Al acceder a las web asociadas a los nombres de dominio en disputa, las páginas de Internet están en blanco puesto que no están configurados los DNS de los mismos.
La palabra “spotify” es una palabra inventada por el Promovente que no aparece en ningún diccionario, en consecuencia, sería increíble que el registro de los nombres de dominio en disputa por el Titular haya sido una coincidencia. El Titular no es parte de la empresa del Promovente, ni tiene licencia o ninguna otra autorización que le conceda el derecho de usar dicha denominación en relación con ningún producto o servicio.
Al Titular no se le conoce ni se le ha conocido como “spotify” ni por los nombres de dominio en disputa, lo cual se comprueba con la información personal del Titular que él hizo pública por diversos medios electrónicos.
El Promovente sí ha sido conocido como Spotify y se le asocia por su presencia en Internet con dicha palabra, a la cual se le reconoce como una marca notoria en virtud de que cuenta con más de 10,000.000 de usuarios, registros marcarios y publicidad a nivel mundial.
El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en disputa, ambos se encuentran inactivos.
El Titular no ha hecho ningún uso legítimo ni leal con los nombres de dominio en disputa, los que incorporan en su totalidad la marca del Promovente. El Titular conocía la marca SPOTIFY por lo menos desde que vivía en Suecia, y los registros de la marca SPOTIFY le surtieron efectos. El Titular se ha referido a la marca SPOTIFY como signo distintivo de los servicios que el Promovente ofrece. A sabiendas de la existencia en el mercado de la marca SPOTIFY del Promovente, el Titular decidió registrar los nombres de dominio en disputa. Esa conducta no puede ser legítima ni de buena fe. Al contrario, claramente está encaminada a tomar ventaja de los nombres de dominio en disputa, lo cual constituye una conducta abusiva.
El sitio “www.spotify.com” es un sitio de música muy popular en Suecia, según un estudio publicado en el 2011, llamado “Swedes and the Internet”, del “World Internet Proyect, International Report”, que señala que el 57% de la población sueca escucha música vía Internet y que el 85% de los suecos de 16 a 25 años, esto es 8.5 de cada 10, utilizan “www.spotify.com”. Asimismo, el 55% utilizan “www.spotify.com” diariamente. Lo que deja en claro que una persona joven que vivió durante 2 años en Suecia conoce el programa tal y como lo demuestra el mensaje (“tweet”) que el Titular publicó en su cuenta de Twitter el 31 de mayo del 2010.
El Promovente ha emprendido diferentes campañas de publicidad desde el 2007, las cuales están disponibles a través de Internet en todo el mundo. Youtube tiene un canal oficial desde el 2008, con 3,314.625 reproducciones a la fecha en todo el mundo, anuncios en la televisión sueca, en su sitio web “www.spotify.com”, publicidad impresa en diferentes países y online, así como asociaciones en publicidad con marcas como COCA-COLA y WESTERN MEDIA a nivel mundial.
Esta reputación de “www.spotify.com” en Suecia y en el mundo es evidencia de que no existe una razón creíble por la que el Titular haya registrado los nombres de dominio en disputa de buena fe o que no conociera la marca SPOTIFY. De la misma forma, la tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa registrados por el Titular denota un “uso de mala fe” pues el uso de mala fe no se limita únicamente a la acción sino también al uso pasivo.
En el presente caso, el hecho de que las marcas registradas del Promovente sean tan conocidas mundialmente, contando con más de 10,000.000 de usuarios, aunado a que el Titular estudió en Suecia en un programa de intercambio, mismo lugar donde se encuentran las oficinas principales del Promovente y donde ha tenido una presencia sólida, aunado al hecho de que los registros de marcas del Promovente le surtieron efectos, hace inevitable pensar que el Titular registró los nombres de dominio en disputa con pleno conocimiento de los derechos e intereses del Promovente.
Al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Titular conoció y acepto las políticas relacionadas con los mismos, en especial las Políticas de Nombres de Dominio del Registrador con el que el Titular registró los nombres de dominio en disputa. El Titular sabía al momento de registrar los nombres de dominio en disputa de la existencia de las marcas SPOTIFY por lo que viola claramente la cláusula 5.2.7 de las políticas actuales.
Tomando en cuenta todo lo anterior no es posible concebir cualquier uso activo de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular que no fuere ilícito por constituir una infracción a la legislación de protección al consumidor o una violación de los derechos del Promovente en virtud de la Ley de Propiedad Industrial.
De esas acciones se entiende que el Titular no registró los nombres de dominio en disputa para uso legítimo alguno de los mismos, lo hizo sabiendo del valor de estos para en su oportunidad aprovecharse del Promovente.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
Las alegaciones del Promovente en su escrito suplementario no solicitado (presentado el 5 de abril de 2013 y vuelto a presentar el 2 de mayo de 2013) se pueden resumir como sigue.
Los anexos al Escrito de Contestación presentados por el Titular contienen documentos relativos a un supuesto plan de negocios que no tiene fecha cierta, ni manera de validar su veracidad. El plan de negocio contiene al calce los siguientes nombres de dominio: <pathfinder-media.com.mx> y <spotify.com.mx>.
El Promovente ha intentado acceder a la página web a la que supuestamente resuelve el dominio <pathfinder-media.com.mx> y ha comprobado que dicha página está inactiva. Más aún, al revisar la base de datos de Whois, el Promovente se percató de que el nombre de dominio <pathfinder-media.com.mx> ni siquiera está registrado, es más está disponible.
Mediante la aplicación “Wayback Machine” el Promovente no ha encontrado archivo alguno de ninguna página web a la que haya resuelto históricamente el nombre de dominio <pathfinder-media.com.mx>. Tampoco hay rastro alguno en la “Wayback Machine” de que hubiera habido página alguna a la que hubieran resuelto los nombres de dominio en disputa. Con esta evidencia queda claro que el Titular no está efectuando preparativos demostrables para su utilización. Lo único que ha proporcionado el Titular es una presentación de PowerPoint, sin fecha cierta, y un montón de documentos de terceros que hablan sobre asuntos publicitarios generales.
Un tercero alega haber presuntamente cambiado las contraseñas de unas cuentas de correo, supuestamente en 2009. En cualquier caso, las direcciones de correo mencionadas en el mensaje presentado por el Titular, es decir, “[…]@pathfinder-media.com.mx” y “[…]@pathfinder-media.com.mx, dependen precisamente del nombre de dominio <pathfinder-media.com.mx>, el cual está inactivo, no está registrado a nombre de titular alguno y no existen registros que comprueben que existiera página web alguna ligada a ese nombre de dominio. En otro supuesto correo, se menciona que “la web de spotify.com.mx...” se iba supuestamente a redireccionar a “www.pathfinder-media.com.mx”. Esto no es tecnológicamente posible, ya que el nombre de dominio <pathfinder-media.com.mx> ni siquiera está registrado.
No hay evidencia alguna de que se hayan realizado trabajos de diseño y programación de servicios para Internet para el proyecto “Pathfinder-Spotify”, o de sus resultados (páginas web diseñadas o programadas) y definitivamente no hay evidencia en Internet de que hubiera habido diseño, programa o contenido alguno asociado con el supuesto proyecto.
La realidad es que no existe prueba alguna de uso o de preparaciones demostrables de uso en relación con ofertas de buena fe de productos o servicios. Estos supuestos usos en 2009 no son demostrables, y no es razonable decir que supuestos usos (que de acuerdo con la evidencia no dejaron rastro alguno) hechos en 2009 constituyen derechos o intereses de acuerdo con la Política. La carta del Sr. Elías dice que hubo entre 2009 y 2011 trabajos de diseño. Los supuestos trabajos residen, pretendidamente, sobre dos nombres de dominio que están inactivos, un nombre de dominio que no está registrado, y peor aún, un nombre de dominio que es propiedad de un tercero desde 2007. Esta tesis no es sostenible.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
Los derechos que el Promovente reclama tener sobre la marca SPOTIFY se encuentran afectados de nulidad en términos de la legislación vigente en materia de propiedad industrial en México. Tales registros marcarios deben ser declarados nulos conforme a lo establecido en el artículo 151, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme al cual el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
El Promovente cuenta con los derechos derivados de 6 marcas registradas en México que contienen el elemento “spotify”, el cual es idéntico a los nombres de dominio en disputa. Las 6 marcas de referencia fueron presentadas a registro ante el IMPIl con fecha 31 de enero de 2012, es decir, encontrándose vigente y surtiendo plenos efectos legales el registro de marca No. 1131668 SPOTIFY propiedad de una tercera persona, la señora de la Vega Sandoval, y otorgado para proteger servicios de “telecomunicaciones, transmisión de información por internet, tales como fotos, texto y/o canciones” ordenados en la clase 38 internacional. El Titular estima que el Promovente carece de legitimación para iniciar el presente procedimiento administrativo, pues los registros base de su acción se encuentran afectados de nulidad absoluta, al haber sido otorgados en contravención a las disposiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, y por error, inadvertencia o diferencia de apreciación existiendo en vigor el registro marcario No. 11316668. El Titular se reserva el derecho para ejercitar las acciones legales correspondientes ante el IMPI, y pedir a dicha autoridad que inicie el procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad en contra de las 6 marcas registradas SPOTIFY del Promovente por estimar que las mismas fueron indebidamente otorgadas.
Si bien las marcas registradas por el Promovente resultan idénticas a los nombres de dominio en disputa, en el momento en que el Titular solicitó el registro de los mismos, a saber el día 1 de octubre de 2009, el Promovente carecía de derechos legítimos debidamente reconocidos por alguna autoridad en México respecto de la denominación “spotify” ya que las solicitudes a las que recayeron los 6 registros marcarios que incluyen la denominación “spotify” fueron presentadas ante el IMPI el 31 de enero de 2012, esto es, más de 2 años después de que el Titular gestionara el registro de los nombres de dominio en disputa.
No se óbice a lo anterior el hecho de que previo al 1 de octubre de 2009 el Promovente haya solicitado y obtenido el registro para dicha marca en países ajenos a México, ya que el Titular desconocía la existencia de dichos derechos de propiedad industrial. El carácter constitutivo de derechos que el Promovente pretende dar a los registros marcarios otorgados en el extranjero sin duda afecta la esfera jurídica del Titular, al privarle de un derecho que legítimamente le corresponde respecto de los nombres de dominio en disputa, por el simple hecho de no haberse dado por enterado de la existencia de registros cuya territorialidad es tal que impide sean afectados por un dominio para uso en México (“.mx”).
El Promovente manifestó, en la Solicitud, que el programa de reproducción de música vía “streaming” relacionado con la marca SPOTIFY fue lanzado en el mercado europeo el día 7 de octubre de 2008, por lo que resulta inconcuso que a sólo un año de su lanzamiento en el mercado europeo el Titular, una persona física de nacionalidad mexicana, se encontraba imposibilitado para conocer dicho programa y consecuentemente querer obtener el “registro abusivo” de los nombres de dominio en disputa. Lo anterior, máxime que este servicio se brindaba solamente a través de invitaciones exclusivas y se encontraba limitado a países como Suecia nada más. Por lo que este producto o servicio no era del conocimiento y ni de acceso al público en el 2009 en Norte América y mucho menos en México, tal y como lo menciona el Promovente.
El Titular sí tiene derecho e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, cuestión que de ninguna manera se combate por el simple hecho de que el Titular haya residido en Helsinki, Finlandia, durante el período que comprende del 2005 al 2006, o bien que durante los años 2009 a 2011 haya cursado una Maestría en la Universidad de Gotemburgo, Suecia (supuestos sin conceder). Aún y en el supuesto de que las anteriores afirmaciones resultaran ciertas, lo relevante es que con ello de ninguna manera se acreditan los extremos de su pretensión.
El afirmar que el Titular residió en Suecia durante el período que comprende del año 2009 al 2011, si bien permite colegir que éste pudo tener acceso al sitio web “www.spotify.com”, de ninguna manera implica que inobjetablemente se familiarizó con el mismo, máxime cuando dicho programa recién había sido lanzado (el 7 de octubre de 2008), y las tecnologías de información y software tienen un período de incubación y auge irrefutablemente mayor a los dos años.
La publicación del 31 de mayo de 2010 de Twitter es de fecha posterior al registro de los nombres de dominio en disputa (1 de octubre de 2009), y demuestra que no fue sino hasta el año 2010 que presuntamente el Titular tuvo conocimiento del sitio web de nombre homónimo a los nombres de dominio en disputa.
El Titular sí efectuó preparativos demostrables para la utilización de los nombres de dominio en disputa previo al 6 de marzo de 2013, fecha en la que recibió aviso de la presente controversia. El Titular registró los nombres de dominio en disputa como parte de un proyecto de tecnología en la industria de la publicidad denominado “Pathfinder/Spotify”, consistente en la combinación de un software (denominado “Pathfinder”) y un hardware (denominado “Spotify”) que permiten la transmisión de publicidad a través de una red de medios de comunicación, tales como pantallas de LCD. A fin de corroborar lo anterior, basta remitirse a la presentación “Pathfinder-Spotify Project”, realizada para la sociedad Red Zone, LLC. en Diciembre de 2009, de donde se desprende que el Titular presentó ante un grupo potencial de inversionistas el proyecto de referencia. Lo anterior confirma de manera contundente la intención que tuvo el Titular de utilizar los nombres de dominio en disputa con anterioridad al 6 de marzo de 2013.
Con diversos correos electrónicos de agosto y diciembre de 2009, se evidencia de manera fehaciente que el Titular realizó los preparativos necesarios para utilizar los nombres de dominio en disputa. Refuerza lo anterior la declaración realizada por el administrador de proyectos de la empresa denominada Cubopanel, mediante carta de fecha 21 de marzo de 2013.
Lo cierto es que el Titular tuvo a bien realizar los preparativos necesarios para utilizar los nombres de dominio en disputa para identificar sus servicios de publicidad digital a través de pantallas, mucho antes de que el Promovente se dispusiera siquiera a solicitar, y obtuviera, el registro de la marca SPOTIFY en México.
Si bien es cierto que el Titular eligió el término Spotify como distintivo de su proyecto, el cual resulta idéntico a las marcas registradas del Promovente, dicha circunstancia de ninguna manera implica que los nombres de dominio en disputa fueran registrados de mala fe, o adquiridos con el fin de venderlos al Promovente o a un competidos del Promovente. Por el contrario, los nombres de dominio en disputa fueron registrados de buena fe para, en su momento, ofrecer y prestar servicios que nada tienen que ver con el giro comercial del Promovente.
El Titular optó por construir el término Spotify para su proyecto de hardware de tecnología para publicidad, ya que dicha denominación proviene de la palabra en inglés “spot” que significa “sitio” y el sufijo “-ify” que generalmente se adiciona a fin de expresar la conversión de algo al sustantivo o verbo que le precede. Con dicha construcción artificial de palabras el Titular transmitiría la idea de un producto o “hardware” (pantallas de LCD) que puede ser utilizado y ser instalado en cualquier lugar, tal como en elevadores y otras áreas para la transmisión de publicidad. De esta manera, el cliente potencial asociaría directamente la idea de colocar el producto en un lugar de manera discreta y elegante, con el concepto de spots de publicidad.
Cabe señalar que el término “spot” en inglés es comúnmente usado en este tipo de proyectos, tan es así que empresas dedicadas al mismo giro lo incluyen en sus denominaciones. Ejemplo de ello es la empresa Redzpot, dedicada al ramo de publicidad a través de pantallas de LCD en México. Asimismo, el sufijo “-ify” no es exclusivo, ya que existen infinidad de empresas que lo utlizan para enviar el mensaje antes referido a sus mercados objetivos. Tal es el caso de la empresa Readify y la empresa Cleanify.
El hecho de que el Titular no haya sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa, de ninguna manera afecta el derecho e interés legítimo que le asiste.
El hecho de que al día de hoy los nombres de dominio en disputa no se encuentren en uso, únicamente obedece a que el proyecto denominado “Spotify-Pathfinder” continúa en una etapa de desarrollo, empero sobre todo en espera de una nueva inyección de capital. Sin embargo, tal y como se acredita, desde el año 2009 el Titular ha venido gestionando diversos preparativos, como son los análisis e investigaciones de mercado, cotizaciones con proveedores, presentaciones a inversionistas, etc., a fin de lanzar el proyecto respectivo a través de los nombres de dominio en disputa.
El Promovente no ha gestionado y obtenido en México ninguna declaratoria de fama o notoriedad respecto de sus marcas, por lo que sus aseveraciones de que SPOTIFY es una marca notoriamente conocida son puramente subjetivas. La notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse.
Si el Promovente pretende acreditar que los nombres de dominio en disputa fueron adquiridos con el fin de venderlos, éste debió haber comprobado fehacientemente que durante estos años en los que el Titular continuó renovándolos, el Titular pretendió entablar o acercarse al Promovente o a algún competidor para ofrecer los nombres de dominio en disputa.
Dentro del presente procedimiento administrativo no obra prueba alguna que acredite que el Titular registró los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el Promovente refleje SPOTIFY en los mismos.
No es óbice a lo anterior el hecho de que los nombres de dominio en disputa se encuentren actualmente inactivos, pues como se ha venido argumentando, el Titular ha venido gestionando diversos preparativos, como lo son análisis e investigaciones de mercado, cotizaciones con proveedores, presentaciones a inversionistas, etc., a fin de lanzar el proyecto respectivo a través de los nombres de dominio en disputa.
Por otro lado, el Promovente no ha acreditado que el Titular haya tenido o tenga intención de causar un daño efectivo. Es claro que el Promovente no ha podido acreditar en ningún momento que los nombres de dominio en disputa han sido registrados por el Titular fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.
Se destaca que los nombres de dominio en disputa no fueron registrados por el Titular para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web del Titular o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca SPOTIFY en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Titular. Lo anterior se comprueba con el simple hecho de que los sitios web relacionados con los nombres de dominio en disputa permanecen al día de hoy inactivos, pues el proyecto del Titular de publicidad digital a través de pantallas continua en una etapa preparativa.
Por todo lo anteriormente expuesto, se comprueba que el Promovente no acredita fehacientemente los tres supuestos que menciona la Política, y mucho menos ha aportado pruebas de que en el registro de los nombres de dominio en disputa y/o su utilización haya mediado o medie mala fe.
Las alegaciones del Titular en su escrito suplementario no solicitado se refieren, en esencia, a que el Escrito de Contestación fue enviado al Centro por correo electrónico siendo las 17:52 horas del 26 de marzo del 2013, hora local en la Ciudad de México, que correspondían a las 00:52 horas del 27 de marzo de 2013, hora local en Ginebra, Suiza, manifestando que ni la Política, el Reglamento ni el Reglamento Adicional establecen que se deberá atender al huso horario local de Ginebra, Suiza.
Las alegaciones relevantes del Titular en su escrito de respuesta a la Orden Procedimental No. 1 se pueden resumir como sigue:
Los documentos anexos al Escrito de Contestación demuestran que el Titular sí efectúo preparativos demostrables para la utilización de los nombres de dominio en disputa previo al 6 de marzo de 2013, fecha en la que recibió aviso de la presente controversia.
Las investigaciones de mercado que el Titular realizó a fin de conocer las estadísticas actuales, y determinar el mercado potencial al que se enfocaría el servicio de “Pathfinder-Spotify”, demuestran que el Titular se encontraba en proceso de lanzar al mercado un servicio consistente en la transmisión en medios digitales de spots publicitarios.
El nombre de dominio <pathfinder-media.com.mx>, no obstante a ser ajeno a la presente controversia, si estuvo registrado y vigente, por lo que sí era tecnológicamente posible redireccionar la web de “www.spotify.com.mx” a “www.pathfinder-media.com.mx” ya que este último sí fue registrado por el Titular. Lo anterior prueba que los nombres de dominio en disputa no fueron registrados por el Titular para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Titular o a cualquier otro sito web en línea, pues de haber sido así, el Titular no hubiera deseado que el sitio web del nombre de dominio en disputa <spotify.com.mx> redireccionara al diverso sitio web “www.pathfinder-media.com.mx”.
El proyecto de negocios del Titular no corresponde a otra cosa que un proyecto que al día de hoy continúa en una etapa de desarrollo, empero sobre todo en espera de una nueva inyección de capital. Cualquier inactividad en el contenido de los nombres de dominio en disputa únicamente prueba lo anteriormente argumentado con relación a que el Titular está en una etapa preparativa de su negocio, y próximo a lanzar al mercado sus servicios de publicidad digital a través de pantallas.
Es claro que el derecho aplicable de ninguna manera exige la conclusión del proyecto en sí, ni mucho que existan páginas web diseñadas o programadas o evidencia en Internet de que hubiera habido diseño, programa o contenido alguno asociado con el supuesto proyecto, ya que basta con que se demuestre que en la especie se llevaron a cabo las gestiones necesarias para poner en uso los nombres de dominio en disputa, para que de manera automática se haga improcedente la cesión de los mismos que de buena fe, y al amparo de derechos e intereses legítimos, solicitó y obtuvo el Titular.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) Cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con cada nombre de dominio en disputa; y
(iii) Cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual4. Además, el hecho de que terceros ajenos al Promovente puedan tener también registrada la marca SPOTIFY de manera alguna significa que el Promovente no pueda hacer valer sus derechos bajo la Política.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” pueden no tomarse en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
En este caso no es motivo de controversia que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca SPOTIFY del Promovente.
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca SPOTIFY, la cual tiene registrada en diversos países. Para efectos del artículo 1.a.i. de la Política, es irrelevante si la marca del Promovente fue registrada antes o después de la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa, o si la misma está registrada en la jurisdicción correspondiente al código territorial de los nombres de dominio en disputa o en alguna otra jurisdicción, o las clases en las que la marca esté registrada (véase PC Tools Technology PTY Limited v. Pablo Mosqueira Otamendi, Caso OMPI No. DMX2011-0015; Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019; Kabushiki Kaisha ASTY and Kabushiki Kaisha F.D.C. PRODUCTS v. LiHai, Caso OMPI No. D2003-0963; UEFA and Funzi Furniture, Caso OMPI No. D2000-0710; Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016).
Por otra parte, no es materia de este procedimiento si el registro de marca en que un promovente basa su solicitud pudiese estar afectado de nulidad o no. Basta que la marca esté registrada para que se surta el requisito previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar su marca SPOTIFY como nombre de dominio.
Diversas decisiones (en virtud de la Política y de la UDRP) han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se revierte al titular del nombre de dominio en disputa5.
Ha quedado acreditado que SPOTIFY es una marca registrada por el Promovente y que su registro se remonta a diciembre del 2006 en Suecia, enero del 2007 en la Unión Europea, enero del 2009 en Estados Unidos de América y a junio del 2012 en México. También ha quedado acreditado que los nombres de dominio del Promovente, <spotify.com>, <spotify.net> y <spotify.org> fueron creados desde abril de 2006.
El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el Titular no posee registro alguno para la marca SPOTIFY ni licencia para usarla, que el sitio web correspondiente a cada nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo desde la fecha de su creación, y que el Titular no es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa o como “spotify”.
Por su parte, el Titular invoca, en esencia, el contenido del artículo 1.c.i. de la Política. El Titular alega haber registrado los nombres de dominio en disputa como parte de un proyecto realizado en el 2009 denominado “Pathfinder/Spotify”, consistente en la combinación de un software (denominado “Pathfinder”) y un hardware (denominado “Spotify”) que permiten la transmisión de publicidad (spots publicitarios) a través de una red de medios de comunicación, tales como pantallas de LCD.
Entre los documentos presentados por el Titular para sustentar su dicho se encuentran (i) una presentación realizada en diciembre de 2009 a un tercero, grupo potencial de inversionistas, en la que se expone de forma general el proyecto; (ii) un mensaje por correo electrónico con la empresa Cubopanel de 14 de diciembre de 2009 en el que se discute la frase publicitaria (o “slogan”) a ser utilizada, empleando el nombre “spotify”; (iii) un mensaje por correo electrónico con la empresa Cubopanel de 15 de diciembre de 2009 en el que se discute que el nombre de dominio en disputa <spotify.com.mx> sería redireccionado a otro sitio web para ahorrarse el hospedaje del sitio web, y que en ese otro sitio web se podría incluir un apartado para la descripción del hardware “spotify”; (iv) una carta de fecha 21 de marzo de 2013, suscrita por la empresa Cubopanel en la que ésta hace constar que el Titular contrató sus servicios con el objeto de realizar trabajos de diseño y programación de servicios para Internet para el proyecto Pathfinder-Spotify, incluyendo, entre otros, los dominios relativos a los nombres de dominio en disputa.
Además, el Titular asevera que dicho proyecto continúa en etapa de desarrollo y en espera de una inyección de capital y que, por lo mismo, los nombres de dominio en disputa han permanecido inactivos sin resolver a sitio web alguno.
Considerando en su conjunto lo planteado por cada una de las partes y las pruebas que obran en el expediente, este Experto considera que el Titular ha acreditado el extremo requerido bajo el artículo 1.c.i. de la Política6.
C. Registro o uso de mala fe
Este Experto considera innecesario pronunciarse sobre este elemento dada la conclusión alcanzada bajo el apartado anterior y el carácter acumulativo de los tres elementos bajo el artículo 1.a. de la Política.
No obstante lo anterior, este Experto hace notar el alegato del Promovente (no refutado contundentemente por el Titular) de que el Titular pudo haber residido en Suecia en el periodo 2009-2011 y, por tanto, al inicio de ese periodo el Titular pudo haber tenido conocimiento del sitio web “www.spotify.com” del Promovente y proceder al registro de los nombres de dominio en disputa el 1° de octubre de 2009. Eso no significa necesariamente que el Titular no haya tenido la intención de utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, los cuales no compiten directamente con los del Promovente. Sin embargo, el asunto ha dado a este Experto motivos suficientes para mantener abierta la posibilidad de una futura reclamación. Si hubiese hechos supervenientes, como por ejemplo respecto al pretendido uso por el Titular de los nombres de dominio en disputa que no fuera para el desarrollo del proyecto que éste alegó en el presente caso o si el registro y/o uso de los nombres de dominio en disputa se convirtiera en abusivo en el sentido de aprovechamiento de la reputación de los derechos de marca del Promovente, pudiera ser que tales circunstancias permitiesen un nuevo examen del caso con posterioridad7.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: Mayo 9, 2013. 8
1 En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera conveniente referirse a algunas decisiones rendidas bajo procedimientos realizados conforme a la UDRP.
2 En Metropolitan Life Insurance Company v. HLP General Partners Inc., Caso OMPI No. D2005-1323 se estableció: “panels... typically accept supplemental filings only to consider new evidence or provide a fair opportunity to respond to new arguments”. Véanse también Gallerina v. Mark Wilmhurst, Caso OMPI No. D2000-0730; Delikomat Betriebverpflegung Gesellschaft m.b.H v. Alexander Lehner, Caso OMPI No. D2001-1447 y Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011-0025.
3 Situaciones similares en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Cesar Arias, Caso OMPI No. D2012-1230 y AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., Caso OMPI No. D2005-0485.
4 Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm. En Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 se establece: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Caso OMPI No. D2008-0183 se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”.
5 En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece: “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given [...]. Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”. Véase también Kellogg Company v. Luis Álvarez, Caso OMPI No. DMX2001-0003.
6 Véase la sección 4.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, (“WIPO Overview 2.0””) disponible en “www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html”. Respecto a derecho o intereses legítimos véase, por ejemplo, Pfizer Inc v. Van Robichaux, Caso OMPI No. D2003-0399 y Compañia Dominicana de Telefonos v. Intercode Telephone Communications, Caso OMPI No. D2001-0082.
7 Véase la sección 4.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, ib.
8 El 7 de mayo de 2013, fecha de esta Decisión, el Centro recibió por correo postal (únicamente) un escrito suplementario del Promovente. En relación al mismo, este Experto resolvió no tenerlo en consideración dado que el Promovente no esgrimió la existencia de alguna circunstancia excepcional que justificase su presentación tardía.