Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Gustavo Adolfo Poletti c. Jude Sixto García Aguilar (también conocido como Jude García)

Caso No. DMX2012-0002

1. Las Partes

El Promovente es Gustavo Adolfo Poletti, con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Vite Toxqui & Castro, S.C., México.

El Titular es Jude Sixto García Aguilar (también conocido como Jude García), con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Alcázar & Compañía, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <expopromocionales.com.mx> y <expopromocionales.mx>.

El registrador de los citados nombres de dominio es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de febrero de 2012. El 23 de febrero de 2012 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 23 de febrero de 2012, NIC México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que Jude García es la persona que figuraba como registrante, proporcionando a su vez la información complementaria de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y sus anexos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 1 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 21 de marzo de 2012. El Escrito de Contestación fue presentado el 21 de marzo de 2012.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de marzo de 2012, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiendo previamente constatado que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto envió por conducto del Centro a los representantes de las partes vía correo electrónico una notificación de cierre del procedimiento el 5 de abril de 2012, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente se dedica a prestar en territorio mexicano servicios de publicidad y promoción, organización de eventos como exposiciones, ferias, simposios, conferencias y reuniones relacionadas con artículos promocionales, subcontratación de edecanes, demostradores y promotores.

Para identificar y distinguir los servicios arriba descritos, el Promovente tiene registrada en México la marca referida a continuación:

El Titular por su parte es socio fundador, accionista mayoritario y presidente del consejo de gerentes de MFV MEXICO, S. de R.L. de C.V, empresa constituida el 15 de mayo de 2000 y que a su vez presta los servicios de mercadotecnia y publicidad, mercadeo, relaciones públicas, organización de ferias, exposiciones o exhibiciones industriales, comerciales y de servicios.

Para identificar y distinguir los servicios que presta en el mercado mexicano, MFV MEXICO, S. de R.L. de C.V. presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud de registro de marca siguiente:

En la fecha que se dicta esta Decisión, el servicio de consulta en línea público y gratuito del IMPI muestra que la solicitud de marca que opone el Titular fue concedida el 29 de marzo de 2012 bajo el número de registro 1276664.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular el 8 de noviembre de 2011.

Al percatarse del registro de los nombres de dominio en disputa, el Promovente dio inicio al procedimiento administrativo regulado por la Política.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. Los nombres de dominio en disputa <expopromocionales.com.mx> y <expopromocionales.mx> son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a la marca de servicios registrada EXPO PROMOCIONALES sobre la que el Promovente tiene derechos;

ii. Los nombres de dominio en disputa <expopromocionales.com.mx> y <expopromocionales.mx> incorporan la totalidad de la marca registrada del Promovente, existiendo así en consecuencia una identidad de elementos;

iii. El Titular carece de derechos o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa en virtud de que el Promovente registró la marca EXPO PROMOCIONALES tres años antes de que el Titular se apropiara de los nombres de dominio en disputa;

iv. El Titular no es conocido por el signo distintivo EXPO PROMOCIONALES en el tráfico económico ni en Internet y únicamente intenta atraer al publico en general haciendo creer que el sitio vinculado a los nombres de dominio en disputa tiene relación o es sitio oficial del Promovente;

v. El Titular no cuenta con licencia o autorización alguna por parte del Promovente, como tampoco existe relación alguna o asociación contractual entre las partes, por lo que el uso de los nombres de dominio en disputa resulta ilegítimo;

vi. Los nombres de dominio en disputa se registraron de manera dolosa, indebida e ilícita, con el único propósito de obtener un beneficio económico personalísimo, lo cual se comprueba por simple hecho de que a través ellos se prestan servicios prácticamente idénticos a los del Promovente, lo cual conlleva a que el Titular realiza actos de competencia desleal;

vii. El Titular usa metatags, que se definen como aquellas palabras claves, no visibles y las cuales son colocadas en los códigos fuente y HTML ocultos en un sitio Web con la única finalidad de que los motores de búsqueda de Internet localicen a la misma creando así un trafico de visitantes.

viii. El Titular busca impedir que el Promovente use su marca registrada en un nombre de dominio, con lo cual perturba su actividad comercial y perjudica sus intereses económicos ya que el público consumidor se desorienta ampliamente al momento de ingresar al sitio Web correspondiente, provocando así un daño directo al Promovente;

ix. El Titular se aprovechó del conocimiento regional de la marca EXPO PROMOCIONALES ya que realiza su actividad en el mismo país y entidad federativa (Distrito Federal) y los servicios que anuncia a través de los nombres de dominio en disputa coinciden exactamente con aquellos protegidos por la marca registrada del Promovente;

x. Los nombres de dominio en controversia fueron escogidos por el Titular debido a la asociación que guardan con el Promovente.

B. Titular

El Titular opone las siguientes excepciones y defensas:

i. Si bien es cierto que la marca registrada del Promovente es idéntica a los nombres de dominio en disputa, cabe señalar que de igual manera es idéntica a la solicitud de registro de marca en curso planteada ante el IMPI por el Titular;

ii. La marca registrada propiedad del Promovente ha sido registrada en la clase 41 internacional mientras que la solicitud de registro de marca en trámite del Titular se presentó con respecto a la clase 35 internacional;

iii. La solicitud de registro de marca del Titular se refiere a servicios de organización de ferias con fines comerciales o de publicidad y no a los de servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposium culturales y educativos que ampara el registro de marca del Promovente;

iv. El Promovente no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa toda vez que su registro de marca significa única y exclusivamente el derecho de explotación exclusiva de los servicios que el mismo registro describe;

v. Las actividades comerciales desarrolladas por parte del Titular con por lo menos 11 años de anterioridad le confieren un interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa siendo que existe además una relación entre los servicios que se ofertan y publican en los mismos nombres de dominio en disputa con respecto a los servicios catalogados en la clase 35 internacional a la que refiere la solicitud de marca del Titular;

vi. El uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular se ha llevado a cabo de una forma legítima y leal, sin haber tenido en ningún momento la intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o empañar el nombre de la marca registrada del Promovente;

vii. Se desconoce si existe alguna reputación en el mercado de la marca del Promovente ya que lo único que este ha acreditado es la titularidad de su registro de la marca;

viii. El Titular no registró los nombres de dominio en disputa con la finalidad de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Promovente;

ix. Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente ya que los servicios a los cuales es aplicado su registro no son similares ni coincidentes con los servicios del Titular;

x. Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados de manera intencionada para atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet al sitio web del Titular ya que no existe confusión en cuanto al patrocinio, afiliación, o promoción del sitio web del Titular con el Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP ya que un sinnúmero de precedentes relativos a esta última se encuentran disponibles en el sitio Web del Centro.

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

i Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y

iii Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

C. Identidad o confusión

El Titular admite expresamente que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada del Promovente. No obstante, el Titular agrega que dichos nombres de dominio son también idénticos a la marca EXPO PROMOCIONALES y Diseño que su empresa MFV MEXICO, S. de R.L. de C.V usa en el comercio.

En opinión del Experto, el hecho de que los nombres de dominio en disputa incorporen la porción nominativa de la marca de que se vale el Titular, en nada contrarresta o desvirtúa la identidad existente entre los signos en pugna, que son exclusivamente la marca registrada del Promovente por un lado y los nombres de dominio en disputa por el otro.

En consecuencia se tiene por superado el umbral del artículo 1.a.i de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exclusiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La defensa del Titular bajo este factor se centra por un lado en el alcance limitado del derecho que tiene conferido el Promovente, que se restringe a la clase y servicios específicos amparados por el registro marcario respectivo, y por otro en la legitimidad del sitio Web asociado a los nombres de dominio en disputa que sirven para ofertar únicamente los propios servicios que ofrece la empresa del Titular bajo el signo EXPO PROMOCIONALES y cuyo registro de marca solicitado en una clase diferente a la del registro marcario del Promovente, se encontraba en trámite ante el IMPI a la fecha de presentación del Escrito de Contestación.

Del estudio de las pruebas documentales que obran en el expediente, el Experto ha podido constatar que el portal adscrito a los nombres de dominio en disputa ha sido empleado para ofertar servicios de organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios bajo el nombre EXPO PROMOCIONALES y el logotipo con que MFV MEXICO, S. de R.L. de C.V. se ostenta en el comercio. Asimismo se hace notar que dichos servicios coinciden con el objeto social de MFV MEXICO, S. de R. L. de C.V., según consta en los estatutos formalizados en el instrumento notarial correspondiente exhibido por el Titular. De igual manera se destaca que el sitio Web asociado a los nombres de dominio en disputa no hace referencia alguna al Promovente o a los servicios que ampara el registro de su marca EXPO PROMOCIONALES.

A mayor abundamiento, el Experto advierte que de acuerdo al nomenclátor internacional de marcas, los servicios que ampara la marca del Promovente se ubican en la clase 41 internacional que se refiere a servicios culturales, educativos, recreativos, de diversión y esparcimiento, siempre que no tengan un fin publicitario, según se desprende de la nota explicativa y la lista alfabética de servicios comprendidos en la clase 41, en relación con aquellos comprendidos en la clase 35. Ver Gaceta de la Propiedad Industrial, diciembre de 2011,Partes I y II, que contiene la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza, Décima Edición), que está disponible en el portal del IMPI.

De tal suerte que los eventos comerciales y publicitarios que organiza la empresa del Titular no están incluidos dentro de la clase 41, respecto de la cual se solicitó y obtuvo el registro marcario del Promovente, sino en la diversa clase 35 internacional.

Lo anterior produce convicción en el Experto de que la oferta de servicios que realiza el Titular bajo los nombres de dominio en disputa es de buena fue en términos del artículo 1.c.i de la Política arriba transcrito ya que el uso de los nombres de dominio en disputa fue anterior al primer aviso de la controversia, que en el caso concreto se produjo al momento de la notificación de la Solicitud.

Dicha convicción se reafianza por el hecho superveniente de que el registro de la marca EXPO PROMOCIONALES y Diseño solicitado por la empresa del Titular fue concedido por el IMPI el 29 de marzo de 2012 en la clase 35 internacional bajo el número 1276664, según pudo comprobarse de una consulta realizada por el Experto para mejor proveer el 11 de abril de 2012, en el sistema de información de marcas conocido como Marcanet¹, que está disponible de manera remota, pública y gratuita en el sitio Web del IMPI. Ver párrafo 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition “WIPO Overview 2.0”) donde se confirma la facultad discrecional de los Grupos de Expertos para llevar a cabo consultas en bases de datos de marcas accesibles en línea; asimismo Elan Pharmaceuticals, Inc. v. Randy Haag, Caso OMPI No. D2001-0755 (resulta apropiado que los Grupos de Expertos tomen conocimiento de hechos públicamente disponibles como la concesión del registro de una marca a través del sitio Web oficial de la Oficina de Marcas respectiva); en el mismo sentido Caterpillar, Inc. v. SEG PRE SA DE CV, Caso OMPI No. DMX2011-0029; Skype Limited v. HMC, Caso OMPI No. DMX2011-0010; y Amada Company Limited v. Elisa Salas Villa, Caso OMPI No. DMX2010-0015, donde los Expertos accedieron por su propia iniciativa a Marcanet para corroborar datos de los registros marcarios base de la acción.

En razón de los derechos de marca propios que posee el Titular y del uso que se ha dado a los nombres de dominio en disputa para ofertar los servicios que genuinamente presta el Titular bajo su marca ya registrada, ha quedado demostrada la existencia de derechos e intereses legítimos en el contexto de la Política.

Por consiguiente no se surte la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres elementos de la Política bajo el artículo 1.a, deviene intrascendente entrar al estudio de las alegaciones de las partes en cuanto al rubro de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 11 de abril de 2012

¹ Situación que fue informada por el propio Titular antes de la notificación de la Decisión, mediante correo electrónico de fecha 26 de abril de 2012, dirigido al Centro con copia al Promovente.