Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
American Express Marketing & Development Corp. v. Carlos Sepulveda
Caso No. DMX2011-0031
1. Las Partes
La Promovente es American Express Marketing & Development Corp. con domicilio en México, Distrito Federal, México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Carlos Sepúlveda con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <americanexpress.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ("ITESM") administrado por Network Information Center México, S.C. ("Registry .MX") en adelante el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de octubre de 2011. El 13 de octubre de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de octubre de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e indicando que el nombre de dominio se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de noviembre de 2011.
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Centro señaló el día 30 de noviembre de 2011, como la fecha para la emisión de la decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
American Express Marketing & Development Corp., es titular en México de las siguientes marcas registradas:
1. Denominación AMERICAN EXPRESS, Registro No. 199,952, fecha de presentación 9 de junio de 1976, fecha de concesión 7 de febrero de 1977, clase internacional 36 Servicios: Sólo servicios prestados en asuntos financieros y bancarios y otras instituciones de crédito.
2. Denominación AMERICAN EXPRESS, Registro No. 199,951, fecha de presentación 9 de junio de 1976, fecha de concesión 7 de febrero de 1977, clase internacional 39 Servicios: Agencias de viaje (reservación para el transporte de personas).
3. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 749,904, fecha de presentación 5 de abril del 2002, fecha de concesión 30 de mayo del 2002, clase internacional 42 Servicios: Servicios de agencias de viajes, principalmente elaboración de reservaciones y apartados para alojamiento temporal.
4. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 313,262, fecha de presentación 28 de junio de 1985, fecha de concesión 16 de octubre de 1985, clase internacional 39 Servicios: Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro por cualquier medio idóneo, los
servicios conexos (empaque y entrega de mercancías), así como lo relativo al almacenaje o depósito de mercancía.
5. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 313,265, fecha de presentación 28 de junio de 1985, fecha de concesión 16 de octubre del 1985, clase internacional 42 Servicios: Alojamiento albergue y comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas-pensión (casas de labranza para turistas), casas de reposo y casas de convalecencia, restaurantes, restaurantes de
autoservicio, cantinas, centros nocturnos bares.
6. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 333,754, fecha de presentación 19 de agosto de 1985, fecha de concesión 8 de octubre de 1987, clase internacional 35, 36, Servicios: Sólo cotizaciones de bolsa de valores y valuación de negocios; sólo: seguros, finanzas y servicios bancarios.
7. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 749,443, fecha de presentación 5 de abril del 2002, fecha de concesión 29 de mayo del 2002, clase internacional 36, Servicios: Finanzas y servicios relativos a finanzas, principalmente, servicios de tarjetas de cargo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de depósito de valores y tarjeta inteligente; fondos electrónicos y servicios de transferencia de dinero; servicios de pagos electrónicos, principalmente procesamiento y transmisión electrónica de órdenes de pago; servicios de reembolso de dinero; servicios de autorización y aceptación de transacciones; servicios de cheques de viajero; servicios de giros de dinero; servicios bancarios internacionales; servicios bancarios militares; servicios de remesas en el extranjero; servicios de transferencia electrónica de fondos; verificación computarizada de tarjetas de crédito; transacciones electrónicas de dinero; servicios electrónicos de pago en la forma de procesamiento y transmisión electrónica de datos de pagos; autorización computarizada de crédito; establecimiento de un sitio interactivo en la red que suministra servicios de información financiera; servicios bancarios de inversiones; servicios de fondos de inversión común; servicios de asesoría y planeación financiera; servicios de análisis y consultoría financiera; manejo de grupo de inversiones; investigación financiera; servicios de acciones de inversión; consultoría de inversiones; servicios de seguros de vida, de salud, de accidentes, de viajes y de protección de compras; servicios de manejo de riesgos financieros.
8. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 860,439, fecha de presentación 4 de octubre del 2004, fecha de concesión 25 de noviembre del 2004, clase internacional 36, Servicios: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo (debito).
9. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 860,440, fecha de presentación 4 de octubre del 2004, fecha de concesión 25 de noviembre del 2004, clase internacional 36, Servicios: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo (debito).
10. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 860,441, fecha de presentación 4 de octubre del 2004, fecha de concesión 25 de noviembre del 2004, clase internacional 36, Servicios: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo (debito).
11. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 860,442, fecha de presentación 4 de octubre del 2004, fecha de concesión 25 de noviembre del 2004, clase internacional 36, Servicios: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo (debito).
12. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 860,443, fecha de presentación 4 de octubre del 2004, fecha de concesión 25 de noviembre del 2004, clase internacional 36, Servicios: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo (debito).
13. Denominación AMERICAN EXPRESS (y diseño), Registro No. 749,903, fecha de presentación 5 de abril del 2002, fecha de concesión 30 de mayo del 2002, clase internacional 39, Servicios: Servicios de agencias de viajes, principalmente, organización de viajes y boletos, servicios de reservaciones para viajes y a sitios de interés, operación y organización de viajes, organización de transporte para pasajeros por tierra, aire y agua, servicios de guía turístico e información turística, manejo de equipaje de pasajeros y organización de transferencia de equipaje, preparativos para renta de automóviles y carros para viajeros, elaboración de reservaciones y registro de transportes, agencias de reservaciones de viajes, servicios de información para viajes, organización de viajes turísticos.
La Promovente adjuntó como Anexo 3 a su Solicitud copia de los títulos de registro de marca antes mencionados, así como los oficios de renovación correspondientes.
American Express Marketing & Development Corp, es titular por lo menos a partir de 1977 de diversos registros de marca, todos ellos con la denominación AMERICAN EXPRESS, marca que además es notoriamente conocida a nivel mundial (de aquí en adelante las “Marcas Registradas”).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Señala la Promovente que como se puede advertir, el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>, propiedad de Carlos Sepúlveda, se encuentra conformado íntegramente por la denominación AMERICAN EXPRESS, sobre la que la Promovente tiene derechos de propiedad industrial. Asimismo, resalta que la Promovente es titular de las Marcas Registradas referidas, con anterioridad a la fecha en la que fue registrado el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>.
Dado lo anterior, la Promovente señala que el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>, se compone íntegramente por la denominación de las Marcas Registradas todas ellas con la denominación AMERICAN EXPRESS, por lo que al tener denominaciones idénticas claramente induce al público consumidor a error, confusión o engaño respecto de las Marcas Registradas propiedad de la Promovente. En efecto, ello puede provocar la idea de asociación cuando no existe.
Que el ccTLD ”.mx”, es intrascendente para el asunto que nos ocupa, en virtud que no proporciona distintividad alguna al nombre de dominio en disputa, además que es necesario para el registro del nombre de dominio en disputa. Que la adición en el nombre de dominio en disputa del ccTLD “.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dicho nombre de dominio en disputa de las Marcas Registradas puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados o legitimidad de derechos, como ocurre en el caso concreto. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, Caso OMPI No. D2000-0493; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409).
Que del análisis comparativo de las Marcas Registradas con el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>, resulta incuestionable la identidad entre las Marcas Registradas y el nombre de dominio en disputa, razón por la que el Panelista debe considerar que son confundibles y que se satisface el primero de los supuestos. Consecuentemente, se actualiza el primero de los supuestos requeridos por el artículo 1a.i. de la LDRP y el artículo 3Bviii.1. del Reglamento (Ver Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, Caso OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree, Caso OMPI No. D2002-0358; Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Caso OMPI No. D2000-0226; Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. I. Bancorp Europe et al. Administrative Panel Decision, Caso OMPI No. D2000-1323).
El Titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con registros para la marca AMERICAN EXPRESS, ni solicitudes de marca presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa.
La Promovente, es titular de los registros de marca números 199,952; 199,951; 749,904; 313,262; 313,265; 333,754; 749,443; 860,439; 860,440; 860,441; 860,442; 860,443 y 749,903, todos ellos con la denominación AMERICAN EXPRESS, en México por lo menos desde 1977.
Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx> el 1 de septiembre del 2009, por lo que se puede concluir que el Titular tenía conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la Promovente, quien es una empresa conocida internacionalmente encargada de prestar servicios financieros.
La Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular que le permita hacer uso de las Marcas Registradas.
Señala la Promovente que Carlos Sepúlveda, no tiene derechos ni legítimos intereses sobre el nombre de dominio en disputa ya que no ha utilizado o ha efectuado preparativos para el uso de dicho nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno. Por el contrario, el Titular no usa el nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, Carlos Sepúlveda tampoco ha sido conocido corrientemente por el público consumidor por el nombre de dominio <americanexpress.mx>, ya que la denominación AMERICAN EXPRESS más bien se encuentra directamente relacionada con la Promovente, máxime si se toma en cuenta que el sitio oficial de esta empresa es <americanexpress.com>, entre otros sitios con extensiones territoriales en diferentes países. Lo que es más, no existe conexión o relación alguna entre el Titular y la denominación ÁMERICAN EXPRESS.
Finalmente, el nombre de dominio en disputa no es usado de forma legítima ni leal ya que el mismo no se encuentra en uso por el Titular, con lo que se acredita que el Titular no tiene derecho alguno o interés legítimo alguno sobre la denominación AMERICAN EXPRESS, y que el Titular sólo está impidiendo que la Promovente, quien si tiene interés legítimo sobre esta denominación, pueda usar el nombre de dominio con el que claramente podría ofrecer sus servicios en México, bajo la marca AMERICAN EXPRESS, máxime que es titular del nombre de dominio <americanexpress.com> (Ver MATTEL, INC. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009; Skype Limited v. HMC, Caso OMPI No. DMX2011-0010. Consecuentemente, no hay duda que se actualiza el supuesto relacionado con la ausencia de intereses legítimos.
El nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx> fue registrado de mala fe en virtud que su Titular, registró el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo a un valor que supera los costos relacionados con dicho nombre de dominio. En efecto, el 1 de junio del 2011, la Promovente, le envió a Carlos Sepúlveda, vía correo electrónico, una carta de advertencia solicitándole la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx> a favor de la Promovente. El 23 de junio del 2011, Carlos Sepúlveda dio contestación a la carta de advertencia enviada por la Promovente, pidiendo USD 10,000 a cambio de la transferencia del nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>. De lo anterior se desprende que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular de mala fe, ya que lo registró con el propósito de venderlo a un valor que supera los costos relacionados con el registro de dicho nombre de dominio.
Aunado a lo anterior, la existencia de las Marcas Registradas de la Promovente, solicitadas y obtenidas en México antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del IMPI, evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dichos registros marcarios y la titularidad de los mismos con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. No obstante lo anterior, el Titular sin tener derecho ni legítimo interés, decidió registrar la denominación AMERICAN EXPRESS como parte integrante y total del nombre de dominio en disputa afectando los intereses legítimos de la Promovente.
Además, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo por lo que de acuerdo con los criterios pronunciados en repetidas ocasiones por los expertos, esto puede considerarse como un indicio de mala fe (Ver Clerical Medical Investment Group Limited v. Clericalmedical.com (Clerical & Medical Services Agency), Caso OMPI No. D2000-1228; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
En efecto, el hecho de que el Titular del nombre de dominio en disputa lo mantenga inactivo es presunción de que el Titular lo registró con el fin de evitar que su legítimo titular (American Express Marketing & Development Corp.) utilizara su marca, aplicándola a un nombre de dominio y posiblemente para tratar de obtener ingresos de la Promovente por la transferencia de los derechos derivados del registro del nombre de dominio en disputa (ver DCI S.A. v. Link Commercial Corporation, Caso OMPI No. D2000-1232).
Señala la Promovente que adicionalmente, debemos considerar que la inactividad del nombre de dominio en disputa, es un acto que por su naturaleza bloquea e impide que tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el ccTLD “.MX” correspondiente a México, asimismo impide que realice actos de comercio legítimos derivados de dicha presencia en la red, lo cual le provoca un detrimento directo (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A. v. José Gregorio Hernández Quintero, Caso OMPI No. D2000-1265; Metropolitan Life Insurance Company v. Rodrigo Gardu~o Robles, Caso OMPI No. DMX2010-0008; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464 y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
Por lo tanto la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede ser suficiente para determinar la existencia de mala fe, según los criterios adoptados en casos similares. Lo anterior muestra la mala fe del Titular al registrar el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx>, puesto que se desvía a los usuarios de Internet, llevándolos a un sitio que no tiene relación alguna con la titular de los derechos de propiedad intelectual respecto a la denominación AMERICAN EXPRESS.
B. Titular
El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de controversias administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas antes mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de controversias que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca AMERICAN EXPRESS de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio del Titular, y seguida exclusivamente con la clasificación del nivel superior de código país ".MX". La adición de la clasificación “.MX" no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, el término ".MX" constituye un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio genérico o de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca AMERICAN EXPRESS, y que el nombre de dominio en disputa registrado por el Titular es similar en grado de confusión, si no idéntico, con esta marca.
D. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa; ni utilice el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx> en relación con un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera, que existe mala fe por parte de un registrante cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante. Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca AMERICAN EXPRESS, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe (y en el supuesto de que no hubiera sido intencional, de manera indebida y negligente, mas sin embargo igualmente condenable) al registrar y usar el nombre de dominio <americanexpress.mx> que se encuentra en disputa.
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii y 1.b.iii de la Política, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente; así como al haber registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente.
En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición del nombre de dominio en disputa por el Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa <americanexpress.mx> ha sido registrado y usado de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <americanexpress.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 8 de diciembre del 2011