Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Quinstreet, Inc. v. TAO Trading Corporation
Caso No. DMX2011-0017
1. Las Partes
La Promovente es Quinstreet, Inc., con domicilio en Foster City, California, Estados Unidos de América,
representada por Guillermo Sosa Ruiz, México.
La Titular es TAO Trading Corporation, con domicilio en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Marcaria.com Corp (confirmado por NIC-México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de junio de 2011 de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 3 de junio de 2011.
El 3 de junio de 2011 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de junio de 2011, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante del nombre de dominio en disputa, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación e indicando que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó enmiendas a la Solicitud los días 10 de junio y 14 de junio de 2011 en formato electrónico así como en originales vía mensajería especializada, recibidos por el Centro los días 10 de junio y 15 de junio de 2011, respectivamente.
El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 15 de junio de 2011, que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de julio de 2011. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. El Centro recibió diversas comunicaciones del contacto administrativo, técnico y de facturación el 13 y 15 de junio de 2011 y el 13 de julio de 2011.
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.
Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Señala la Promovente que Quinstreet, Inc., es titular en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los registros de marca números 685,548 (Clase 42 que ampara Construcción de sitios en la red global de cómputo para la venta de bienes y servicios de terceros, servicios de consultoría para la creación de sitios en la red mundial de cómputo, servicios de consultoría para permitir a terceros la venta de bienes y servicios a través de una red mundial de computación, creación de uniones entre los sitios en una red global de cómputo) y 730,911 (Clase 36 que ampara Servicios financieros y servicios para el procesamiento de transacciones monetarias para la venta de bienes y para la venta de servicios de terceros, y en general, seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliario), ambos de denominación QUINSTREET, mismos de los que es titular a partir del 31 de enero del 2001 y 30 de enero del 2002, respectivamente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
Que el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>, propiedad de Tao Trading Corporation, se encuentra conformado íntegramente por la denominación “Quinstreet”, sobre la que tiene derechos de propiedad industrial. Asimismo, cabe resaltar que la Promovente es titular de las marcas registradas referidas, con anterioridad a la fecha en la que fue registrado el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de julio de 2007.
Que el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>, se compone íntegramente por la denominación de las marcas registradas 685,548 y 730,911 ambas denominadas QUINSTREET, por lo que al tener denominaciones idénticas claramente induce al público consumidor a error confusión o engaño respecto de las marcas registradas propiedad de la Promovente. En efecto, puede provocar la idea de asociación cuando no existe.
Debe señalarse que el gTLD “.com” y el ccTLD ”.mx”, es intrascendente para el asunto que nos ocupa, en virtud que no proporciona distintividad alguna al nombre de dominio del Titular, además que son necesarios para el nombre de dominio en cuestión.
En efecto, la adición en el nombre de dominio del ccTLD “.com.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dicho nombre de dominio en disputa de las marcas registradas de las que la Promovente es titular, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados o legitimidad de derechos, como ocurre en el caso concreto. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, Caso OMPI No. D2000-0493; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409.
Lo cierto es que del análisis comparativo de las marcas registradas con el nombre de dominio en disputa <quinstreet.com.mx>, resulta incuestionable la identidad entre las marcas registradas y el nombre de dominio, razón por la que el Experto debe considerar que son confundibles y que se satisface el primero de los supuestos. Consecuentemente se actualiza el primero de los supuestos requeridos por el artículo 1.A.i. de la LDRP, y el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento (Ver Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, Caso OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree, Caso OMPI No. D2002-0358; Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Caso OMPI No. D2000-0226; Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. I. Bancorp Europe et al., Caso OMPI No. D2000-1323).
Que la Titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, ya que no cuenta con registros para la marca QUINSTREET, ni solicitudes presentadas de marca.
Que la Promovente es titular de los registros de marca 685,548 QUINSTREET y 730,911 QUINSTREET, en México a partir del 31 de enero del 2001 y el 30 de enero del 2002, respectivamente. Por su parte, la Titular registró el nombre de dominio <quinstreet.com.mx> el 3 de julio del 2007, por lo que se puede concluir que la Titular tenía conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la Promovente, quien es una empresa que a partir de 1999 se ha encargado de la creación de sitios de internet para la venta de bienes y servicios a terceros.
La Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna a la Titular que le permita hacer uso de las marcas 685,4548 QUINSTREET y 730,911 QUINSTREET.
Ahora bien, la Titular no tiene derechos ni legítimos intereses sobre el nombre de dominio en disputa ya que no ha utilizado o ha efectuado preparativos para el uso de dicho nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno. Por el contrario, la Titular ha estacionado el nombre de dominio en cuestión en un sitio Web conocido como “www.marcaria.com” que se dedica al registro de nombres de dominio; sin embargo el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>, no se encuentra en uso por la Titular.
Por otro lado, la Titular tampoco ha sido conocida corrientemente por el público consumidor por el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>, ya que la denominación “quinstreet” más bien se encuentra directamente relacionada con Quinstreet, Inc., máxime si se toma en cuenta que el sitio oficial de esta empresa es “www.quinstreet.com”. Lo que es más, no existe conexión o relación alguna entre la Titular y la denominación “Quinstreet”.
Finalmente, el nombre de dominio en disputa no es usado de forma legítima ni leal ya que el mismo ha sido registrado a favor de Tao Trading Corporation a través de la empresa denominada Marcaria.com, que se dedica al registro de nombres de dominio; sin embargo el nombre de dominio <quinstreet.com.mx>, no se encuentra en uso por la Titular, con lo que se acredita que la Titular sin tener derecho alguno o interés legítimo alguno sobre la denominación ”Quinstreet”, sólo está impidiendo que la Promovente, quien sí tiene interés legítimo sobre esta denominación, pueda usar el nombre de dominio con el que claramente podría ofrecer sus servicios en México, bajo la marca QUINSTREET, máxime que es titular del nombre de dominio <quinstreet.com> (Ver Mattel, Inc v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009; Skype Limited v. HMC, Caso OMPI No. DMX2011-0010).
Consecuentemente no hay duda que se actualiza el supuesto relacionado con la ausencia de intereses legítimos.
La existencia de las marcas registradas de la Promovente, solicitadas y obtenidas en México antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, evidencia que la Titular tuvo conocimiento de la existencia de dichos registros marcarios y la titularidad de los mismos, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. No obstante lo anterior, la Titular sin tener derecho ni legítimo interés, decidió usar la denominación “Quinstreet” como parte integrante y total del nombre de dominio que nos ocupa afectando los intereses legítimos de la Promovente.
Además, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo en el sitio Web conocido como “www.marcaria.com” que se dedica al registro de nombres de dominio, por lo que de acuerdo con los criterios pronunciados por los expertos en repetidas ocasiones, esto puede considerarse como un indicio de mala fe (Ver Clerical Medical Investment Group Limited v. Clericalmedical.com (Clerical & Medical Services Agency), Caso OMPI No. D2000-1228; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
En efecto, el hecho de que el titular del nombre de dominio en disputa lo mantenga inactivo es presunción de de que la Titular lo registró con el fin de evitar que su legítimo titular (Quinstreet, Inc.) utilizara su marca, aplicada a un nombre de dominio, y posiblemente para tratar de obtener ingresos de la Promovente por la transferencia de los derechos derivados del registro del nombre de dominio (Ver DCI S.A. v. Link Commercial Corporation, Caso OMPI No. D2000-1232)
Adicionalmente, debemos considerar que la inactividad del nombre de dominio en disputa, es un acto que por su naturaleza bloquea e impide que la Promovente tenga presencia y acceso a los usuarios de Internet bajo el ccTLD correspondiente a México “.mx”, asimismo impide que realice actos de comercio legítimos derivados de dicha presencia en la red, lo cual provoca un detrimento directo a la Promovente (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra; Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A. v. José Gregorio Hernández Quintero, Caso OMPI No. D2000-1265; Metropolitan Life Insurance Company v. Rodrigo Gardu~o Robles, Caso OMPI No. DMX2010-0008; Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
Por lo tanto la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede ser suficiente para determinar la existencia de mala fe, según los criterios adoptados en casos similares.
Asimismo, es claro que el titular del nombre de dominio pretende atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su página Web, lo que significa que el público consumidor caerá en confusión.
B. Titular
La Titular no presentó respuesta a la Solicitud de la Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere. La Titular no ha efectuado alegación alguna al Centro o al Experto.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que la Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el acuerdo de registro arriba mencionado, la Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio de la Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Titular, en este caso, sea debidamente notificada de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.A. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que el nombre de dominio de la Titular, es similar en grado de confusión a la marca QUINSTREET de la Promovente.
Por un lado, este Experto asimismo considera que la adición de la clasificación “.com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Por otro lado, que el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio genérico y de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca QUINSTREET, y que el nombre de dominio en disputa registrado por la Titular es similar en grado de confusión con la marca registrada de la Promovente.
B. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que la Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa, ni utilice el nombre de dominio <quinstreet.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.C.i. de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Asimismo, este Experto encuentra que la Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, particularmente pero sin limitación, en virtud de que: (i) por un lado el nombre de dominio contiene una marca registrada y que obviamente no ha sido seleccionado por simple casualidad por la Titular; (ii) el correspondiente sitio de Internet se encuentra inactivo impidiendo que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la Promovente; y, (iii) que la Titular no presentó respuesta a la Solicitud de la Promovente, no obstante que fue debidamente notificado del procedimiento iniciados en su contra, lo que a juicio del Experto, en conjunción con las demás circunstancias del caso, genera una presunción de mala fe sobre el registro y uso del nombre de dominio <quinstreet.com.mx> el cual se encuentra bajo disputa.
En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio en disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado y usado con notoria mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio <quinstreet.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 9 de Agosto del 2011