Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. v. Carlos Omar Suárez Cruz
Caso No. DMX2010-0011
1. Las Partes
El Promovente es El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., con domicilio en México, D.F., México, representado por Ríos & Asociados, México.
El Titular es Carlos Omar Suárez Cruz, con domicilio en Ecatepec de Morelos, Estado de México, México, representado por sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <galerias.com.mx>, el cual está registrado con NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de septiembre de 2010. El 1 de septiembre de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de septiembre de 2010 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 10 de septiembre de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de septiembre de 2010. La Contestación fue presentada en fecha 29 de septiembre de 2010.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de octubre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 15 de octubre de 2010, el Centro recibió del Promovente, vía correo electrónico, un escrito suplementario no solicitado.
El 25 de octubre de 2010 el Centro recibió del Titular, vía correo electrónico, una comunicación mediante la cual, con base en el artículo 9 del Reglamento, el Titular solicitó la recusación de este Experto, lo que el Centro comunicó a este Experto en esa misma fecha. En esa misma fecha, vía correo electrónico, este Experto reiteró al Centro su imparcialidad e independencia respecto de cada una de las partes. El 29 de octubre de 2010, el Centro informó a las partes que, habiendo examinado dicha solicitud de recusación, el Centró concluyó que no existían motivos que justificaran el nombramiento de un Experto sustituto1.
El 27 de octubre de 2010, el Centro recibió del Titular, vía correo electrónico, un escrito suplementario no solicitado, el cual fue remitido a este Experto el 29 de octubre de 2010. Sin tener aún conocimiento del escrito suplementario no solicitado presentado por el Titular, en esa misma fecha este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la cual invitó al Titular a presentar, con copia para el Promovente, las manifestaciones que considerara convenientes en relación a las declaraciones contenidas en el escrito suplementario presentado por el Promovente de fecha 15 de octubre de 20102. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 10 de noviembre de 2010 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El 3 de noviembre de 2010, el Centro recibió del Titular una comunicación mediante la cual solicitó que su escrito suplementario de fecha 27 de octubre de 2010 fuese considerado como respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1 de fecha 29 de octubre de 2010.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una sociedad mercantil mexicana, que ha operado las tiendas departamentales Liverpool desde hace 150 años.
El Promovente desarrolló un negocio inmobiliario al abrir plazas comerciales en el Distrito Federal y en diversos Estados de la República Mexicana, a las cuales denomina “Galerías” junto con el nombre de la región donde se ubican.
El Promovente ha obtenido, entre otros, los siguientes registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI): No. 403879 que ampara la denominación GALERIAS COAPA, clase 38, de fecha 17 de junio de 1991; No. 397729 que ampara la denominación GALERIA COAPA, bajo la clase 38 de fecha 19 de julio de 1991; No. 403866 que ampara la denominación GALERIAS LIVERPOOL, clase 38, de fecha 17 de enero de 1992; No. 729021 que ampara la denominación GALERIAS MONTERREY, clase 38, de fecha 17 de diciembre de 2001; No. 817113 que ampara la denominación GALERIAS CUERNAVACA, clase 38, de fecha 12 de diciembre de 2003; No. 854383 que ampara la denominación GALERIAS VALLARTA, clase 38, de fecha 5 de octubre de 2004.
El 12 de marzo de 2009 el Promovente solicitó ante el IMPI el registro de marca para las denominaciones GALERIAS y GALERIAS.COM, las que le fueron negados por el IMPI el 9 y el 10 de febrero de 2010, respectivamente. Con fecha 28 de mayo de 2010, el Promovente ingresó nuevamente ante el IMPI las solicitudes de registro de marca sobre las denominaciones GALERIAS y GALERIAS.COM.
Con fecha 15 de marzo de 2009, el Promovente vía correo electrónico solicitó al Titular la cesión del nombre de dominio en disputa. Con fecha 17 de marzo de 2009, el Titular dio contestación al correo electrónico del Promovente indicándole que no tenía la intención de vender, transferir o alquilar el nombre de dominio en disputa.
El Promovente tiene derechos sobre los títulos GALERIAS, GALERIAS.COM y GALERIAS.COM.MX con base en los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo de fecha 9 de agosto de 2009 y sus renovaciones de fecha 17 de agosto de 2010, emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (“INDAUTOR”) y los contratos de cesión de derechos celebrados entre el registrante original y el Promovente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de marzo de 2003.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
El Promovente es titular, entre otras, de la marca LIVERPOOL, la tienda departamental con más historia, abolengo y arraigo en la República Mexicana, que ha formado parte de la vida de las familias mexicanas desde hace 150 años, ya que su fundador empezó a operar desde 1846.
El Promovente desarrolló un negocio inmobiliario al abrir plazas comerciales en el Distrito Federal y en diversos Estados de la República Mexicana, a las cuales denomina “Galerías” y añade el nombre de la región o Estado donde estas se basan. Por ejemplo: Galerías Atizapán, Galerías Coapa, Galerías Monterrey, etc.
El Promovente ha obtenido del INDAUTOR diversos Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo bajo las denominaciones “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, todos bajo el género de difusiones periódicas, en la especie de difusión vía red de cómputo, otorgados el 5 de agosto de 2009 y renovados con fecha 17 de agosto de 2010.
Del mismo modo, el Promovente es titular de diversos registros marcarios bajo las denominaciones GALERIAS COAPA, GALERIAS VALLARTA, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS CUERNAVACA, GALERIAS PUERTO VALLARTA y GALERIA COAPA.
El Promovente ha registrado diversos nombres de dominio con la denominación “Galerias”, tales como <galeriasinsurgentes.com.mx>, <galeriasmonterrey.com.mx>, <galeriasvallarta.com.mx>, <galeriascoapa.com.mx> y <galeriascuernavaca.com.mx>, algunos de los cuales fueron registrados antes de la creación del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa es igual o similar hasta el punto de crear confusión respecto de las marcas sobre las que el Promovente tiene derechos y respecto de las reservas de derechos que el mismo tiene a su favor.
El Promovente, titular de las marcas antes mencionadas, solicitó el registro de algunas de sus marcas desde 1990 quedando registradas en 1991, es decir, 12 años antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
Es evidente que el signo distintivo de las marcas sobre las cuales el Promovente tiene derechos es el término “galerias”,pues a éste sólo se le agrega la ciudad donde se construye y administra cada uno de los respectivos centros comerciales, por lo que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de causar confusión.
Al Promovente le asisten derechos de exclusividad sobre la denominación “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, así como de “galerias” con las diferentes indicaciones geográficas, y es por ello que puede impedir que terceras personas exploten o utilicen denominaciones o palabras que puedan ser idénticas y/o similares en grado de confusión, al signo distintivo GALERIAS y GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS VALLARTA, etc.
La explotación y uso del nombre de dominio en disputa por el Titular para distinguir una página de Internet, servicios que se incluyen dentro de la clase 38 internacional, causa confusión porque es similar a las marcas antes mencionadas del Promovente.
Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idéntico a las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo bajo las denominaciones “galerias” y “galerias.com.mx”, ambas amparadas por los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo emitidos por el INDAUTOR.
Desde el punto de vista fonético, visual y gramatical, la difusión periódica vía red de cómputo GALERIAS, GALERIAS.COM y GALERIAS.COM.MX, son idénticas por lo siguiente: Desde el punto de vista fonético, se pronuncian de manera idéntica, resaltando que no hay variantes, toda vez que “.com.mx” no es un signo distintivo sino que constituye la designación de un nombre de dominio de nivel superior geográfico o el dominio de nivel superior de código de país, el cual es asignado a un país o área geográfica concreta. Por lo que para efectos fonéticos, visuales, gramaticales y conceptuales, sólo debería tomarse en cuenta y analizarse el dominio de segundo nivel, es decir, “galerias”, pues es esta parte sub-nivel de nombre de dominio la que se registra de conformidad con nombres, productos o servicios, que pueden constituir marcas. Desde el punto de vista gramatical, la reserva de derechos al uso exclusivo GALERIAS cuenta con 8 letras y se descompone de la siguiente manera GA-LE-RI-AS, siendo que el nombre de dominio en disputa se descompone de la misma forma y también cuenta con 8 letras. Por lo que, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación de la reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos. Desde el punto de vista visual, como se puede apreciar, entre ambas denominaciones no existe diferencia, pues se aprecian de manera idéntica.
Existe confusión en virtud de que los servicios en los cuales las marcas GALERIAS COAPA, GALERIAS INSURGENTES, etc., están registradas, a saber la clase 38 internacional para el servicio de telecomunicaciones, donde el Internet juega un papel primordial. En este sentido, los usuarios de Internet pueden confundirse cuando deseen encontrar en Internet la marca del Promovente y al buscar por el nombre de dominio llegarán a la página del Titular que no emplea ni usa de forma alguna la denominación GALERIAS, provocando confusión.
El Titular no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con derechos reconocidos por autoridad competente alguna. El Titular no cuenta con alguna solicitud de registro de marca en trámite ni con alguna reserva de derechos al uso exclusivo sobre la denominación “galerias” o “galerias.com.mx”.
El Titular tampoco es conocido usual o corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ya que incluso no despliega ningún uso aunque afirma que sí se usa y que dicho nombre de dominio no está en venta. Al entrar al nombre de dominio en disputa aparece una página web en blanco (aparentemente en “construcción”) con la única leyenda “Hello and wellcome to Galerias.com.mx This domain is in use and is not for sale”.
Si se recurre al buscador Google y se teclea la palabra “galerias”, no sólo no aparece el Titular del nombre de dominio en disputa sino que en los primeros lugares aparecen las marcas del Promovente.
El Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, pues se insiste la página de Internet a la que resuelve el mismo no tiene ni publica contenido alguno, sólo se menciona que se usa, pero no se demuestra de ninguna manera.
El Titular no ha hecho uso activo del nombre de dominio en disputa; mediante la herramienta pública conocida como “Internet Archive WayBack Machine” se puede constatar que desde el año 2003 los “contenidos” desplegados en el sitito web son los siguientes: (i) en su mayoría son pantallas en blanco que muestran errores o avisos de “en construcción” o “próximamente”; (ii) en los años 2004 y 2005 apareció una pantalla de redireccionamiento a un portal cuyo nombre de dominio indica que nada tiene que ver con <galerias.com.mx>, pues el contenido era del nombre de dominio <pachuca.tv>. Además el nombre de dominio en disputa no está configurado para envío de correos y el servidor que tienen para atender cualquier asunto de su dominio no contesta a peticiones de conexiones de tipo envío o recepción de correo (puertos 110, 25 y 587). Lo que significa que no se está usando el correo electrónico como una forma de “uso” del nombre de dominio en disputa.
El empleo o uso del nombre de dominio en disputa empaña el buen nombre y reputación de la marca GALERIAS, no sólo porque dicho nombre de dominio en disputa usa o incluye una marca registrada propiedad del Promovente sino porque se liga a una página de Internet que no conduce a nada o no se usa, y las personas que desean saber de los centros comerciales operados por el Promovente se topan con que no hay información y tienen que invertir más tiempo en buscar o simplemente desertan de su intento por buscarla, por lo que es sumamente dañino y perjudicial que se relacione al Promovente con el sitio de Internet que se distingue con el nombre de dominio en disputa.
El Titular ha utilizado de mala fe el nombre de dominio en disputa ya que lo ha registrado a fin de impedir que el Promovente refleje su denominación en el nombre de dominio en disputa, máxime que es propietario de registros marcarios desde 1991 y de las reservas de derechos al uso exclusivo antes mencionadas y no puede usar dichas denominaciones porque el Titular lo impide al tener un nombre de dominio idéntico o semejante en grado de confusión a los registros marcarios y a las reservas de derechos propiedad del Promovente. En el caso de las Reservas de Derechos al uso exclusivo, las fechas de registro, aunque posteriores, no tienen impacto para desvirtuar este supuesto (cita Blemain Group v. Mr. Stuart Frost, Caso OMPI No. D2006-0871).
El Titular está aprovechándose de los signos distintivos GALERIAS, sabiendo que LIVERPOOL es una marca famosa y notoriamente conocida en México, gracias no sólo a la venta y comercialización de los productos que se hacen a través de los almacenes que tiene a lo largo de la República Mexicana sino a la calidad de los productos que comercializa y a los diversos servicios que presta.
El Promovente decidió adquirir el nombre de dominio en disputa para poder usarlo y poner una página de Internet que concentre toda la información relacionada con los centros comerciales Galerias que operan en todo el país y emprender una estrategia de medios sociales para posicionar dicha denominación; sin embargo, está impedido de hacerlo, no obstante que tiene una reserva de derechos al uso exclusivo que protege la denominación “galerias.com.mx” y con ello impide que la legítima titular refleje la misma en un nombre de dominio, incurriendo en “domain parking” o “warehousing”, es decir, en sólo haber registrado el nombre de dominio en disputa para no usarlo de ninguna manera, impidiendo que el legítimo titular, el Promovente, lo pueda usar.
A mayor abundamiento, en la especie también se actualiza el supuesto de posesión pasiva o passive holding, por virtud del cual, se considera como mala fe el uso pasivo del dominio, como ocurre en este caso, pues el Titular del nombre de dominio en disputa si bien anuncia que el mismo no está a la venta y se usa, eso no es así, pues no lo usa ya que no se ofrece servicio alguno.
En este sentido y aunque la Política señale o establezca “uso de mala fe” se ha equiparado el no uso con el uso activo de un nombre de dominio, bajo los siguientes supuestos: (i) la marca del Promovente tiene una reputación fuerte y es ampliamente conocida; se tiene un conocimiento amplio de la marca GALERIAS con sus diferentes combinaciones por los desarrollos de plazas comerciales que se han construido y operado por toda la República Mexicana, y (ii) el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene evidencia o prueba suficiente de uso actual o futuro de buena fe.
Sería inconcebible esperar hasta que el Titular “usara activamente” el nombre de dominio en disputa. El Titular no ha hecho ningún uso activo del nombre de dominio en disputa desde su registro en 2003; siete años de no uso es equivalente a “mala fe” (cita Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
Dados los numerosos registros marcarios del Promovente, no es posible concebir una circunstancia plausible en que el Titular pudiera usar legítimamente el nombre de dominio en disputa ni que estuviera inconsciente de este hecho al momento del registro.
Con los registros marcarios y de reservas de derechos del Promovente, así como con la notoriedad y peso que ha adquirido la marca GALERIAS, junto con alguno de sus elementos, no es posible que exista un uso legal, legítimo o justificado que el Titular del nombre de dominio en disputa le dé y tan es así, que no lo usa.
Ante la imposibilidad de usar el nombre de dominio en disputa, el Promovente se vio en la necesidad de registrar y usar el nombre de dominio <galeriasmx.com> que adquirió desde el 15 de enero de 2010.
Posterior al escrito inicial de Solicitud y a la Contestación, el Titular modificó el contenido de la página de Internet. Con esto demuestra que sí tuvo los elementos para poder utilizar el nombre de dominio en disputa y no lo hizo, y a partir de que se notificó el inicio del procedimiento fue que se preocupó para preparar su uso, con lo cual se demuestra mala fe, pues pretende engañar a los usuarios o visitantes de dicha página y empezar a usar de manera más activa el nombre de dominio en disputa.
Es falso que el IMPI haya rechazado las solicitudes de marca, sino que solamente le fueron citadas como anterioridad las marcas GALERIA.COM y TELEGALERÍA. La cita de anterioridades de ninguna manera implica rechazo alguno, de tal manera que no ha habido rechazo que haya causado estado.
Es falso lo mencionado por el Titular en su escrito de Contestación, al advertir que el Promovente sabía del uso que le daba el Titular al nombre de dominio en disputa, pues como se ha demostrado, éste no le ha dado uso alguno, sino hasta posterior al 30 de septiembre de 2010, pues ahora pretende usarlo mediante la herramienta denominada Wordpress, en forma de Blog.
Es falso que el Promovente no pudiera usar técnicamente la denominación amparada por el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo denominado “galerias.com.mx”, ya que sí es posible usar tal denominación dentro de una difusión periódica, por ejemplo una página de Internet.
En cuanto a las reserva de derechos al uso exclusivo, se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales. No es válido lo dicho por el Titular en cuanto a que la misma supuestamente es genérica, en virtud de que la denominación “galerias” para una difusión periódica vía red de cómputo no lo es, puesto que el INDAUTOR no lo consideró así ya que expidió a favor del Promovente los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.
El Promovente solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue:
El Titular es Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado y titulado del Instituto Politécnico Nacional. Desde 2001 su oficio ha sido analizar, diseñar, construir e implementar soluciones tecnológicas sobre plataformas de Internet e Intranet. Una parte de dichas implementaciones son resultado del encargo de clientes, y otra parte es el resultado de proyectos emprendidos por él mismo, como es el caso de portales y aplicaciones que conceptualiza para consumo de los usuarios finales y con modelos de negocio que en algunos casos involucran el patrocinio y publicidad de anunciantes que contratan espacios en sus portales de forma directa o a través de una red de contenidos como Google Adwords.
El Promovente no cuenta con un registro de marca vigente emitido por el IMPI que ampare la marca GALERIAS, por lo que no tiene derecho de uso exclusivo sobre dicha denominación. Más aún, el IMPI ha rechazado la solicitud de registro de marca efectuada por el Promovente para la marca GALERIAS.
El Promovente ha manifestado que es titular de los registros de marca que amparan las denominaciones GALERIAS COAPA, GALERIAS VALLARTA, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS CUERNAVACA y GALERIAS PUERTO VALLARTA. Al respecto, el Titular indica que se debe tener en cuenta que en dichos títulos de registro de marca, el signo distintivo sobre el que se otorgan los derechos de uso exclusivo es la combinación de dos o tres palabras, más no de cada una de ellas de forma independiente. Los registros marcarios que ostenta el Promovente no le otorgan derecho alguno de uso exclusivo sobre la denominación GALERIAS, de igual forma, no le otorgan derecho de uso exclusivo sobre las denominaciones COAPA, VALLARTA, MONTERREY, etc. Por eso, la declaración del Promovente carece de sustento legal.
Adicionalmente, el Promovente señala que ha solicitado y obtenido del INDAUTOR, tres Certificados de Reserva de Derechos que amparan los títulos “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, al respecto considere lo siguiente: las fechas de expedición de los tres certificados es el 5 de agosto de 2009, fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa. Además, se alcanza a leer en dichos certificados “El presente certificado tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de expedición” por lo que los tres certificados se encuentran expirados.
Con anterioridad a la fecha de solicitud y de expedición de los tres certificados, el Promovente tenía pleno conocimiento de que el nombre de dominio en disputa estaba en uso. Por la naturaleza de un dominio de Internet, éste es único y se asigna al primero en solicitarlo, así que no era técnicamente posible que pudiera utilizar dicho nombre de dominio para difusión vía red de cómputo a través de Internet, salvo que consiguiera quitar la titularidad del nombre de dominio en disputa al Titular.
El 15 de marzo de 2009, el Promovente, sin registro de marca ni certificado de reserva de derechos al uso exclusivo que le otorgara derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa, envió un correo electrónico al Titular solicitándole que de forma inmediata le cediera el nombre de dominio en disputa bajo el argumento que contenía una marca de su propiedad. El Titular respondió de buena fe al correo electrónico del Promovente.
Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, el Titular considera que “galerias” corresponde a una palabra de uso genérico y común del idioma español, el certificado emitido para esta denominación no es válido.
La palabra “galerias” es una palabra de uso común en el idioma español, correspondiendo a definiciones como colección de pinturas, estudio de un fotógrafo profesional, establecimiento dedicado a la exposición y venta de obras de arte, etc.
A la fecha del registro del nombre de dominio en disputa, 3 de marzo de 2003, no existía ningún registro de marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos que impidiera el registro legítimo del nombre de dominio en disputa.
Las solicitudes de registro de marcas fueron ingresadas por el Promovente ante el IMPI con fecha 12 de marzo de 2009 para las denominaciones “galerias” y “galerias.com”, es decir, fueron efectuadas en fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa y en fecha posterior a la fecha en que el Promovente manifestara su intención de iniciar el proceso de disputa por el mismo, por lo que puede considerarse que fueron efectuadas intentando cumplir con el requisito establecido en el artículo 1.a).i) de la Política.
Con fecha 21 de abril de 2009, el IMPI notifica al Promovente de la existencia de impedimentos legales para otorgar los registros de marca que solicitó para las marcas GALERIAS y GALERIAS.COM. Con fecha 9 de febrero de 2010, el IMPI notificó al Promovente de una negativa de registro para la denominación GALERIAS. Lo mismo ocurrió en fecha 10 de febrero de 2010 para el caso de la marca GALERIAS.COM. En base a esto, el Promovente carece de derecho de utilizar dichas denominaciones de forma exclusiva.
Como el Promovente bien indica, el Titular es propietario del registro de marca WEBWARENOW emitido por el IMPI, marca que utiliza para el desarrollo de sus proyectos. Es importante mencionar que su línea de negocios está basada en el ingreso por publicidad en nombres de dominio correspondientes a proyectos creados para proveer determinada utilidad a los usuarios finales, y entonces a través de publicidad contextual no intrusiva, generar ingresos; tal es el caso, por ejemplo del portal “www.pachuca.tv”. El lanzamiento de un portal de este tipo requiere de un tiempo considerable desde su conceptualización, principalmente cuando se habla de un equipo de trabajo con recursos de tiempo y dinero limitados, como es el caso del Titular y de su equipo de trabajo.
Después del desarrollo e implementación del portal “www.pachuca.tv”, al Titular le surge la idea de extender el concepto de la sección “Galerías” que presenta fotografías e imágenes turísticas y de entretenimiento de una audiencia local como lo refiere el nombre de dominio <pachuca.tv> a una audiencia nacional. El concepto del nombre de dominio en disputa incluye el permitir a usuarios finales el compartir sus fotografías e incluir el contenido libre y públicamente disponible en sitios como “www.flickr.com”.
El proyecto se mantiene como “activo” al interior del equipo de trabajo del Titular, pero debido a que los recursos económicos y de tiempo disponibles para ejecutarlo son limitados, los planes de su lanzamiento se han prolongado en el tiempo.
En los años 2004 y 2005, como lo afirma el Promovente, el nombre de dominio en disputa redireccionaba a sus visitantes al portal “www.pachuca.tv” con la finalidad de presentarles contenidos relacionados con las “Galerías” de fotografías e imágenes. En otros periodos de tiempo, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la finalidad de compartir una “Galería” de trabajos realizados a clientes con accesos basados en contraseña.
Se han hecho algunas asignaciones internas de actividades y configuraciones técnicas sobre el nombre de dominio en disputa. El Titular proporcionó información de acceso al nombre de dominio en disputa a un miembro de su equipo de trabajo con la finalidad de que “subiera” prototipos funcionales (de uso interno, nunca disponibles al público en general por tratarse de pruebas previas al lanzamiento).
De acuerdo con las definiciones de la palabra “galerias”, antes mencionadas, todas ellas están relacionadas con la forma en la que funcionan o funcionarían las secciones “Galerías” del portal “www.pachuca.tv” y el portal mismo que se hará público en el nombre de dominio en disputa.
En base en lo anterior, el Titular cuenta con derechos legítimos (el derecho de utilizar una denominación en Internet que no invade los derechos de terceros y que obtuvo legítimamente con base en la originalidad de la acción misma de registrarlo antes que nadie más) e intereses legítimos (la idea de crear un espacio útil para el público y de obtener ingresos por el fruto de su trabajo y creatividad) sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente alega que el Titular no es titular de ningún registro marcario ni de una reserva de derechos, sin embargo esta no es razón para que se considere que no se poseen derechos e intereses legítimos.
El Promovente también argumenta que el hecho de que en el nombre de dominio en disputa hayan aparecido mensajes que le sugieran que no está en uso y que no está en venta debe ser considerado de mala fe; sin embargo como ya se explicó, el grado de avance de los planes para terminar el proyecto que se implementará en el nombre de dominio en disputa depende de la complejidad de las actividades y de los recursos de tiempo y dinero con el que el Titular cuenta, por lo que esta limitación de posibilidades no puede considerarse como un acto de mala fe por parte del Titular.
El Promovente también utiliza el argumento de que el Titular del nombre de dominio en disputa no aparece al utilizar el buscador Google para buscar por la denominación “galerias”, y que en su lugar aparecen entre los resultados las marcas GALERIAS GUADALAJARA y GALERIAS MONTERREY, de su propiedad. El Titular señala que esto no puede ser considerado como un argumento para justificar que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos, pues evidentemente al estar en proceso de ser diseñado, construido e implementado no está disponible para el buscador Google. Además nótese que entre los resultados que expone el Promovente, se incluyen muchos otros que no están en ninguna forma relacionados con los sitios y dominios de Internet que son propiedad de éste.
El Promovente señala el hecho de que el nombre de dominio en disputa no está configurado para envíos de correos y que el servidor que tiene el Titular para atender cualquier asunto de su dominio no contesta a sus peticiones. El correo electrónico y el servicio de transferencia de archivos no tienen que estar configurados por fuerza en el mismo servidor, incluso es una buena práctica no configurarlos o configurarlos en otros servidores dedicados específicamente para tales fines.
El Promovente alega que el uso del nombre de dominio en disputa empaña el buen nombre y reputación de la marca GALERIAS no solo porque dicho nombre de dominio en disputa usa o incluye una marca registrada propiedad del Promovente sino porque se liga a una página de Internet que no conduce a nada o no se usa. Al respecto, el Titular reitera que no existe una marca registrada que ampare la denominación GALERIAS que otorgue derechos al Promovente. El nombre de dominio en disputa no contiene ninguna marca registrada.
El Promovente señala que es sumamente dañino y perjudicial que se le relacione con el sitio de Internet que se distingue con el nombre de dominio en disputa. Al respecto el Titular señala que lleva a cabo actividades comerciales completamente distintas a las del Promovente y que, conforme a sus derechos y obligaciones, el Promovente no puede exigir un uso exclusivo de una denominación para la cual no tiene registro marcario. Sin perjuicio de lo anterior, el Titular también señala que jamás ha buscado ni busca provocar confusión alguna entre las actividades del Promovente y del Titular.
El Promovente argumenta que sería inconcebible esperar hasta que el Titular “usara activamente” el nombre de dominio en disputa para que se pudiera actualizar el tercer supuesto de la Política. Referente a esto, el Titular señala que nunca ha tenido la intención de ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa, a ningún precio, ni al Promovente ni a ninguna otra entidad.
Según el propio dicho del Promovente, éste cuenta con el registro de varios nombre de dominio de Internet (<galeriasatizapan.com.mx>, <galeriascoapa.com.mx>, <galeriasmonterrey.com.mx>, etc.), mismos que corresponden con los registros marcarios de los que es dueño, y con la estrategia de nombrar a sus productos y servicios con la unión de las palabras “galerías” y el nombre del lugar o región donde se establece. Por esto, al no ostentar el Promovente derecho alguno de uso exclusivo sobre la marca GALERIAS ni GALERIAS.COM.MX y al declarar que posee el registro de varios nombres de dominio donde refleja sus denominaciones, se puede deducir que el Titular no está impidiendo que el Promovente refleje las denominaciones de las que es dueño en un nombre de dominio.
El Titular al tener una actividad empresarial que no está relacionada con la del Promovente, no puede ser considerado como un competidor; mucho menos el Titular ha buscado perturbar la actividad comercial del Promovente.
No existe ni ha existido un ánimo de lucro en el contenido que ha sido presentado en el nombre de dominio en disputa (jamás han existido anuncios ni redirecciones a sitios ni contenidos de competidores del Promovente), ni se ha buscado por parte del Titular causar confusión alguna con los productos o servicios del Promovente.
El Promovente reconoce que las reservas de derechos al uso exclusivo con que cuenta son de fechas posteriores al registro del nombre de dominio en disputa y presenta un caso de resolución de disputa que a su consideración es similar; sin embargo dicho caso es diferente en el sentido de que en la presente disputa el Promovente no cuenta con un registro marcario ni reserva de derechos vigente que ampare la denominación utilizada en el nombre de dominio en disputa, y adicionalmente es distinto porque el nombre de dominio en disputa se basa principalmente en una palabra de uso común en el lenguaje y que no puede ser registrable ni utilizada de forma exclusiva.
El Promovente alega que el Titular está aprovechándose del signo distintivo “galerias” sabiendo que LIVERPOOL, es una marca famosa y notoriamente conocida en México. Al respecto el Titular responde que no se puede tomar como válida la aseveración de que la marca LIVERPOOL es conocida por casi todos los mexicanos y que éste constituye un supuesto sin sustento demostrado. El Titular manifiesta que el Promovente muestra evidencias de que la marca LIVERPOOL es reconocida en México, cuando ésta no es conocida como relacionada con la denominación “galerias”.
El Titular reitera que el término GALERIAS no puede ser considerado como un signo distintivo pues no existe un registro marcario que ampare tal denominación y adicionalmente corresponde a una palabra de uso común en el lenguaje español. Por esto el Titular niega que esté aprovechándose de signos distintivos del Promovente.
El Promovente indica que decidió adquirir el nombre de dominio en disputa para poner una página de Internet que concentre la información relacionada con sus centros comerciales; sin embargo, el simple hecho de que haya decidido adquirirlo o que haya hecho planes para él no le da ningún derecho a poseerlo.
El Promovente alega que el nombre de dominio en disputa se encuentra en una condición permanente que denomina “parking” o “passive holding”; sin embargo el nombre de dominio en disputa está reservado para un proyecto que se encuentra en proceso de ser completado, el tiempo que está tomando su implementación no puede ser considerado como un uso de mala fe o como un no uso.
En el escrito suplementario del Promovente se exhiben hechos que a consideración del Titular significan una actuación de mala fe de parte del Promovente y un abuso de la Política.
El hecho de haber colocado contenido en la página de Internet relacionada con el nombre de dominio en disputa no es un acto de mala fe. El cambio en el contenido se llevó a cabo en fecha posterior a la presentación de la Contestación sin buscar engañar a nadie. El contenido de la página de Internet bajo la que se ubica el nombre de dominio en disputa corresponde con un conjunto de páginas donde se explica que el sitio está en desarrollo y ofrece información sobre el desarrollo del proyecto con la finalidad de que los visitantes se relacionen con el proyecto desde ahora y participen de lo que podrán encontrar cuando el sitio finalmente esté terminado.
Rechaza que su pretensión final sea utilizar el nombre de dominio en disputa en forma de Blog, como lo señaló el Promovente. El logro del objetivo de crear el portal de acceso público que presente colecciones de fotografías e imágenes requiere de actividades de análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación de una aplicación o sistema, que requiere la aplicación de conocimientos especializados de diseño gráfico, programación de sistemas y creación de contenido incluyendo la participación de expertos en cada especialidad, mismos que requieren de tiempo y recursos económicos.
Cuenta con las capacidades técnicas necesarias para dirigir un equipo de trabajo en la ejecución del proyecto una vez que se hayan satisfecho los requerimientos de tiempo y dinero que éste exige, y que estima sucederá en el primer trimestre del 2011.
Al publicar tal contenido no pretende “engañar a los usuarios o visitantes de dicha página”, pues busca ser transparente y compartir el desarrollo del proyecto. Con dicho contenido queda claro el mensaje de que el nombre de dominio en disputa sólo está relacionado con el fin que ahí se expone y ningún otro.
No se encuentra impedido de ninguna forma para publicar y/o actualizar contenidos en el nombre de dominio en disputa, pues no está invadiendo los derechos de terceros, ni actuando de mala fe ni falseando información alguna.
En 2003 no existía un registro previo del nombre de dominio en disputa; el Promovente tuvo la oportunidad de registrarlo y no lo hizo, deduciéndose entonces que no mostró interés alguno por el nombre de dominio en disputa.
En relación a las solicitudes de marca presentadas por el Promovente (i) todos los trámites referidos de solicitudes de registro de marca son posteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y (ii) una expectativa de registro de marca no constituye derecho alguno sobre una denominación.
Por lo que respecta a los Certificados de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo (i) el Promovente se contradice al declarar como falso que su representada sabía del uso que le daba el Titular al nombre de dominio en disputa al momento de tramitar las Reservas para las denominaciones “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, pues fue el Promovente mismo quien presentó, como parte del Anexo 2 de su Solicitud, que con fechas previas, solicitó a NIC-México los datos del Titular del nombre de dominio en disputa, evidenciando que sabía que el mismo se encontraba en uso.
Existen registros marcarios en el IMPI que amparan marcas tales como GALERIAS PACHUCA, que fueron otorgados a terceros distintos del Promovente.
Existen razones suficientes para considerar que esta disputa contiene todos o la mayoría de los elementos del “Reverse domain hijacking”, es decir, una de las formas que satisfacen que el Promovente inicie una disputa de mala fe.
El Titular solicita se rechace la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
A. General
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a). de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre los títulos “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com” con base en los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo de fecha 9 de agosto de 2009 y sus renovaciones de fecha 17 de agosto de 2010, emitidas por el INDAUTOR, y los contratos de cesión de derechos celebrados entre el registrante original y el Promovente.
Así mismo, el Promovente ha acreditado tener derechos sobre las marcas GALERIAS COAPA, GALERIAS VALLARTA, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS CUERNAVACA, GALERIAS PUERTO VALLARTA, entre otras, las cuales tiene registradas en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una reserva de derechos (o una marca) y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Tomando en cuenta lo anterior, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico al título “galerias” sobre el cual el Promovente tiene una reserva de derechos al uso exclusivo.
Este Experto hace notar que, para efectos del artículo 1.a).i). de la Política, es irrelevante que el registro de la marca o reserva de derechos sea de fecha posterior al registro o creación del nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a).i). de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “galerias” como nombre de dominio. El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno expedido por autoridad competente sobre la denominación “galerias”, ni siquiera una solicitud de registro de marca ni alguna reserva de derechos al uso exclusivo sobre la denominación “galerias” o “galerias.com.mx”. El Promovente afirma que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Si bien es cierto que el Promovente ha acreditado tener en su favor derechos sobre las marcas GALERIAS COAPA, GALERIAS VALLARTA, GALERIAS MONTERREY, GALERIAS LIVERPOOL, GALERIAS CUERNAVACA, GALERIAS PUERTO VALLARTA y GALERIA COAPA; todas éstas se distinguen por la combinación de la palabra GALERIAS y el nombre del lugar o región donde el Promovente tiene sus centros comerciales. Este Experto considera que la palabra “galerias” por sí sola no tiene un gran carácter distintivo ya que es una palabra de uso común en el idioma español, siendo una palabra de diccionario3 con amplio uso para centros comerciales, además de que así se desprende de la impresión de resultados del motor de búsqueda Google que como anexo 16 acompaña precisamente el Promovente a la Solicitud. Más aún, por ejemplo, una cadena de tiendas establecida en México desde hace varios años se llama Galerías El Triunfo; un centro comercial ubicado en esta Ciudad de México ha sido comúnmente conocido como Plaza Galerías o Galerías Plaza de las Estrellas; un centro comercial ubicado en el estado de Guanajuato se denomina Galerías Metropolitanas, etc., y así también en el extranjero abundan los centros comerciales que en su nombre llevan la palabra Galerías.
Este Experto hace notar que en Marzo de 2009 el Promovente envió al Titular un comunicado solicitándole la cesión del nombre de dominio en disputa, y que fue (i) en abril de 2009 que el Promovente solicitó al IMPI el registro como marca de GALERIAS y de GALERIAS.COM, y (ii) en agosto de 2009 que el Promovente obtuvo los Certificados de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo sobre los títulos “galerias”, “galerias.com.mx” y “galerias.com”, lo que bien pudo estar motivado por el deseo del Promovente, ante la negativa del Titular, de forzar la adquisición del nombre de dominio en disputa o ir fabricando este caso.
El Titular en su escrito de Contestación aseveró que sí tenía pensado utilizar el nombre de dominio en disputa y que sí ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, que incluso durante los años 2004-2005 éste redireccionaba a la página “www.pachuca.tv”, proyecto del Titular, lo que quedó acreditado; posteriormente el Titular realizó cambios al contenido mediante el cual se explica que el sitio está en desarrollo y ofrece información sobre su proyecto.
A pesar de los cambios en el contenido de la página de Internet relacionada con el nombre de dominio en disputa, las constancias que obran en el expediente permiten presumir que el Titular ha hecho un uso legítimo y leal, no comercial, del nombre de dominio en disputa, sin que haya evidencia de que exista la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del Promovente, de sus marcas o de los títulos sobre los que tiene derechos. Además, las actividades del Titular y el contenido de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa ni siquiera están relacionadas con el Promovente4.
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Promovente no ha acreditado satisfactoriamente que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, los alegatos del Titular parecen razonables y además ha aportado alguna evidencia (si bien sumamente pobre) para soportar algunas de sus aseveraciones.
D. Registro o uso de mala fe
Este Experto considera que el Promovente no logró acreditar que el Titular haya registrado o usado el nombre de dominio en disputa de mala fe5.
No puede presumirse un registro de mala fe por el Titular ya que en la fecha que registró el nombre de dominio en disputa (i) el Promovente no tenía a su favor los derechos de reservas al uso exclusivo expedidos por el INDAUTOR, y (ii) las marcas que ya tenía registradas el Promovente amparan la combinación del término “galerias” con otro (GALERÍAS COAPA, GALERÍAS MONTERREY, GALERÍAS LIVERPOOL) y no exclusivamente el término GALERIAS. El Promovente alega que su marca tiene una reputación fuerte y es ampliamente conocida, y se basa en los resultados arrojados por el buscador Google para hacer tal aseveración, sin que logre realmente acreditar su dicho pues claramente se percibe en dichos resultados que el término “galerias” también es ampliamente usado por terceros para identificar también centros comerciales.
Por otra parte, ha quedado acreditado que el Promovente solicitó al IMPI el registro de GALERIAS y GALERIAS.COM como marcas en Marzo de 2009, esto es, fecha posterior a la del registro del nombre de dominio en disputa, y que éstas le fueron negadas por el IMPI.
No existe evidencia alguna en el expediente que muestre que el Titular registró el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Promovente. Por el contrario, en respuesta al correo electrónico del Promovente de fecha 15 de marzo de 2009, el Titular manifestó, en su correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2009, que no tenía la intención de transferir, vender o rentar el nombre de dominio en disputa ya que lo tenía reservado para un proyecto.
El Promovente alega haber obtenido el registro de diversos nombres de dominio que contienen la palabra “galerias” combinada con otra (Vgr. galeriascoapa.com.mx) en los años 2000, 2002, 2003, etc., de la misma manera de como tiene registradas sus marcas arriba citadas. Lo anterior evidencia que (i) el Promovente estuvo en completa libertad de registrar el nombre de dominio en disputa con anterioridad a que el Titular lo hiciera, y (ii) que el Titular no ha impedido que el Promovente refleje sus marcas registradas y denominaciones de sus plazas comerciales en tales nombres de dominio.
El Promovente alega que el Titular está incurriendo en el supuesto de posesión pasiva o “passive holding”, lo cual puede considerarse como indicativo de mala fe. Si bien es cierto que algunos Grupos de Expertos han resuelto que el “no uso” de un nombre de dominio puede llegar a constituir un uso de mala fe, dicho supuesto se actualiza cuando hay otros elementos que, en su conjunto, permiten arribar a dicha conclusión, elementos que no se encuentran presentes en este caso6. El Promovente confía en Ceyx Technologies v. Ceyx.Com, Caso OMPI No. D2001-0681, y resalta que en ese caso el grupo de expertos concluyó que el titular había estacionado el nombre de dominio con conocimiento de que infringía la marca de otro7, elemento que no se da en este caso.
El contenido de la página web relacionada con el nombre de dominio en disputa no contiene elementos que puedan sugerir que fue registrado con el fin de atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con las denominaciones del Promovente. Dicho sitio no redirecciona a páginas de competidores del Promovente, no tiene contenidos que puedan sugerir alguna liga con el Promovente, y de las constancias que obran en el expediente no existe evidencia alguna que pueda indicar que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente8.
Aunque el Promovente tenga derechos sobre las marcas antes citadas, como ya quedó establecido, la palabra “galerias” es una palabra de uso común en el idioma español, una palabra de diccionario ampliamente usada por otros e incluso para los mismos fines que el Promovente (i.e. para centros comerciales), por lo que su uso por el Titular en este caso, en ausencia de otras circunstancias, no puede ser considerado de mala fe9.
Por consiguiente, este Experto concluye que el Promovente no acreditó cualquiera de los elementos requeridos bajo el artículo 1.a.)iii). de la Política.
E. Reverse Domain Name Hijacking
El Titular solicitó tomar en consideración la existencia de elementos suficientes para determinar un caso de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa (“Reverse Domain Name Hijacking”) por parte del Promovente. Sin embargo, esa solicitud resulta improcedente ya que la Política y el Reglamento no lo contemplan.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 10 de noviembre de 2010
1 El Reglamento no contempla la recusación, auqnue sí contempla el nombramiento de un experto substituto. Este Experto considera que las circunstancias hechas valer por el Titular no son de las que puedan hacer surgir dudas justificadas sobre la imparcialidad e independencia de este Experto. Dichas circunstancias, además, no se encuentran dentro de los supuestos que puedan crear dichas dudas, como tampoco de las que deban ser reveladas de acuerdo a las Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional.
2 La Política y el Reglamento no contemplan la presentación por las partes de escritos suplementarios o adicionales no solicitados. De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones, es facultativo para este Experto permitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados. En Metropolitan Life Insurance Company v. HLP General Partners Inc., Caso OMPI No. D2005-1323 se estableció: “panels... typically accept supplemental filings only to consider new evidence or provide a fair opportunity to respond to new arguments”. Véanse también Gallerina v. Mark Wilmhurst, Caso OMPI No. D2000-0730 y Delikomat Betriebverpflegung Gesellschaft m.b.H v. Alexander Lehner, Caso OMPI No. D2001-1447.
3 En Macmillan Publishers Limited, Macmillan Magazines Limited and HM Publishers Holdings Limited v. Telepathy, Inc, Caso OMPI No. D2002-0658 se estableció: "It is not a per se breach of the UDRP to register the trademark of another as a domain name where the trademark is a generic word”.
4 En Weather Shield Mfg., Inc. v. Lori Phan, Caso OMPI No. D2007-1247 se estableció: “The website to which the Domain Name has resolved over the past decade has at times been noncommercial (a photographic family “scrapbook”) and at times commercial, advertising the Respondent’s services or the goods and services of third parties [...] The Respondent has also made commercial use of the Domain Name for extended periods in the form of third-party marketing, pay-per-click advertising, and listing the Domain Name for resale. These might, according to the circumstances, represent use in connection with a bona fide offering of goods or services, particularly where the Domain Name is a dictionary word and there is not persuasive evidence that the Respondent was more likely than not aware of the Complainant’s marks”.
5 En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo, Caso OMPI No. D2002-0148, la resolución del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”. En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resolución del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited, WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (énfasis añadido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966, la resolución establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.
6 Véase Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Advance Magazine Publishers Inc. and Les Publications Condé Nast S.A. v. ChinaVogue.com, Caso OMPI No. D2005-0615; EMAP USA, Inc. v. Dick Jurgens d/b/a Mobile Dick's Cycle Clinic, Caso OMPI No. D2001-0311.
7 Además, en dicha resolución claramente se estableció “This Panel agrees upon the opinion of other Panels in that "passive holding" does not constitute bad faith per se, and that each case should be carefully studied in order to determine whether the Panel is actually in the presence of bad faith”.
8 En Macmillan Publishers Limited, Macmillan Magazines Limited and HM Publishers Holdings Limited v. Telepathy, Inc, Caso OMPI No. D2002-0658 se estableció: “The Respondent is not a competitor of the Complainant, has not tried to sell the disputed domain name to the Complainant or to anyone else, has not used the disputed domain name at all (let alone in a bad faith way), and there is no evidence of a pattern of bad conduct by the Respondent”.
9 En Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, Caso OMPI No. D2004-0230 se estableció: “The Panel finds that the registrant of a common term or word as a trademark cannot preclude others from using that term in a domain name unless the registrant is attempting to profit from the goodwill associated with that mark”.