El Promovente es Amada Company Limited, con domicilio en Kanagawa, Japón, representada por Bryan, González Vargas & González Baz, México.
El Titular es Amada Alternative Service, S.A. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <amada.com.mx>.
El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”).
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2010. El 2 de junio de 2010 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de junio de 2010 NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 7 de junio de 2010, suministrando los datos del registrante y de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó al Centro una enmienda a la Solicitud el 8 de junio de 2010. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de junio de 2010. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de julio de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de julio de 2010.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 12 de Julio de 2010, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 El Promovente es una compañía japonesa establecida en 1948, dedicada a la fabricación de maquinaria y equipo industrial para cortar, perforar y moldear metal, así como al desarrollo de sistemas y equipo automatizado para monitorear y controlar el proceso de manufactura de metal.
4.2 El Promovente es titular de la marca mixta AMADA la cual tiene registrada en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el No. 234004 con fecha de registro 30 de octubre de 1979; en Estados Unidos de América ante la United States Patent and Trademark Office bajo el No. 2,212,242 con fecha de registro 22 de diciembre de 1998; en Canada ante la Canadian Intellectual Property Office bajo el No. 190386 con fecha de registro 27 abril 1973, entre otros registros marcarios en México y otros países.
4.3 El nombre de dominio en disputa fue creado el 26 de enero de 2007.
4.4 El Titular fue constituido el 27 de julio de 2009, apareciendo en su escritura constitutiva el Sr. Agustín Cuitláhuac Reyes Rodríguez como dueño del 90% de las acciones del capital social del Titular y como su administrador único.
4.5 Amada America Inc. realizó pagos al Sr. Agustín Cuitláhuac Reyes Rodríguez entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, como “independent service representative”.
4.6 El Sr. Agustín Cuitláhuac Reyes Rodríguez fue contratado como empleado de Amada de México, S. de R.L. de C.V., el 1 de octubre de 2008.
4.7 El 2 de septiembre de 2009 el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba estar estacionado, hospedado en “www.triara.com”.
4.8 El 23 de abril de 2010 el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa estaba redireccionado al sitio web “www.altservice.com.mx”.
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:
A.1 En México, el Promovente comercializa sus productos desde 1979 y en enero de 2008 constituyó una subsidiaria denominada Amada de México S. de R.L. de C.V., con domicilio social en Monterrey, Nuevo León.
A.2 El Promovente goza de derechos exclusivos de uso sobre la denominación AMADA que tiene registrada como marca en más de 50 países, incluyendo Gran Bretaña y Francia desde 1969, Japón desde 1972, Canadá desde 1973, Estados Unidos de América desde 1998, en las clases 7 y 9 entre otras del nomenclador internacional. Además, el Promovente es titular del nombre de dominio <amada.com> desde 1997.
A.3 Con fecha 27 de julio de 2009 fue constituida la sociedad Alternative Service, S.A. de C.V., actualmente Titular del nombre de dominio en disputa, apareciendo como accionista mayoritario el Sr. Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez, ex empleado del Promovente.
A.4 El nombre de dominio <amada.com.mx> incorpora la marca del Promovente, lo que trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre ambos.
A.5 El Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <amada.com.mx>. El Titular no es licenciatario ni ha sido autorizado de modo alguno por el Promovente para usar su marca registrada AMADA.
A.6 De una búsqueda de antecedentes registrales en la base datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha podido constatar que el Titular no tiene registros de marca propios sobre la denominación AMADA.
A.7 El Titular no ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, ya que el nombre de dominio <amada.com.mx> se mantuvo inactivo desde su registro el 26 de enero de 2007. No fue sino hasta recientemente que dicho nombre de dominio fue redirigido a <altservice.com.mx>, dentro de cuyo sitio web en construcción aparece la marca registrada AMADA del Promovente, así como los correos electrónicos de contacto, haciendo falsamente suponer a los visitantes de dicho Portal que el mismo pertenece o está asociado al Promovente.
A.8 El Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio, ya que fue constituido dos años después del registro del nombre de dominio por el Sr. Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez mientras éste todavía se encontraba laborando para el Promovente.
A.9 La condición de que el Titular sea un ex trabajador del Promovente (y de su filial mexicana) impide de facto que el Titular tenga derechos o intereses legítimos conforme a la Política sobre el nombre de dominio en disputa.
A.10 De haber querido registrar un nombre de dominio de buena fe y sin invadir los derechos exclusivos del Promovente, el Titular debió haber solicitado <agustinreyes.com.mx> o <alternativaservice.com.mx>.
A.11 El Titular no ha hecho un uso legítimo ni leal o no comercial del nombre de dominio en disputa ya que en el sitio web vinculado a dicho nombre de dominio se ofertan servicios al público consumidor respecto de la maquinaria AMADA.
A.12 El objetivo del Titular al registrar y usar el nombre de dominio en disputa ha sido en todo momento generar confusión de origen entre los usuarios de Internet para desviarlos equívocamente a su propio sitio web “www.altservice.com.mx”.
A.13 En julio de 2009 el WhoIs de NIC-México mostraba a Triara.Com, S.A. de C.V. como registrante del nombre de dominio en disputa. En respuesta a un comunicado del Promovente, en agosto de 2009 Triara.Com, S.A. de C.V. manifestó ser un proveedor de servicios de hospedaje que también ofrecía a sus clientes el registro de nombres de dominio, señalando que el nombre de dominio ya tenía como titular al cliente correspondiente. El ocultamiento de la identidad y datos de localización del verdadero contacto registrante del nombre de dominio <amada.com.mx> en WhoIs denota la intención del Titular de imposibilitar su identificación, lo que hace prueba plena en su contra respecto de la mala fe con que registró el nombre de dominio en disputa.
A.14 El hecho de que el señor Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez se encontrara prestando sus servicios al Promovente cuando registró el nombre de dominio <amada.com.mx> demuestra que el hoy ex trabajador del Promovente y accionista mayoritario del Titular tenía pleno conocimiento de los derechos exclusivos que sobre la marca AMADA tiene reconocidos en México el Promovente desde 1979, lo que constituye mala fe.
A.15 El ofrecimiento de servicios al público consumidor que bajo la marca AMADA se realiza en el sitio web bajo el nombre de dominio <amada.com.mx>, acreditan la finalidad lucrativa que ha caracterizado el uso de dicho nombre de dominio por parte del Titular.
A.16 El Titular ha generado confusión entre los usuarios de Internet, lo cual se materializa por el uso no autorizado que se hace de la marca registrada AMADA en el sitio <altservice.com.mx> al cual el nombre de dominio en controversia reenvía automáticamente a los visitantes que esperaban encontrar el Portal mexicano del Promovente.
A.17 Debido a que el Titular tiene por objeto social una actividad comercial similar a la del Promovente y a que el accionista mayoritario del Titular se desempeñó por varios años como ingeniero regional de servicio del Promovente, es innegable el carácter de competidor desleal que asume el Titular frente a los clientes mexicanos del Promovente que requieren servicio de su maquinaria AMADA.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas1.
El Promovente ha acreditado tener derechos sobre la marca mixta AMADA, la cual tiene registrada en México, entre otros países.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Respecto al diseño que forma parte de dicha marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699; SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802). Tomando en cuenta lo anterior, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca registrada del Promovente.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i. de la Política.
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término AMADA como nombre de dominio. El Promovente asevera que el Titular no posee registro alguno de marca de la denominación AMADA, y que tampoco es licenciatario ni ha sido autorizado por el Promovente para utilizarla, y que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio.
Ha quedado acreditado que AMADA es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta a 1979, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2007.
El Promovente asevera que el Titular no ha utilizado ni efectuado preparativo alguno para la utilización del nombre de dominio objeto de la Solicitud. Ha quedado acreditado mediante un acta de fe de hechos del 2 de septiembre de 2009 que sitio web asociado al nombre de dominio en disputa estaba inactivo en esa fecha. Ha quedado acreditado mediante un acta de fe de hechos de 23 de abril de 2010 que el nombre de dominio <amada.com.mx> redirige al sitio web “www.altservice.com.mx” y que en éste (i) muestra las palabras “Alternative Service”, (ii) muestra imágenes de maquinaria en las cuales se aprecia la marca AMADA del Promovente, y (iii) las palabras “Página en Construcción”.
El hecho que la denominación del Titular incluya el término AMADA no implica necesariamente que el Titular sea comúnmente conocido por el mismo2. Las actas de fe de hechos antes relacionadas sugieren lo contrario: el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté redireccionado al sitio web identificado bajo otro nombre de dominio permite concluir a este Experto que el Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
El Promovente afirma que el hecho de que el accionista mayoritario del Titular sea ex trabajador del Promovente (y de su filial mexicana) impide que el Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa3. El Promovente acreditó que Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez (accionista mayoritario del Titular) (i) recibió pagos de Amada America Inc. en el periodo diciembre 2006 a diciembre 2007, y (ii) que fue contratado como empleado de Amada de México, S. de R.L. de C.V. en octubre de 2008.
Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado4.
En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii. de la Política.
El Promovente afirma que el nombre de dominio <amada.com.mx> fue registrado de mala fe, ya que el señor Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez, accionista mayoritario del Titular, se desempeñó por varios años como ingeniero regional de servicio del Promovente por lo que tenía pleno conocimiento de la marca AMADA.
Ha quedado acreditado que AMADA es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta a 1979, en tanto que el nombre de dominio en disputa fue creado en enero de 2007. También ha quedado acreditado que Agustín Cuiltláhuac Reyes Rodríguez es accionista mayoritario del Titular, que recibió pagos de Amada America Inc. en el periodo diciembre 2006 a diciembre 2007, y que fue contratado como empleado de Amada de México, S. de R.L. de C.V. en octubre de 2008.
El nombre de dominio en disputa redirecciona al sitio web ”www.altservice.com.mx” donde se muestra la leyenda “Alternative Service | AMADA Machinery: Servicio, Partes y Capacitación”.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la marca AMADA del Promovente y de los bienes identificados con dicha marca al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. El hecho de que el Titular haya sido constituido 2 años y medio después de creado el nombre de dominio en cuestión no es obstáculo para determinar si el registro se hizo de mala fe ya que, para efectos de la Política, este Experto considera que el acto de adquisición se asimila al registro del nombre de dominio en cuestión, coincidiendo con el punto de vista expresado al respecto por expertos en otros casos5.
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el artículo 1.a.iii. de la Política.
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <amada.com.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 26 de julio de 2010
1 En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.
2 En Royal Bank of Canada v. RBC Bank, Caso OMPI No. D2002-0672 se estableció “[an interpretation of Paragraph 4(c)(ii) of the Policy] would require some actual use of the name by a respondent who claims to be commonly known by a domain name, that use being something more than the mere registration of a corporation having the same name as the domain name”.
3 El Promovente cita Savino Del Bene Inc. v. Graziano Innocenti Gennari, Caso OMPI No. D2000-1133: “as a rule, former employees do not have a legitimate right or interest in registering in their own name their former employer's trademark as a domain name”.
4 Diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given... Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant's assertion”.
5 En Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah, Caso OMPI No. D2000-1406, se estableció: “the term “registration” extends beyond the original act of registration and covers subsequent acquisitions of the domain name... there are several prior Panel decisions in which it has been held more generally that “registration” extends to subsequent acts of acquisition”. En MC Enterprises v. Mark Segal (Namegiant.com), Caso OMPI No. D2005-1270, se estableció: “The Respondent is not the original registrant of the subject domain name, but for the purposes of the Policy, his acquisition of the subject domain name constitutes registration”.