Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Enel S.p.A. contre Clic Events

Litige No. DMA2021-0002

1. Les Parties

Le Requérant est la société Enel S.P.A, Italie, représenté par la Société Italiana Brevetti S.p.A., Italie.

Le Défendeur est Clic Events, Maroc.

2. Nom de domaine litigieux

Le litige concerne le nom de domaine <enelgreenpower.ma> enregistré le 16 septembre 2019.

Le prestataire Internet est Arcanes Technologies.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 juin 2021 par courrier électronique en vertu du Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci‑après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du “.ma” adoptée par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (l’ANRT).

Le Centre a saisi l’ANRT le 21 juin 2021 pour vérification des coordonnées du Défendeur et le gel du nom du domaine. Le 23 juin 2021, l’ANRT a informé le Centre que le titulaire du nom de domaine inscrit sur sa base de données est CLIC EVENTS et que le nom de domaine litigieux a été gelé suite à la demande du Centre.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux conditions de forme et de fond définis à l’article 15(a) du Règlement.

Le 24 juin 2021, conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juillet 2021.

Le 25 juin 2021, une certaine Madame Firdaouss a répondu par email.

A la demande du Requérant, la procédure a été suspendue le 2 juillet 2021 conformément à l’article 9 du Règlement.

Les Parties ont tenté de trouver un accord à l’amiable dans cette affaire et ont transmis au Centre un formulaire d’accord de transfert volontaire du nom de domaine le 8 juillet 2021. N’ayant pas obtenu de réponse du prestataire Internet concernant le transfert volontaire du nom de domaine, le Requérant a demandé la ré-institution de la procédure en date du 29 juillet 2021 en mentionnant que le titulaire ne s’oppose pas au transfert du nom de domaine.

En date du 26 août 2021, le Centre nommait M. Mazini, Abderrazak comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

Le 24 juin 2021, le Centre a transmis au Défendeur l’ensemble des éléments du dossier et l’a informé qu’une procédure administrative a été ouverte à son encontre, et qu’il lui appartient de transmettre au Centre ses éléments de réponses au plus tard 14 juillet 2021, faute de quoi il sera réputé en défaut.

4. Les Faits

Le Requérant se présente comme l’un des leaders dans le secteur de l’énergie. Le Groupe Enel opère dans plus de 31 pays répartis à travers le monde. Le Requérant est actif au Maroc participant à l’étude et la mise en œuvre de la stratégie marocaine de développement des énergies renouvelables, aussi bien solaire, éolienne, qu’hydraulique.

Le Requérant est titulaire de la marque internationale ENEL GREEN POWER, No. 13621499, enregistrée le 29 mars 2016. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 septembre 2019 et ne renvoie vers aucun site actif.

5. Argumentation des Parties

A. Le Requérant

Le Requérant se plaint du fait que le Défendeur ait utilisé sa marque ENEL GREEN POWER pour créer et enregistrer le nom de domaine litigieux <enelgreenpower.ma>. Il requiert du Centre le prononcé d’une décision de transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le Défendeur a voulu tirer profit de la notoriété à l’international de sa marque pour créer le nom de domaine litigieux <enelgreenpower.ma>. Le nom de la marque précité est enregistré à l’international auprès de l’OMPI. Le nom de domaine litigieux est une transcription intégrale du nom de la marque avec l’adjonction du préfixe “.ma”.

Le Requérant affirme que la ressemblance entre la marque et le nom de domaine litigieux est de nature à tromper les clients du Requérant et tout utilisateur d’Internet. D’ailleurs, le site auquel aboutit le nom de domaine litigieux est vide de contenu, ce qui dénote que le Défendeur n’avait pas une intention d’exercer sur le Net une activité commerciale légitime. Le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la société notoire Enel, qui plus est, exerce au Maroc, pays de résidence du Défendeur. Cela dénote chez ce dernier l’intention d’empêcher le Requérant d’enregistrer un nom du domaine sous le code de pays “.ma” et de semer la confusion dans les esprits de ses clients.

B. Le Défendeur

Le 25 juin 2021, une certaine Madame Firdaouss a saisi le Centre au nom du Défendeur pour déclarer que le nom de domaine <enelegreenpower.ma> a été enregistré à la demande de la société Enel Green Power Maroc dans le cadre d’un projet d’exposition collective appelé “Objectif Renouvelable”. Le Requérant, soutient-il, a confié l’organisation de cette manifestation à la société du Défendeur spécialiste dans l’évènementiel. Pour éviter tout contentieux, il informe le Requérant qu’il était disposé à rétrocéder le nom de domaine litigieux. Contacté par le Requérant pour honorer son engagement d’un accord à amiable comme promis, le Défendeur n’a jamais donné suite à sa promesse. Le Défendeur ayant proposé de céder à l’amiable le nom de domaine litigieux, puis a rompu tout contact avec le Requérant.

L’Expert note que le Défendeur, Clic Events, n’a pas communiqué au Centre ses éléments de défense et dans les délais prescrits.

5. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Pour asseoir sa décision, et en vertu de l’article 2 du Règlement, l’Expert s’est employé à vérifier la pertinence et la réunion des éléments de preuves cumulatifs suivants :

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

L’Expert note que le Requérant a apporté la preuve d’être titulaire de la marque ENEL GREEN POWER, No. 13621499, qui désigne le Maroc.

L’Expert constate une ressemblance approfondie entre le nom de domaine litigieux et la marque notoire enregistrée et protégée par le Défendeur à l’international. Cette marque est très connue dans le secteur des énergies, aussi bien à l’international qu’au Maroc. Le fait d’associer le code du pays “.ma” au nom de la marque du Requérant ne change en rien au risque de confusion engendrée par la ressemblance à l’identique entre la marque et le nom de domaine litigieux.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y attache

L’Expert constate que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni autorisation du Requérant. Il prétend, sans justification, qu’il a enregistré le nom de domaine sur demande et pour le compte du Requérant dans le cadre d’un projet jamais réalisé pour le compte d’ENEL GREEN STAR; projet d’organisation d’une exposition au Maroc dite “Objectif Renouvelable”. Toutefois, l’Expert note que le Défendeur n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de cette argumentation.

Le Requérant a indiqué qu’il n’avait ni autorisé, ni donné son consentement d’une manière ou d’une autre, au Défendeur d’enregistrer et d’utiliser le nom de domaine litigieux <enelgreenpower.ma> ou d’utiliser sa marque ENEL GREEN POWER.

Le Requérant note également qu’avant toute notification au Défendeur du présent litige, il n’existe aucune preuve de l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux, ou de préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens et services de bonne foi.

En outre, le Défendeur ne fait pas un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine litigieux.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Sur l’enregistrement de mauvaise foi

Le Défendeur prétend qu’il a enregistré le nom de domaine dans le cadre d’un projet jamais réalisé pour le compte d’ENEL GREEN STAR. Toutefois, le Requérant indique pour sa part qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux pour son compte.

L’Expert dénote chez le Défendeur, une mauvaise foi, car tout en connaissant bien l’existence de la société ENEL GREEN POWER, a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui est une transcription identique du nom de la marque protégée du Requérant.

Le fait d’associer le préfixe “.ma” au nom de la marque du Requérant n’enlève en rien au risque de confusion engendré dans les esprits des internautes, notamment les clients du Requérant.

Le Défendeur a voulu donner l’impression qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux avec l’accord du Requérant sous prétexte qu’il l’avait fait dans le cadre d’un projet projeté par ENEL GREEN STAR appelé “Objectif Renouvelable”. Contredit par les faits, et dès l’ouverture de cette procédure à son encontre, le Défendeur a proposé le transfert à l’amiable du nom de domaine litigieux au Requérant.

L’Expert déduit de tous ces éléments une mauvaise foi chez le Défendeur qui, tout en connaissant la société ENEL GREEN POWER et en prétextant avoir projeté de travailler avec elle, a procédé tout de même à l’enregistrement du nom de sa marque notoire comme nom de domaine <enelgreenpower.ma> sans l’autorisation expresse du Requérant. De plus, la marque du Requérant a été enregistrée bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2019.

Sur l’utilisation de mauvaise foi

Ce nom de domaine n’est au demeurant pas actif et ne sert à l’offre d’aucun service d’information ou de vente. Le but est donc d’empêcher le Requérant d’enregistrer un nom de domaine du “.ma”, et de lui occasionner un parasitisme commercial. De plus, il est de jurisprudence constante que l’utilisation passive d’un nom de domaine peut être reconnue comme une preuve de mauvaise foi dans certaines circonstances.

L’Expert considère que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

6. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne par conséquent que le nom de domaine litigieux <enelgreenpower.ma> soit transféré au Requérant.

Abderrazak Mazini
Expert
Le 9 septembre 2021