Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

KPMG International Cooperative contre Montet Gilles

Litige No. DEU2020-0001

1. Les parties

Le Requérant est KPMG International Cooperative, Pays-Bas, représenté par Taylor Wessing, Royaume-Uni.

Le Défendeur est Montet Gilles, France.

2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux est "European Registry for Internet Domains" (ci-après désigné “EURid” ou le "Registre"). Le nom de domaine litigieux <kpmg-finance.eu> est enregistré auprès de Register S.p.A. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par KPMG International Cooperative auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 janvier 2020. En date du 15 janvier 2020 le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 janvier 2020 le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 janvier 2020 le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant n’a pas déposé une plainte amendée.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 27 février 2020 une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 avril 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 avril 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 avril 2020 le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(4) des Règles ADR.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous moyens appropriés afin que le Défendeur soit informé du dépôt de la plainte”, conformément au paragraphe A(2)(a)(b) des Règles ADR. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Règles ADR et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.

La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.

4. Les faits

Le Requérant est une entité suisse dont le siège social est au Pays-Bas. Il s’agit d’un réseau de cabinets indépendants, leader mondial de l’audit, du conseil, de la fiscalité et de l’expertise comptable, exerçant ses activités dans environ 150 pays et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque KPMG, parmi lesquels :

- marque de l’Union Européenne KPMG No. 001011220, enregistrée le 25 avril 2000.

L’activité du Requérant sur Internet se développe principalement à travers son site web
“www.home.kpmg” .

Le nom de domaine litigieux <kpmg-finance.eu> a été enregistré le 21 août 2019 et, quand la présente plainte a été déposée, dirigeait vers une page parking avec une page d’accueil promouvant le nom de domaine litigieux et les services du site web de amen.fr. Le 26 août 2019 le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d’une escroquerie par email.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque KPMG et explique que le mot “finance” accolé à la marque KPMG est descriptif et ne peut pas permettre d’éviter la confusion, en ajoutant que l’association avec le mot descriptif en question peut faire supposer aux internautes qu’il y a un lien avec les services financiers proposés par le Requérant.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur; il n'existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable; il n'existe aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de domaine litigieux; le nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins frauduleuses et illégitimes par le Défendeur.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, en créant une adresse email supposée être celle d'une employée du Requérant et en demandant à un client du Requérant, à travers d’une autre adresse email d’une personne prétendant être le Président de ce client, de prendre contact avec cette prétendue employée afin d'obtenir les coordonnées bancaires du Requérant pour le paiement des sommes associées à une procédure d’acquisition. En faisant ça, le Défendeur tente intentionnellement d'attirer des internautes dans le but de tirer des gains commerciaux vers le titulaire d'un site contenant le nom de domaine litigieux ou vers un autre site web, en créant une confusion probable avec la célèbre marque KPMG du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR énumère trois conditions, la deuxième et la troisième en étant entre elles alternatives, que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et,

(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; ou que

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne

Selon le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <kpmg-finance.eu> reprend intégralement la marque KPMG, dont le Requérant a démontré être titulaire: la Commission administrative constate qu'il a déjà été décidé à plusieurs reprises que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut-être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant.

Le nom de domaine litigieux associe le terme descriptif “finance”, précédé d'un tiret, à la marque KPMG du Requérant: la Commission administrative estime que l'ajout de termes descriptifs à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions.

Pour ce qui concerne enfin l'adjonction du country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.eu”, la Commission administrative rappelle qu'il a également été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point d'entraîner un risque de confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit être en mesure de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si la Commission administrative considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:

(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;

(2) le Défendeur, qu'il s'agisse d'un personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine litigieux même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne;

(3) le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque KPMG ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque et le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal.

Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaines litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR a été remplie.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Conformément à l’article 21(1) du Règlement et au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, les conditions “(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine” et “(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi” sont entre elles alternatives et non pas cumulatives.

En raison du fait que la deuxième condition a été remplie par le Requérant, la Commission administrative ne serait pas tenue à évaluer l’existence de la troisième condition: malgré cela, dans un souci d’exhaustivité et puisque la troisième condition a été prouvée par le Requérant et ne fait que confirmer la deuxième condition, la Commission administrative va examiner la dernière condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR aussi, concernant la mauvaise foi au moment de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(iii), si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d'un autre transfert du nom de domaine au titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique; ou

(2) le nom de domaine a été enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire d'une dénomination déterminée à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d'utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:

(i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou

(ii) le nom de domaine n'a pas été exploité d'une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l'enregistrement, ou

(iii) au moment de l'ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l'intention d'utiliser de manière effective le nom de domaine à l'égard duquel le droit national et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d'une 18 autorité publique, mais qu’il ne l'a pas fait dans les six mois à compter de la date de l'ouverture de la Procédure ADR; ou

(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d'un concurrent; ou

(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d'une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l'affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur; ou

(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n'existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.

Compte tenu de la réputation de la marque KPMG, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <kpmg-finance.eu>, d’autant plus que le terme descriptif enregistré à côté de la marque du Requérant fait référence à un des secteurs d’activité du Requérant: la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime que la création d’une adresse email, comprenant le nom de domaine litigieux, c’est-à-dire “[...]@kpmg-finance.eu”, utilisée pour se faire passer pour une prétendue employée du Requérant afin d’être contactée par un client du Requérant et lui donner les coordonnées bancaires du Requérant pour le paiement des sommes associées à une prétendue procédure d’acquisition, est sans aucune doute une conduite de mauvaise foi finalisé à une escroquerie pour en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les internautes.

En outre, le fait que le terme descriptif ajouté à la marque du Requérant décrive des services pour lesquels le Requérant a enregistré et utilise la marque en question ne fait que renforcer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <kpmg-finance.eu> soit transféré au Requérant.

8. Summary in English

In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0001:

The Complainant is KPMG International Cooperative, Netherlands, and the Respondent is Montet Gilles, France, owning the European Union Trade Mark registration No. 001011220 for KPMG, registered on April 25, 2000.

The disputed domain name is <kpmg-finance.eu>. The disputed domain name was registered on August 21, 2019 and was resolving to a parking page. On August 26, 2019, it was used for fraudulent email purposes.

The Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s trademark KPMG registered in the European Union; the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name; and, the disputed domain name was registered as well as used in bad faith.

Edoardo Fano
Expert Unique
Le 3 mai 2020