WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING

Merck Sharp & Dohme Corp. v. D. Doreus, Stichting Icelt

Zaaknr. DEU2018-0028

1. De Partijen

De Klager is Merck Sharp & Dohme Corp. uit Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

De Verweerder is D. Doreus, Stichting Icelt uit Arnhem, Nederland, zelf vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam, het Register en de Registrator

De domeinnaam <steglatro.eu> (de “Domeinnaam”) is bij het European Registry for Internet Domains (“EURid” of het “Register”) via Registrar.eu (de “Registrator”) geregistreerd.

3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht werd op 10 september 2018 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”).

Op dezelfde dag heeft het Center per e-mail aan het Register een verzoek tot verificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 12 september 2018 heeft het Register per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin het de contactgegevens van de Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat het Verzoek voldoet aan de formele vereisten van de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR Voorschriften”) en de WIPO Aanvullende ADR-Voorschriften (de “Aanvullende voorschriften”).

Overeenkomstig paragraaf B(2) van de ADR-Voorschriften heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 14 september 2018 aangevangen. Overeenkomstig de ADR-Voorschriften, paragraaf B(3), was de laatste datum voor het indienen van de Reactie 26 oktober 2018. Het Center ontving in de periode tussen 14 september en 10 oktober 2018 meerdere e-mail communicaties van Verweerder. Op 4 oktober 2018 diende Verweerder de Reactie in.

Het Center heeft op 16 oktober 2018 Flip Jan Claude Petillion benoemd als Arbiter in deze zaak. De Arbiter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Arbiter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals vereist overeenkomstig ADR-Voorschriften, paragraaf B(5).

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager is een bekend farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is, inclusief in de Europese Unie. De Klager is houder van verschillende merkregistraties voor het woordmerk STEGLATRO, waaronder:

- STEGLATRO, Europese Unie (“EU”) woordmerk ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (“EUIPO”) onder het nr. 014090682 op 7 september 2015, voor producten in klasse 5, farmaceutische producten voor menselijk gebruik.

De Klager gebruikt het STEGLATRO merk voor een geneesmiddel dat wordt aangewend om de bloedsuikerspiegel te reguleren bij volwassenen met type 2-diabetes. Op 19 december 2017 verkreeg de Klager goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten om het geneesmiddel op de markt te brengen. Sinds januari 2018 is het geneesmiddel beschikbaar op de Amerikaanse markt en op 21 maart 2018 verkreeg de Klager Europese productregistratie.

Verweerder is een Nederlandse onderneming met als geregistreerde hoofdactiviteit “groothandel in hout en plaatmateriaal” en als nevenactiviteit “advisering ohgv informatietechnologie”.

Op 12 maart 2018 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam leidt niet naar een actieve website.

Eveneens op 12 maart 2018 registreerde de Verweerder de domeinnamen <steglatro.be>, <steglatro.nl> en <steglatro.org> en werden de naam en het adres van de Verweerder opgegeven bij een aanvraag voor het Duitse woordmerk STEG LATRO. Uit het Duitse merkenregister blijkt (i) dat deze merkaanvraag met het nr. 3020180060699 werd gedaan in klassen 1 en 3 en initieel in klasse 5, en (ii) dat de merkaanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken door de aanvrager.

Op 20 maart 2018 heeft de Verweerder de merkengemachtigde van de Klager gecontacteerd met het verzoek mee te delen of de Klager er problemen mee zou hebben indien de Verweerder de term “steglatro” in Europa zou gebruiken voor bijvoorbeeld de verkoop van generieke cosmetische producten via de domeinnamen <steglatro.eu> en <steglatro.org>.

Op 22 maart 2018 antwoordde de merkengemachtigde van de Klager dat het voorgesteld gebruik een gevaar van verwarring doet ontstaan en dat de Klager zich tegen dit gebruik verzet. Verweerder heeft het beweerd gevaar op verwarring vrijwel onmiddellijk betwist en liet op 27 maart 2018 weten binnenkort te zullen starten met het gebruik van de term in Europa.

Op 17 april 2018 diende de Verweerder vervolgens een aanvraag in voor het Benelux woordmerk STEG LATRO in klassen 1 en 3. Deze aanvraag met het nr. 1373763 werd gepubliceerd op 18 mei 2018.

Op 6 juni 2018 liet de Verweerder weten open te staan voor een minnelijke schikking, die volgens de Verweerder op twee manieren zou kunnen worden gerealiseerd: een co-existentie-overeenkomst of één partij die afziet van het gebruik van het teken en de andere partij die de rechten (domeinnamen en merken) overneemt.

Op 10 juli 2018 stelde de Klager oppositie in tegen de Benelux merkaanvraag nr. 1373763 van Verweerder op basis van het EU woordmerk STEGLATRO en op basis van een beweerd bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het STEGLATRO merk waarvan hij de houder is. De Klager is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. De merkaanvragen van de Verweerder voor het merk STEG LATRO in de Benelux en Duitsland werden volgens de Klager te kwader trouw ingediend. De Klager stelt dat de Verweerder niet bekend staat onder de naam STEGLATRO en dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt in verband met het aanbieden van goederen. De Verweerder zou ook geen aantoonbare voorbereiding hebben gemaakt om dit te doen. Ten slotte stelt de Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. De Klager beweert dat de Verweerder ook van andere merkhouders merken als domeinnaam of merk heeft geregistreerd of aangevraagd. De Verweerder zou heel bewust bestaande en/of bekende merknamen van derden gebruiken zonder geldige reden. De Domeinnaam zou bewust zijn geregistreerd met het doel deze te verkopen of anderszinds over te dragen aan de Klager.

B. Verweerder

De Verweerder betwist niet dat de Domeinnaam overeenkomt met het merk van de Klager. De Verweerder stelt over eigen rechten en legitieme belangen te beschikken in de Domeinnaam. De Verweerder is ervan overtuigd dat het teken STEG LATRO in de Benelux als merk zal worden ingeschreven op naam van de Verweerder in klassen 1 en 3. Voor de registratie van de Domeinnaam beroept de Verweerder zich op het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Dat de registratie kennelijk nadelige gevolgen heeft voor de Klager is hierbij niet van belang volgens de Verweerder. De Verweerder stelt ten slotte dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. De Verweerder is van mening dat hij geen toestemming nodig had van de Klager om zijn Benelux merkaanvraag in te dienen. Primair zou de Verweerder uit zijn op een co-existentieovereenkomst “om gezamenlijk onder het teken actief te zijn”.

6. Oordeel en Bevindingen

Artikel 21 van Verordening EG/874/2004 behandelt de speculatieve en onrechtmatige registratie van “.eu”-domeinnamen en luidt als volgt:

“1. Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”

Hierna wordt onderzocht of aan de verschillende voorwaarden van dit artikel is voldaan.

De bewijslast van de voorwaarden van voornoemd artikel ligt bij de Klager. De houder van de domeinnaam dient evenwel op zijn beurt te goeder trouw mee te werken door bewijs aan te leveren dat hij een gewettigd belang heeft (of beweert te hebben) aangaande de domeinnaam of domeinnamen (Gymworld Inc. and Magformers UK Limited v. Vanbelle Jo, Vanbelle Law, WIPO Case No. DEU2017-0001).

A. De domeinnaam is identiek aan of vertoont verwarrende gelijkenis met de aanduiding of aanduidingen ten aanzien waarvan een recht wordt erkend of vastgesteld door het nationale en/of communautaire recht

De Klager heeft aangetoond dat hij bij het instellen van de Klacht rechten heeft met betrekking tot het EU-merk STEGLATRO.

De vereiste van identiteit en verwarrende gelijkenis als bedoeld in artikel 21(1) van de Verordening (EG) nr. 874/2004 dient overeenkomstig de beslissingspraktijk van de ADR-panels anders dan in het merkenrecht onafhankelijk van de productgelijkenis, de marketingkanalen en soortgelijke factoren te worden beoordeeld; het is enkel en alleen vereist dat tussen het merk en de domeinnaam die voorwerp is van het geding, in fonetisch en begripsmatig opzicht alsmede wat het schriftbeeld betreft overeenstemmingen bestaan (zie
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. v. Nadir All / Allnado, WIPO Case No. DEU2017-0006.

Uitgangspunt voor de beoordeling van de identiteit c.q. de verwarrende gelijkenis in die zin is daarbij alleen het tweede-niveau domein, terwijl het topniveaudomein “.eu” op grond van zijn door de gebruikers onderkend technisch-functioneel belang bij vergelijkende confrontatie buiten beschouwing blijft (zie Arizen and Coinhouse v. Tim Bloksdam, WIPO Case No. DEU2018-0008).

Met toepassing van dit uitgangspunt blijkt dat de Domeinnaam identiek is aan het merk van Klager. De Arbiter oordeelt dan ook dat aan deze eerste voorwaarde is voldaan.

B. Rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam

Overeenkomstig Paragraaf B(11)(d)(1)(ii) van de ADR-Voorschriften draagt de Klager de bewijslast om aan te tonen dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigde belangen bij de Domeinnaam heeft.

Het wordt algemeen aanvaard dat het voldoende is voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder. (Zie onder meer Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. D2005-1094, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).¹

De Klager merkt op dat de Verweerder actief is onder de benaming Stichting Icelt en niet bij het publiek bekend staat onder de benaming STEGLATRO, STEG LATRO of <steglatro.org>. De Klager stelt nooit toestemming gegeven te hebben aan enige persoon of entiteit om de betwiste Domeinnaam te registreren en/of te gebruiken.

De Verweerder beroept zich op zijn aanvraag voor een Benelux-merk STEG LATRO en beweert dat hij bij de aanvraag van het Benelux merk is uitgegaan van het gegeven dat “steg” in het Nederlands onder meer “pad” of “steeg” betekent en “Latro” verwijst naar een bekende geestelijke.

De aanvraag voor of de registratie van een merk dat overeenstemt met een domeinnaam creëert niet automatisch rechten of legitieme belangen in de domeinnaam in de zin van het tweede element van de ADR-Voorschriften. Zo hebben panels in het verleden vastgesteld dat een verweerder geen rechten of legitieme belangen in een domeinnaam heeft op basis van een merkenregistratie wanneer de omstandigheden aantonen dat een dergelijk merk was geregistreerd voornamelijk met als doel om de toepassing van de UDRP te ontlopen of op een andere manier de klager te hinderen in de uitoefening van zijn rechten (zie sectie 2.12.2 van WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)). Nog afgezien van het feit dat het hier nog slechts een aanvraag van een merk betreft, kunnen dergelijke merkenrechten bijgevolg enkel worden erkend indien de algemene omstandigheden van de zaak aantonen dat de registratie te goeder trouw was bekomen met als doel om het merk te goeder trouw te gebruiken in het rechtsgebied waar het merk is geregistreerd en niet als poging om de toepassing van de UDRP te ontlopen (zie Formlabs Inc. v. Eduard de Boer, Wezacon, WIPO Case No. D2018-1526 <formlabs.biz>, <formlabs.info>, <formlabs.net> en <formlabs.org>; Bialetti Industrie S.p.A. v. Onno Brantjes, Stichting Taxaceae, WIPO Case No. D2016-1450, <bialetti.coffee>, <bialetti.cooking> and <bialetti.kitchen>; Aukro Ukraine LLC v. PrivacyYes.com, Igor Spodin, WIPO Case No. D2013-1568, <vcene.com>; Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, WIPO Case No. D2000-0847, <madonna.com>; Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Case No. D2008-1379, <cavinton.com> et al.; British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access, WIPO Case No. D2009-0817, <skytravel.com>).

In de huidige zaak heeft de Verweerder zijn aanvraag voor een Benelux-merk STEG LATRO ingediend op 17 april 2018. Dat is geruime tijd nadat de Klager over het EU-merk STEGLATRO beschikte en nadat de Klager had laten weten zich te verzetten tegen het gebruik dat de Verweerder beweerde te willen maken van dit teken. Bovendien was op die datum reeds bekend dat de Klager een Europese productregistratie had verkregen voor het geneesmiddel dat de Klager onder de benaming STEGLATRO commercialiseert. Daarnaast wijzen de omstandigheden erop dat de Verweerder op de datum van registratie van de Domeinnaam een Duits woordmerk heeft aangevraagd voor de benaming STEG LATRO in dezelfde klasse als het EU merk van de Klager voor de benaming STEGLATRO. Acht dagen nadien nam de Verweerder contact op met de merkengemachtigde van de Klager om te vragen of de Klager problemen had met het beweerdelijk geplande gebruik door de Verweerder van de benaming ”steglatro” (zonder spatie). (Van enige voorbereidingen om de Domeinnaam effectief te gebruiken lijkt overigens geen sprake.) In deze omstandigheden is de Arbiter van oordeel dat de merkaanvragen door de Verweerder werden gedaan in een poging om de toepassing van de UDRP te omzeilen, terwijl de Verweerder op de hoogte was van de merkenrechten waarover de Klager beschikt.

De bewering dat de Verweerder autonoom op de benaming STEG LATRO of STEGLATRO zou zijn gekomen is erg onwaarschijnlijk, gezien de omstandigheden en de bijna onmiddellijke contactname van de Verweerder met de merkengemachtigde van de Klager. De Arbiter constateert dat de benaming “steg” weinig courant is in het Nederlands en bovendien laat de Verweerder na aan te tonen dat “Latro” verwijst naar een “bekende geestelijke”. Daarnaast blijft onduidelijk hoe deze combinatie gerelateerd zou zijn aan de Verweerder of diens werkzaamheden.

Bijgevolg is de Arbiter van oordeel dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam.

C. Registratie of gebruik ter kwader trouw

Overeenkomstig artikel 21(1) van Verordening EG/874/2004 en Paragraaf B(11)(d)(1) van de ADR-Voorschriften worden (ii) het gebrek aan rechten op of gerechtvaardigde belangen bij de domeinnaam en (iii) registratie of gebruik ter kwader trouw beschouwd als alternatieve voorwaarden.

Aangezien de Arbiter reeds heeft vastgesteld dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam moet er in principe niet meer in overweging worden genomen of de Domeinnaam ook is geregistreerd of gebruikt ter kwader trouw. Niettegenstaande zal de Arbiter volledigheidshalve ook deze derde voorwaarde behandelen.

Artikel 21(3) van Verordening EG/874/2004 en Paragraaf B11(f) van de ADR-Voorschriften bevatten een niet-limitatieve lijst van factoren, die kwade trouw kunnen aantonen. Tot deze lijst behoren onder meer (i) omstandigheden die erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie; (ii) de registratie van de domeinnaam teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits bijvoorbeeld een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond. Ook de registratie van een domeinnaam met als voornaamste doel de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren behoort tot deze niet-limitatieve lijst.

Het feit dat de Verweerder kennis had van de Klager en/of zijn merken ten tijde van de registratie van de Domeinnaam kan onder omstandigheden zijn kwade trouw aantonen (zie Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, WIPO Case No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, WIPO Case No. D2001-1070). In de huidige zaak is de Arbiter van oordeel dat de Verweerder kennis moet hebben gehad van de rechten van de Klager in het STEGLATRO merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. De Domeinnaam is identiek aan dit merk en het is erg onwaarschijnlijk dat de Verweerder autonoom op deze fantasienaam zou zijn gekomen in de periode dat de Klager met deze merknaam op de markt kwam.

De Arbiter stelt ook vast dat de Verweerder verschillende domeinnamen met de benaming “steglatro” heeft geregistreerd en de merkengemachtigde kort nadien hiervan op de hoogte heeft gesteld. Er is met andere woorden sprake van een patroon dat erin bestaat de Klager, als houder van het STEGLATRO merk, te verhinderen om te beschikken over een overeenstemmende domeinnaam. Ook ten aanzien van derden heeft de Verweerder domeinnamen geregistreerd die verwarrend gelijkend waren aan hun merknaam.

Bijgevolg is de Arbiter van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt en dat de Klager voldoet aan de voorwaarden van Artikel 21(1)(b) van Verordening EG/874/2004 en paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften.

D. Beschikbare voorzieningen

Volgens paragraaf B(11)(b) van de ADR-Voorschriften zijn de voorzieningen beschikbaar in het kader van de ADR-procedure beperkt tot de opheffing van de betwiste domeinnaam of, als de Klager voldoet aan de basiscriteria voor registratie overeenkomstig paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002, de overdracht van de betwiste domeinnaam aan de Klager.

De toekenningsvoorwaarden van Paragraaf 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002 bepalen:

Het register registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-Top-Level Domain die worden aangevraagd door: i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben, of ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, of iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.

In de huidige zaak is de Klager gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. De Klager verzoekt echter om de domeinnaam over te dragen aan haar dochtermaatschappij, Merck Sharp & Dohme B.V. te Haarlem, Nederland. De Klager stelt dat Merck Sharp & Dohme B.V. voldoet aan de criteria van Artikel 4(2)(b) van de Verordening (EG) 733/2002.

De Arbiter is van oordeel dat de Klager voldoende heeft aangetoond dat zij een organisatie is die via haar dochtermaatschappij, Merck Sharp & Dohme B.V., in de Europese Unie gevestigd is (zie Airbnb, Inc. v. Domain Admin, Claim.Club, WIPO Case No. DEU2018-0009). Bijgevolg is de Arbiter is van mening dat de Klager, via haar Nederlandse dochteronderneming Merck Sharp & Dohme B.V., voldoet aan de relevante toekenningscriteria en het recht zou moeten hebben om de betwiste domeinnaam op zich te laten overdragen.

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragraaf B(11) van de ADR-Voorschriften beveelt de Arbiter dat de domeinnaam <steglatro.eu> ten gunste van Klager wordt overgedragen aan Merck Sharp & Dohme B.V.

Flip Jan Claude Petillion
Arbiter
Datum: 5 november 2018

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2018-0008:

1. The Complainant is Merck Sharp & Dohme Corp. of Whitehouse Station, New Jersey, United States of America and the Respondent is D. Doreus, Stichting Icelt of Arnhem, the Netherlands.

2. The disputed domain name <steglatro.eu> was registered on March 12, 2018 with the European Registry for Internet Domains (“EURid”) and does not resolve to an active website.

3. The Complaint was filed in Dutch on 10 September 2018. The Response was filed in Dutch on October 4, 2018. Flip Jan Claude Petillion was appointed as single member panel on October 16, 2018.

4. Complainant is the owner of various trademarks (word marks) for the word STEGLATRO, including:
European Union Trade Mark No. 014090682, registered on September 7, 2015.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

(i) the disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law;

(ii) The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

(iii) The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the disputed domain name be transferred to Merck Sharp & Dohme B.V., (a subsidiary of the Complainant established in the Netherlands) for the Complainant.

¹ Hoewel de Eis is ingediend onder de ADR-Voorschriften en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy (“UDRP”), zal de Arbiter, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar
UDRP precedent indien van toepassing.