Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Mirakl SAS c. Adam Costin
Caso No. DES2021-0041
1. Las Partes
La Demandante es Mirakl SAS, Francia, representada por Bignon Lebray, Francia.
El Demandado es Adam Costin, Rumania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mirakl.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es NAMECASE.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2021. El 20 de octubre de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de octubre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de noviembre de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 22 de noviembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa francesa especializada en el negocio del comercio electrónico, el desarrollo y explotación de plataformas online, que opera especialmente en la Unión Europea, como proveedora de servicios en el ámbito de las soluciones Software como servicio (“SaaS” por sus siglas en inglés) de comercio electrónico y mercados en línea.
La Demandante opera bajo la marca coincidente con su denominación social MIRAKL, que ha registrado en el ámbito europeo, así como en otras jurisdicciones, incluyendo:
- La Marca de la Unión Europea No. 011450723 MIRAKL, denominativa, registrada el 22 de mayo de 2013, en las clases 9, 35 y 42;
- La Marca de la Unión Europea No. 015896863 MIRAKL PLATAFORM, mixta, registrada el 9 de febrero de 2017, en las clases 9,35 y 42;
- La Marca Internacional No. 1564638 MIRAKL, denominativa, registrada el 21 de octubre de 2020, en las clases 9, 35 y 42, que designa Australia, Brasil, Canadá, Suiza, Indonesia, Israel, Japón, México, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam, (colectivamente la “marca MIRAKL”).
La Demandante también es titular de varios nombres de dominio relativos a su marca MIRAKL, incluyendo <mirakl.com> y <mirakl.fr> (ambos registrados el 31 de enero de 2011), que albergan su página web corporativa, en la que se promocionan y ofertan sus servicios de comercio electrónico y soluciones SaaS para comercio electrónico.1
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de febrero de 2019 y se encuentra ligado a una página de parking de dominios Sedo.com, que oferta la venta del nombre de dominio en disputa e incluye diversos enlaces promocionales de pago por clic (o “PPC” por sus siglas en inglés) a páginas web de terceros relativas, entre otros, al ámbito de los servicios de hosting, creación de páginas web, servicios de web máster, programas informáticos, etc.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
El nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca MIRAKL y el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” carece de relevancia por ser un elemento técnicamente necesario.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no se encuentra autorizado por la Demandante para el uso de sus marcas, no es comúnmente conocido por el término “mirakl”, ni ostenta ninguna marca o nombre comercial válido en España que incluya el término “mirakl” y nada indica que haya utilizado o realizado preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa se encuentra ligado a una página web, en francés, en la que inicialmente se ofertaba su venta por EUR 5.000, y, posteriormente, por EUR 7.995, y en la que se contienen enlaces a un Marketplace especializado en la venta de nombres de dominio.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Cualquier búsqueda en Internet revela las páginas web y nombres de dominio de la Demandante, que, junto con un artículo en Wikipedia sobre la Demandante, indican que el Demandado no podía ignorar estos derechos anteriores en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, no siendo tal registro fruto de la casualidad. El nombre de dominio en disputa no se utiliza en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que su uso se limita a atraer la atención de la Demandante o de sus competidores para ofertar su venta a estos por un precio superior a sus costes normales de registro. Tal propuesta de venta parece dirigida a la Demandante dado que se encuentra en idioma francés.
El mismo día en que se registró en nombre de dominio en disputa, la Demandante hizo pública una ronda de recaudación de fondos por valor de 70 millones de dólares, reafirmando su posición como solución de plataforma líder y la intención de expandirse internacionalmente (se proporciona una copia de esta publicación). El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el propósito principal de perturbar la actividad de la Demandante y de obtener beneficios a través de su transferencia por un monto que excede del costo directo relacionado con su registro.
La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y en virtud de la Política UDRP que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.
El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas registradas en la Unión Europea relativas al término “mirakl”, siendo tales registros válidos en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca MIRAKL.
La marca MIRAKL, utilizada por la Demandante para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce en el nombre de dominio en disputa de forma íntegra, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto ha comprobado, mediante diversas búsquedas en Internet, que la Demandante y su marca MIRAKL gozan de cierta presencia en Internet y probable notoriedad dentro de su sector.
El Demandado no ha comparecido ni contestado a la Demandada, no alegando ningún tipo de derecho o interés legítimo, ni desvirtuado las alegaciones y prueba prima facie presentadas por la Demandante. El Demandado ha tenido la oportunidad de proporcionar una explicación razonable, así como evidencias de las que se pudieran desprender derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, sin embargo, no lo ha hecho.
Por lo tanto, el Experto puede inferir ante la ausencia de contestación que, en un balance de las probabilidades, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos que justifiquen su registro del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las circunstancias del caso, inter alia:
(i) la falta de similitud entre el nombre del Demandado y la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa;
(ii) la falta de titularidad por parte del Demandado de ninguna marca o nombre comercial válido en España que contenga o consista en el término “mirakl”;2
(iii) la falta de uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios o en relación a un uso legítimo no comercial, estando éste ligado a una página de parking de dominios que oferta su venta e incluye enlaces promocionales PPC a páginas de terceros relacionadas con la actividad de la Demandante; y
(iv) la propia falta de contestación del Demandado, que no ha comparecido para acreditar la existencia de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Es importante destacar que el uso de un nombre de dominio para alojar una página de parking de dominios que comprende enlaces PPC, no representa una oferta de buena fe cuando dichos enlaces compiten con o capitalizan la reputación o notoriedad de la marca de un tercero. Véase en este sentido la sección 2.9, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto ha comprobado que los enlaces promocionales incluidos en la página ligada al nombre de dominio en disputa se encuentran referidos, en su mayor parte, a servicios relacionados con los proporcionados por la Demandante bajo su marca MIRAKL, incluyendo, entre otros, servicios de hosting, de desarrollo de páginas web, servicios de Web máster u otros servicios relacionados con Internet, que, a juicio del Experto, pueden ser servicios complementarios o competidores de los servicios y plataformas de comercio electrónico que constituyen la actividad principal de la Demandante. Por tanto, tal uso no puede ser considerado como una oferta de buena fe de productos o servicios en el sentido del Reglamento.
El Experto considera, además, que la inclusión de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa de la marca MIRAKL, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que hace difícil entender que el Demandado pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Véase en este sentido la sección 2.5.1, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado no ha refutado las alegaciones y prueba prima facie presentadas por la Demandante, pudiendo concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.
El Experto considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe:
(i) como ha podido comprobar el Experto, la Demandante y su marca MIRAKL gozan de cierta notoriedad dentro de su sector y presencia en Internet;
(ii) la Demandante oferta sus servicios y opera internacionalmente, de modo principal en la Unión Europea, incluyendo Rumanía, donde el Demandando parece encontrase localizado (según los datos de registro del nombre de dominio en disputa);
(iii) el mismo día en el que se registró el nombre de dominio en disputa, se publicó en Internet una noticia relativa a la expansión internacional de la Demandante (según las evidencias aportadas por la Demandante);
(iv) el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MIRAKL, que constituye un término de idioma turkmeno, que no se encuentra comprendido en el diccionario rumano ni en el diccionario español, el Demandado no parece guardar ningún tipo de relación con el idioma turkmeno, y el nombre de dominio en disputa no se ha utilizado en relación con el significado en turkmeno de dicho término;3
(v) el nombre de dominio en disputa es utilizado en relación a una página web de parking de dominios que oferta su venta (por precio superior al normal coste de su registro) e incluye enlaces promocionales PPC a páginas de terceros relacionadas con la actividad de la Demandante; y
(vi) el Demandado no ha contestado a la Demandada, no acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, y no ha refutado las alegaciones de la Demandante sobre su mala fe.
Estas circunstancias, cumulativamente, apuntan a la mala fe del Demandado en el sentido del Reglamento, por lo que llevan al Experto a concluir, en un balance de probabilidades, que el Demandado, apuntó probablemente a la Demandante y su marca MIRAKL al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa y lo ha utilizado buscando la confusión y asociación con la marca de la Demandante para aumentar el tráfico del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, para obtener un presumible beneficio económico derivado del tráfico de esta página promocional que contiene enlaces PPC a páginas web de terceros relacionados con la actividad de la Demandante, o derivado de la propia venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante o alguno de sus competidores. Esta conducta del Demandado impide además a la Demandante el registro y uso del nombre de dominio en disputa correlativo a su marca en relación al ccTLD “.es” para albergar su página web corporativa relativa al mercado español.
El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mirakl.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 25 de noviembre de 2021
1 Otros nombres de dominio de la Demandante son <mirakl.de>, <mirakl.help>, <mirakl.jobs>, <mirakl.net>, <mirakl.eu>, <mirakl.io>, <mirakl.ch>, <mirakl.org>, <mirakl.be>, <mirakl.it>.
2 El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha corroborado las evidencias aportadas por la Demandante, comprobado en las bases de datos oficiales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, la no existencia de ninguna marca o nombre comercial que contenga o consista en el término “mirakl” del que sea titular el Demandando.
3 El término “mirakl” significa en idioma turkmeno milagroso.