Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Creapole c. HB Mobile Solution
Caso No. DES2021-0022
1. Las Partes
La Demandante es Creapole, Francia, representada por Cabinet Bouchara, Francia.
La Demandada es HB Mobile Solution, Luxemburgo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ikita.es> (el “Nombre de Dominio”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH HISPANO.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2021. El 2 de junio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 2 de junio de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de junio de 2021. La Demandada envío por correo electrónico comunicaciones informales el 4 de junio de 2021, el 1 de julio de 2021, y el 2 de julio de 2021.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experto el día 9 de julio de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, la Demandante es una empresa especializada en el diseño y la distribución de joyas fundada en 1999. La Demandante es titular de las siguientes marcas, según acredita en los Anexos 3, 4 y 5 de la Demanda: (i) Registro de marca de la Unión Europea No. 17984602 IKITA PARIS, para distinguir productos dentro de las clases 14, 18 y 25, con fecha de concesión 12 de noviembre de 2018; (ii) Registro de marca francesa No. 99807239 IKITA PARIS, para distinguir productos dentro de las clases 14, 18 y 25, con fecha de concesión 9 de agosto de 1999; (iii) Registro de marca internacional No. 1446047 IKITA PARIS, para distinguir productos dentro de las clases 14, 18 y 25, con fecha de concesión 12 de noviembre de 2018 (en adelante y conjuntamente, las “Marcas IKITA”).
Asimismo, de acuerdo con el Anexo 6 de la Demanda, la Demandante es titular del nombre de dominio <ikita.fr>, registrado el 29 de noviembre de 2005, fecha anterior al registro del Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio fue registrado el 19 de enero de 2021, tal y como ha acreditado la Demandante en el Anexo 1 de su Demanda. De conformidad con la evidencia aportada junto a la Demanda, la web alojada en el Nombre de Dominio contenía una web idéntica a la de la Demandante en la que se ofrecían los productos de la Demandante a un precio ligeramente superior, sin contar para ello con la autorización de la Demandante y sin contener la web ningún tipo de aclaración referente a la falta de asociación entre Demandante y Demandada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada reviste un carácter especulativo por los siguientes motivos:
A. El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante:
La Demandante es titular de las Marcas IKITA y el nombre de dominio <ikita.fr>. Asimismo, identifica su actividad empresarial bajo las Marcas IKITA.
En este sentido, la Demandante alega que el Nombre de Dominio reproduce el elemento esencial de las Marcas IKITA, el cual es el sustantivo “IKITA”, por lo que se produce una falta de diferenciación que debe llevar a concluir a cualquier observador imparcial que existe identidad entre ambas partes o que están relacionadas.
B. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:
La Demandante alega que es la única y plena titular de las Marcas IKITA por lo que la Demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo previo sobre dicho término.
La Demandante no alberga ninguna duda sobre el conocimiento por parte de la Demandada de las Marcas IKITA, y ello porque el Nombre de Dominio contiene las Marcas IKITA prescindiendo de la mención a París, pero conteniendo el elemento distintivo de las Marcas IKITA, esto es, el término “IKITA”.
La Demandada no posee ninguna autorización por parte de la Demandante para emplear las Marcas IKITA, ni está relacionada con la Demandante (páginas 6 y 7 de la Demanda).
C. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, dado que:
La Demandante afirma que el Nombre de Dominio tenía alojada la web de la Demandante en francés; circunstancia que se modificó el 25 de mayo de 2021 a consecuencia de un intercambio de correos electrónicos entre Demandante y Demandada (Anexos 7, 8 y 9 de la Demanda). Para ello aporta una captura de pantalla del contenido que mostraba la página web alojada en el Nombre de Dominio antes del envío de comunicaciones por parte de la Demandante y la ausencia de contenido del Nombre de Dominio hoy en día.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. La Demandada, en un correo electrónico remitido al Centro el 4 de junio de 2021, señaló:
“Buenos días,
En respuesta a su correo electrónico queremos informarle que somos los propietarios del
nombre de dominio ikita.es pero que este nombre de dominio no se utiliza. La dirección URL
apunta a una página en blanco.
¿No podemos tener un nombre de dominio similar en otro país?
A la espera de su respuesta acepte nuestros saludos.”
6. Debate y conclusiones
A. Cuestión preliminar: idioma del procedimiento
La Demandada, en un correo electrónico remitido al Centro el 1 de julio de 2021, solicitó que las comunicaciones se llevasen a cabo en francés.
Bajo el artículo 8(a) del Reglamento, el idioma de los procedimientos regulados por el Reglamento es el castellano.
De acuerdo artículo 8(b) del Reglamento, la Experta podrá decidir sustanciar el procedimiento administrativo en un idioma distinto al del acuerdo de registro, teniendo en cuenta las circunstancias de dicho procedimiento.
En este caso, la Demandante no se ha mostrado conforme a que el procedimiento se lleve a cabo en un idioma diferente al castellano, remitiendo su demanda y documental enteramente en este idioma.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento, y con el fin de mantener el objetivo del Reglamento, es decir, sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, la Experta determina que el idioma del procedimiento será el castellano.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En el caso que nos ocupa, la Demandante ha acreditado que es titular de Derechos Previos que protegen el término “IKITA”, referidos en la sección 4 de la presente Decisión, los cuales consisten en las Marcas IKITA.
Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las Marcas IKITA sobre las cuales la Demandante ostenta derechos previos.
En primer lugar, la comparación debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en Automobiles Peugeot v. Wang Liqun, Caso OMPI No. DES2018-0002 y Etude Corporation v. Miguel Ángel Grandia Ruiz, Caso OMPI No. DES2018-00201.
La Experta considera que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión por ser similar a los Derechos Previos de la Demandante. En efecto, el referido juicio de similitud se basa en la concurrencia de dos circunstancias: (i) en primer lugar, en el hecho de que la Demandante ha acreditado la titularidad sobre varias marcas cuyo elemento principal o nuclear es la expresión “IKITA”, de carácter claramente distintivo, por tratarse de un término de fantasía sin un significado preciso en castellano; y (ii) en segundo lugar, el hecho que el elemento principal o nuclear de las Marcas IKITA es reconocible en el nombre de dominio.
A la luz de lo anterior, la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.
C. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
La Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos.
En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master, Caso OMPI No. D2010-0138; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110.
Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, la Demandada no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de las Marcas IKITA en el Nombre de Dominio. No consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante, ni que sea comúnmente conocida en el mercado bajo el nombre de “Ikita”, ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas IKITA de la Demandante tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda (páginas 6 y 7 de la Demanda).
Como ya se mencionó, la web alojada en el Nombre de Dominio contenía una web idéntica a la de la Demandante en la que se ofrecían los productos de la Demandante a un precio ligeramente superior, sin contar para ello con la autorización de la Demandante y sin contener la web ningún tipo de aclaración referente a la falta de asociación entre Demandante y Demandada. Actualmente, en el Nombre de Dominio no se aloja ninguna página web.
Por todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito de la Política.
De este modo, la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. Dado que la Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, se tiene por acreditado el cumplimiento del segundo requisito.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
Es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las Marcas IKITA de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. El hecho de alojar en el Nombre de Dominio una web idéntica a la de la Demandante revela claramente que la Demandada conocía la existencia de la Demandante.
De acuerdo a la prueba aportada por la Demandante, la web alojada en el Nombre de Dominio no contenía ningún aviso legal que indicase la ausencia de asociación con la Demandante. Este ofrecimiento de los productos de la Demandante no cumplía con los requisitos acumulativos fijados por la decisión Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, los cuales son los siguientes: (i) el demandado debe estar ofreciendo efectivamente los productos o servicios de que se trate; (ii) el demandado debe utilizar el sitio para vender únicamente los productos o servicios de la marca; (iii) el sitio debe revelar de manera precisa y prominente la relación del titular del registro con el titular de la marca; y (iv) el demandado no debe intentar “acaparar el mercado” en los nombres de dominio que reflejan la marca. En este caso, la Demandada no cumplía con los criterios ya que su web no alertaba de la inexistencia de relación de cualquier tipo con el titular de la marca (Anexo 7 de la Demanda).
Analizando la prueba aportada con la Demanda, parece que la página web alojada se modificó tras el intercambio de correos electrónicos entre las partes. En la actualidad no se aloja ninguna página web. La falta de uso de los nombres de dominio también puede considerarse mala fe de acuerdo al principio de uso pasivo establecida en la decisión Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. En lo que respecta a este caso, la Experta entiende que el uso pasivo del Nombre de Dominio reviste mala fe ya que (i) la Demandada no ha aportado prueba alguna del uso real o previsto de buena fe del Nombre de Dominio, (ii) el uso anterior del Nombre de Dominio revestía mala fe, (iii) teniendo en cuenta todo lo anterior, no es posible concebir ningún uso activo plausible, real o previsto, del Nombre de Dominio por parte de la Demandada que no sea ilegítimo.
Así, la Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, y que el registro y uso del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <ikita.es> sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 23 de julio de 2021
1 La Experta nota las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.