Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Google LLC c. David Álvarez
Caso No. DES2021-0016
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (EE.UU.), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es David Álvarez, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <googlepartners.es>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de abril de 2021. El 14 de abril de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de abril de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de abril de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 13 de mayo de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de Contestación a la Demanda el 17 de mayo de 2021.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 19 de mayo de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía fundada en 1998, con sede en Mountain View, California, titular de, entre otros servicios, un motor de búsqueda en Internet operado bajo el nombre de dominio <google.com>, el cual fue creado por los fundadores de la empresa meses antes, en fecha 15 de septiembre de 1997. La razón social de la Demandante es Google LLC y se identifica como tal en el mercado.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios que consisten o contienen el término “Google” desde fecha anterior a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa. Entre ellas:
1.- Marca de la Unión Europea (MUE) 1104306 GOOGLE en clases 9, 35, 38 y 42. Fecha de solicitud: 12 de marzo de 1999. Fecha de registro: 7 de octubre de 2005.
2.- MUE 4316642 GOOGLE en clases 16, 25 y 35. Fecha de solicitud: 29 de marzo de 2005. Fecha de registro: 18 de abril de 2006.
3.- MUE 10080455 GOOGLE en clases 3 y 20. Fecha de solicitud: 28 de junio de 2011. Fecha de registro: 8 de noviembre de 2011.
4.- MUE 10081073 GOOGLE en clases 9, 35, 36 y 42. Fecha de solicitud: 28 de junio de 2011. Fecha de registro: 16 de diciembre de 2011.
5.- MUE 15085152 GOOGLE en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45. Fecha de solicitud: 08 de febrero de 2016. Fecha de registro: 24 de junio de 2016.
6.- MUE 15033211 GOOGLE en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45. Fecha de solicitud: 25 de enero de 2016. Fecha de registro: 20 de junio de 2016.
7.- Marca Internacional 881006 GOOGLE que designa España y la Unión Europea en clases 9, 38 y 42. Fecha de registro: 12 de enero de 2006.
8.- Marca Internacional 1145934 GOOGLE que designa la Unión Europea en clase 42. Fecha de registro: 1de agosto de 2012.
La Demandante es también propietaria de numerosos nombres de dominio que consisten en o contienen la marca GOOGLE, la inmensa mayoría de ellos anteriores al momento de creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue creado por el Demandado en fecha 3 de agosto 2020. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web estacionada en la que se promocionan soluciones de servidores virtuales, dedicados y hosting.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es una compañía multinacional con sede en California (EE.UU.) que opera uno de los motores de búsqueda en Internet más usados y prestigiosos del mundo.
- La Demandante es titular de la marca GOOGLE con efectos en España y en otras múltiples jurisdicciones con carácter previo a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa. A la fecha, la marca GOOGLE es una de las marcas más relevantes, valoradas y conocidas en España y a nivel mundial.
- La Demandante ofrece un programa llamado “Google Partners” de marketing para agencias de publicidad o terceros que administran cuentas de Google Ads en nombre de otras marcas o empresas.
- El nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca GOOGLE de la Demandante, a la que añade la palabra genérica “partners”, la cual no sirve para distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas GOOGLE de la Demandante. A sensu contrario, la adición del término “partners” aumenta el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas GOOGLE de la Demandante dado que los usuarios y consumidores razonablemente relacionarán el nombre de dominio en disputa con el programa Google Partners.
- El nombre de dominio en disputa no soporta ninguna página web activa.
- El Demandado pretende inducir a error a los consumidores para hacerles creer que el nombre de dominio y/o su titular se encuentran afiliados con Google o que tienen algún tipo de relación comercial con la Demandante.
- La intención del Demandado ha sido y es beneficiarse indebidamente de la reputación adquirida por el Demandante.
- La Demandante no ha autorizado ni licenciado al Demandado a usar ninguna de sus marcas, incluyendo su marca registrada GOOGLE.
- No existe prueba de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
- Nunca ha habido ninguna relación entre la Demandante y el Demandado, el cual no es miembro del programa Google Partners.
- La reproducción de la marca GOOGLE junto con el término “partners” constituye una práctica que aboca a confusión en la medida que el internauta podrá previsiblemente entender que se encuentra en un sitio oficial o cuanto menos que tiene autorización de la Demandante.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con pleno conocimiento de que, incluyendo la marca anterior GOOGLE como parte de su nombre de dominio, causaría que un usuario de Internet visite la web <googlepartners.es> asumiendo que el nombre de dominio en disputa está patrocinado por el Demandante o está relacionado con éste.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el término “Google”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación “Google Partners”, mientras que la marca de la Demandante es GOOGLE, por lo que resulta evidente la similitud hasta el punto de causar confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la marca GOOGLE, el término “partners” (que se traduce como “socios” en español).
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <googlepartners.es> es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término “partners” no evita que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual probatio diabolica, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <googlepartners.es>, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquella ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente inferir un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
En efecto, el Experto ha podido verificar que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web estacionada, y no se utiliza por el Demandado en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios.
Por otra parte, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet bajo las denominaciones “Google” o “Google Partners”. Igualmente, ha demostrado la Demandante que el Demandado no es titular de derecho alguno sobre dichas denominaciones o términos, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante.
El término “partners” alude claramente a uno de los servicios ofrecidos por la Demandante, ya que la Demandante gestiona un programa denominado “Google Partners” de modo que el usuario de Internet interpretará que el nombre de dominio en disputa tiene alguna relación con la Demandante.
A los anteriores indicios, se suma la circunstancia de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, despreciando cualquier oportunidad de demostrar su derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, y en lo que a este supuesto pueda resultar de interés, el Reglamento establece como pruebas del uso o registro del nombre de dominio de mala fe las siguientes:
- Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante.
De la observación de los elementos de hecho aportados al procedimiento, ha quedado suficientemente acreditado a juicio de este Experto que el Demandado no ostenta derechos o interés legítimos en el nombre de dominio en disputa, puesto que no hay prueba alguna que permita sostener que (i) el Demandante es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa, o (ii) ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios, o (iii) haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón de la notoriedad de la marca GOOGLE. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante ni en el momento de su registro ni posteriormente.
Así, puede afirmarse que el Demandado está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. No es previsible, en definitiva, que haya una explicación plausible por la cual el Demandado haya decidido crear el nombre de dominio en disputa, que no sea precisamente por la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio, creando además la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del Demandado.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <googlepartners.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 3 de junio de 2021