Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Metalmalla & Beico S.L. c. Jose Antonio Diaz Osete
Caso No. DES2021-0013
1. Las Partes
La Demandante es Metalmalla & Beico S.L., España, representada por DEVENIRE legal, España.
El Demandado es Jose Antonio Diaz Osete, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <metalmalla.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es DINAHOSTING.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2021. El 25 de marzo de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de marzo de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de abril de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de mayo de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de mayo de 2021. Debido a un aparente problema en la notificación de la Demanda, el Centro le otorgó al Demandado un plazo de 5 días adicionales para presentar una contestación a la Demanda. El Demandado no presentó una contestación a la Demanda, por lo que el Centro procedió al nombramiento del Experto.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 2 de junio de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa española, fundada en 2011, resultado de la fusión de las sociedades mercantiles Metalmalla Electrosoldados, S.L. y Hierros y Aceros Beico, S.L., la primera constituida en 2005. La Demandante opera en el sector del diseño y fabricación de mallas metálicas (tanto estándares como a medida según las especificaciones requeridas para cualquier necesidad del mercado), bajo la marca M METALMALLA.
La Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea No. 018138240 M METALMALLA, figurativa, registrada el 1 de febrero de 2020, en la clase 6 (la “marca METALMALLA”).
Igualmente, la Demandante es titular de varios nombres de dominio relativos a su marca que se encuentran ligados a su página web corporativa, a través de la cual promociona sus productos, incluyendo <metalmalla.com> (registrado el 21 de marzo de 2005) y <metalmallaybeico.com> (registrado el 25 de enero de 2012).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de julio de 2019 y se encuentra ligado a una página web de inicio, que contiene en su encabezamiento la referencia a la página (“www.metalmalla.es”) y reproduce, a continuación, sobre toda la página, el término “hola!” en varios idiomas, incluido el español. Esta página reproduce como fondo, una imagen parcial sobre fondo blanco, de un campo con hierba verde y flores margaritas, así como dos brochas de pintar en su margen izquierdo untadas una de color azul y otra de color verde. Esta página no contiene ningún texto o información adicional, ni incluye ningún enlace a otras secciones o a otras páginas web, no ofertando ningún producto o servicio.
Con fecha de 17 de noviembre de 2020, la Demandante remitió un requerimiento mediante burofax al Demandado dirigido al domicilio de una de las empresas de las que, según datos obtenidos de la base de datos sobre sociedades mercantiles de AXESOR, en ese momento, era administrador (la sociedad mercantil S.P.R. Emparrillados S.A.) y, posteriormente, el 3 de diciembre de 2020, remitió un nuevo requerimiento, mediante correo electrónico certificado, a través del Agente Registrador. Ambos requerimientos fueron desatendidos, no ofreciendo contestación el Demandado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Los Derechos Previos en los que se basa la Demanda radican tanto en la marca europea y los nombres de dominio titularidad de la Demandante, como en la denominación social de la Demandante (que utiliza desde 2011) y la denominación social de una de las entidades que ostentan su titularidad (la sociedad Metalmalla Electrosoldados, S.L., que utiliza esta denominación desde 2005).
El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a la marca METALMALLA y a los derechos previos de la Demandante en relación a su denominación social y nombres de dominio, salvo por el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que, por su carácter técnico, no es relevante en la comparación, existiendo, por tanto, riesgo de confusión.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, no siendo conocido comúnmente ni ostentando ninguna marca que incluya por el término “metalmalla”. El Demandado no es licenciatario, ni existe relación entre las Partes que autorice el uso de la marca de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. El Demandando conocía la existencia de la Demandante y de su marca METALMALLA cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, ya que, través de la empresa S.P.R. Emparrillados, S.L., de la que es socio y administrador, es competidor directo de la Demandante, operando en el mismo sector siderometalúrgico. El nombre de dominio en disputa fue registrado 14 años después de que una de las sociedades de las que trae causa la Demandante (la sociedad Metalmalla Electrosoldados, S.L.), comenzara a identificarse en el mercado y en Internet mediante la marca METALMALLA y el nombre de dominio <metalmalla.com> (desde el año 2005), y el actual consejero delegado de la Demandante estuvo ligado laboralmente a la sociedad S.P.R. Emparrillados, S.L. (entre 1 de octubre de 1998 y el 6 de julio de 2004), como acredita un informe sobre su vida laboral. El nombre de dominio es utilizado de mala fe, estando ligado a una página web que no oferta ningún producto o servicio, sino que solo saluda al visitante, no guardando relación con la marca METALMALLA. El Demandado se limita a bloquear el nombre de dominio en disputa impidiendo su registro a la Demandante y perturbando su actividad comercial.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. Además, el Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2.1 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
El Experto nota que, el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha anterior al registro de la marca METALMALLA por la Demandante. Sin embargo, la Demandante ha demostrado ostentar desde el año 2011 una denominación social que incluye el término “metalmalla”, así como haber utilizado en España esta misma denominación como nombre comercial y como marca, primeramente, no registrada y, posteriormente, registrada como marca de la Unión Europea. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante posee Derechos Previos en METALMALLA. Además, el Experto considera importante precisar que, a los efectos del primer elemento o requisito, es necesario que los derechos de la Demandante existan en el momento de presentación de la Demanda. Véase en este sentido la sección 1.1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El distintivo “metalmalla”, utilizado por la Demandante como parte integrante de su denominación social, como nombre comercial y como marca, para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece generalmente de relevancia en el examen del primer elemento o requisito del Reglamento. METALMALLA es reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo, por tanto, el nombre de dominio en disputa idéntico o similar hasta el punto de causar confusión a los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto estima, por tanto, cumplido este primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
El Experto ha comprobado que, como acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa no es utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios a los efectos del Reglamento, sino para albergar una página web de inicio que no oferta ningún producto o servicio, conteniendo únicamente un saludo (mediante la palabra “hola!”, en varios idiomas), sobre la imagen de un paisaje con dos brochas de pintar en su parte lateral izquierda.
El Demandado no ha contestado a la Demanda ni los requerimientos previos de la Demandante, no habiendo alegado ningún tipo de derecho o interés legítimo, ni desvirtuado las alegaciones y prueba prima facie presentada por la Demandante. El Demandado ha tenido la oportunidad de proporcionar una explicación razonable, así como evidencias de las que se pudieran desprender derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, sin embargo, no lo ha hecho.
Por lo tanto, el Experto puede inferir ante la ausencia de contestación que, en un balance de las probabilidades, atendiendo a concurrencia de la empresa del Demandado y la Demandante dentro del mismo sector industrial, la localización de ambas empresas en la misma localidad (Barcelona), la identidad o elevada similitud del nombre de dominio en disputa con la marca METALMALLA y la denominación social de la Demandante, así como la falta de evidencias que sustenten un uso o preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o en relación a un uso legítimo no comercial, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos que justifiquen su registro del nombre de dominio en disputa.
El Experto considera, además, que un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto entiende, por tanto, que la casi identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca METALMALLA utilizada en el mercado por la Demandante, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que hace difícil entender que el Demandado pueda tener derechos o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, salvo circunstancias especiales convenientemente acreditadas por el mismo.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, estimando cumplido el requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El nombre de dominio en disputa resulta idéntico al término METALMALLA, habiendo comprobado el Experto, a través del archivo de Internet WayBackMachine, el uso prolongado en el tiempo de este término en relación a la página web corporativa de la Demandante y de una de las empresas de las que ésta trae causa (Metalmalla Electrosoldados, S.L.), al menos desde diciembre de 2005. Esta circunstancia unida a las diversas evidencias aportadas por la Demandante en relación al uso continuado de METALMALLA, durante aproximadamente 14 años, acreditan, a juicio del Experto, la notoriedad de éstos dentro de su sector.
La Demandante ha acreditado que el Demandado es socio y administrador de una empresa (S.P.R. Emparrillados, S.L.), que es competencia directa de la Demandante, operando en el mismo sector siderometalúrgico, y que el consejero delegado de la Demandante trabajó anteriormente para esta empresa que administra el Demandado.
El Experto ha podido comprobar, además, mediante una simple búsqueda en Internet, que la mencionada empresa del Demandado (S.P.R. Emparrillados, S.L.), se encuentra localizada en la misma ciudad en la que la Demandante tiene también su domicilio social (Barcelona).
En un balance de probabilidades, el Experto considera que las anteriores circunstancias apuntan a la mala fe del Demandado respecto al registro del nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, en relación al uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que el Demandado fue advertido mediante requerimiento (de fecha 17 de noviembre de 2020) remitido mediante burofax, respecto a los Derechos Previos de la Demandante, y, posteriormente (el 3 de diciembre de 2020), mediante un segundo requerimiento remitido mediante correo electrónico a través del Agente Registrador, sin que el Demandado manifestase ningún tipo de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, y sin que haya comparecido en el presente procedimiento para refutar las alegaciones de mala fe de la Demandante.
El Experto nota así mismo que el nombre de dominio en disputa no es objeto de ningún uso en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o en relación a un uso legítimo no comercial, sino que aparece ligado a una mera página de inicio que meramente saluda al visitante.
El Experto considera conveniente recordar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido del Reglamento o de la Política UDRP bajo la doctrina de la tenencia pasiva. Véase en este sentido la sección 3.3 y 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias apuntan a la mala fe del Demandado en el sentido del Reglamento, determinando que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, el Demandado conocía la existencia de la Demandante y de su uso del término METALMALLA, apuntando a estos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de obstaculizar el registro por parte de la Demandante del nombre de dominio y de perturbar la actividad comercial de la Demandante, que es competidora directa de una de las empresas de las que el Demandado es socio y administrador.
El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <metalmalla.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 11 de junio de 2021