Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
General de Pilas, S.L. c. Yolanda Moliner Villagrasa
Caso No. DES2020-0052
1. Las Partes
La Demandante es General de Pilas, S.L., España, representada por Ponti & Partners, S.L.P., España.
La Demandada es Yolanda Moliner Villagrasa, España, representado por Oyonate González IP & IT Lawyers, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <heycar.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es TECNOCRATICA.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de noviembre de 2020. El 26 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de noviembre 2020, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de enero de 2021.
El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 7 de febrero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa dedicada a la venta de pilas y baterías y es titular del registro de marca española 2525561 HEYCAR (fig), solicitado el 12 de febrero de 2003 y concedido el 21 de julio de 2003 para productos de la clase 9.
El nombre de dominio en disputa <heycar.es> fue registrado el 27 de noviembre de 2013. En la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra “aparcado”, sin contenido propio.
El nombre de dominio en disputa fue registrado a nombre del padre de la Demandada, utilizado en el desempeño de su actividad empresarial bajo la marca HEYCAR, actividad realizada a través de dos sociedades, ACU ESPAÑA, S.L. y Movi Proyectos y Negocios S.L., siendo Movi Proyectos y Negocios S.L. la anterior titular de la marca HEYCAR de quien la habría adquirido la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante pueden resumirse como sigue:
- La Demandante General de Pilas, S.L. es titular del registro de marca HEYCAR (fig) antes mencionado, por transferencia de su anterior titular Movi Proyectos y Negocios S.L. inscrita en 2016. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación HEYCAR de la marca de la Demandante.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa perteneció al ámbito familiar de la Demandada, pero fue vendido a la Demandante en diciembre de 2015.
- El nombre de dominio en disputa fue inicialmente registrado, en fecha 27 de noviembre de 2013, por el padre de la Demandada, a la sazón apoderado de la sociedad ACU ESPAÑA, S.L., de la que también era apoderada la Demandada. Acu España se dedicaba a la venta de pilas y baterías de la marca HEYCAR. La marca estaba a nombre de otra sociedad relacionada: Movi Proyectos y Negocios, S.L., cuyos administradores eran los padres de la Demandada, siendo sus apoderados el padre y la hermana de la Demandada.
- Acu España acordó la venta de la marca HEYCAR y de los nombres de dominio <heycar.es>, <heycar.net>, <heycar.eu> a la Demandante. En las negociaciones para la adquisición de los activos actuó la propia Demandada como interlocutora, y se emitió una factura por Movi Proyectos y Negocios, S.L. a la Demandante por la venta de la marca y los nombres de dominio, incluyendo el nombre de dominio en disputa. La Demandante no advirtió que el nombre de dominio en disputa no se encontraba inscrito a nombre de las sociedades, sino de su apoderado el padre de la Demandada, pero la familia era consciente de lo que se vendía, porque la factura lo dice claramente y se benefició del precio pagado por la Demandante. Y particularmente tenía este conocimiento la propia Demandada, por ser con quien la Demandante negoció la operación.
- Tras la adquisición de los activos por la Demandante, ésta contrató a la Demandada en enero de 2016, quien durante tres años trabajó como Responsable Comercial en la división industrial de la empresa. El cometido de la Demandada era facilitar el traspaso del negocio de baterías HEYCAR.
- Desde febrero de 2016 la Demandante desarrolló su actividad mercantil de venta de baterías HEYCAR mediante una página web “www.heycar.es”, es decir, bajo el nombre de dominio en disputa. Esta situación se mantuvo hasta que la Demandada traspasó el nombre de dominio en disputa a su titularidad y lo desactivó.
- Al poco de comenzar la Demandada a prestar sus servicios en la empresa Demandante, se comenzaron gestiones para el traspaso del nombre de dominio en disputa a la Demandante, a iniciativa de la propia Demandada. La propia Demandada facilitó a los técnicos los datos necesarios para realizar el cambio de titularidad. No obstante, el cambio no llegó a inscribirse.
- Cuando, con posterioridad a la finalización de la relación entre las partes, la Demandante hizo de nuevo gestiones para regularizar esta situación, le fue imposible: su solicitud de inscripción quedó frustrada, al oponerse la Demandada, la cual había inscrito el nombre de dominio en disputa a su favor el 12 de junio de 2020.
- La adquisición del nombre de dominio en disputa por la Demandada fue realizado con un propósito fraudulento. Debe tenerse en cuenta el contexto en que la Demandada instó la transmisión del nombre de dominio en disputa a su favor: posteriormente a la extinción de su relación mercantil con la Demandante, una relación durante la cual la Demandante había venido usando el nombre de dominio en disputa con el pleno conocimiento y aquiescencia de la Demandada, en tanto ésta era consciente de que el nombre de dominio en disputa no le pertenecía a ella, sino a la empresa que lo estaba usando, la Demandante.
- La Demandada pretendió obtener un rendimiento económico mediante una segunda venta a la Demandante del nombre de dominio en disputa. Este propósito ha sido declarado abiertamente por la Demandada en la correspondencia intercambiada con los asesores legales de la Demandante y constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <heycar.es> le sea transferido.
B. Demandada
La Demandada rechaza las pretensiones de la Demandante sobre la base de los siguientes argumentos:
- El padre de la Demandada era administrador, jurídico y gerente ‘de facto’ de las dos sociedades citadas en la Demanda. La Demandada no ha tenido participación y/o apoderamiento en la sociedad titular de los intangibles vinculados a los denominativos “Heycar”, es decir, Movi Proyectos y Negocios, S.L. Esta sociedad sólo ostentaba titularidades y sus ingresos eran puramente rentistas. Por su parte, la Demandada actuaba como autónoma en labores puramente comerciales.
- La peculiaridad de la gestión de la cartera de intangibles (marcas, patentes, nombres de dominio…) realizada por el padre de la Demandada no era fuera de lo común de lo que suele hacerse. En este contexto algunos de los nombres de dominio estaban a nombre de la sociedad Movi Proyectos y Negocios, S.L. y otros a nombre personal, como mecanismo de protección doble de la fuerza motora de la actividad mercantil lanzada desde la creatividad personal.
- La operación de compraventa perfeccionada el 11 de febrero de 2016 era nula en cuanto al dominio en disputa, porque el vendedor, Movi Proyectos y Negocios, S.L. no ostentaba los derechos de titularidad.
- Se hace hincapié en la forma de adquisición del resto de intangibles no cuestionados: una factura, como si se tratase de bienes manufacturados, cuando eran elementos patrimoniales y la carencia de justificación de la titularidad o requerimiento de título por parte del adquirente.
- Desde inicios de julio de 2020, la Demandada estuvo colaborando con la Demandante para encontrar una solución de común acuerdo, pero sus comunicaciones obtuvieron el silencio como respuesta y evidenciándose la falta de voluntad de recuperar operatoria y carencia/deseo estratégico sobre el nombre de dominio en disputa.
- La marca HEYCAR no es ni una marca renombrada ni notoria, y existen otras marcas registradas idénticas o parecidas. Igualmente, existen otros nombres de dominio con esa denominación sin que la Demandante haya actuado al respecto.
- A la vista del error de titularidad del nombre de dominio en disputa, la Demandada colaboró en la migración de contenidos ordenándolo a sus técnicos. Circunstancia que no fue atendida por los gestores informáticos de la Demandante a pesar de la advertencia a la abogada de la Demandante. “Evidenciada la real titularidad y que la transmisibilidad del [nombre de] dominio [en disputa] fue realizada por error por la administradora de Movi Proyectos y Negocios, S.L. y la deficiencia gestión de adquisición en la comprobación de titularidades, que sólo se realizaron ‘ex post’; en su leal comportamiento, hizo ofrecimiento preferencial en términos de un símil de ‘tanteo’.”
- La reclamación se basa sobre varias falsedades: la transmisión era nula por falta de titularidad, hubo error en el consentimiento y la participación de la Demandada sólo fue por la cartera de clientes. La Demandada no estaba a favor de la transmisión: error en la voluntad y tanteo en términos de mercado.
- Tampoco ha existido mala fe en el uso: el nombre de dominio en disputa no se ha implementado con contenido, incluso se ha facilitado la migración del mismo a los contenidos <heycar.net>.
- En conclusión, la Demandada hace un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.
- La legitimación de la titularidad del nombre de dominio en disputa y su transmisión posterior por acto sucesorio de su padre quedaron confirmadas por 1) la inoperancia, e inexistencia de voluntad real de migración, por parte de los servicios informáticos de la Demandante, 2) la existencia de otros agentes de mercado con idéntico derecho legítimo a la titularidad del nombre de dominio en disputa, 3) la ausencia de voluntad comercial de gestionar los territorios digitales de forma diferencial, 4) la ausencia de interacción comercial desde el nombre de dominio <heycar.net>, vehiculada desde el portal “www.generaldepilas.com”; constituyendo la Web “www.heycar.net” un mero portal pasivo (catálogo), 5) falta de oposición al registro de la marca europea HEY CAR titularidad de un tercero. 6)Tampoco se ha acreditado intención o ánimo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada. 7) No ha existido, ni probado acción de perturbación comercial de la Demandada, tan solo se ha actuado con la legitimidad para la patrimonialización de un activo intangible transmitido a título ‘mortis causa’ por el titular, persona física, su padre.
- “La evidencia que la reclamante no dispone de un derecho exclusivo o centrípedo del [nombre de] dominio [en disputa] en virtud de la titularidad marcaria, queda palmariamente demostrado al afirmar que ambas partes estaban negociando la adquisición del [nombre de] dominio [en disputa] y circunstancias de mercado (con agentes legítimos para su adquisición) hicieron a la adversaria orientar su estrategia por la manipulación de la acción reclamante para soslayar el interés legítimo particular”.
- Existieron ofertas del reclamante a la reclamada y su rechazo por ser inferiores a las ofertas recibidas denotan la existencia de un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa, intentando abusar del presente procedimiento y del Reglamente como “plan B” para obtener el nombre de dominio en disputa tras fracasar su intento de compra o para presionar y forzar la trasferencia.
6. Debate y conclusiones
El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.
Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), tal y como ya se señalaba en Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006; o en Smarkets Limited c. Ioanis Zisis, Caso OMPI No. DES2017-0030.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El nombre de dominio en disputa <heycar.es> resulta idéntico a la denominación de la marca registrada HEYCAR (fig) titularidad de la Demandante.
Concurre por tanto la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento, sin que para ello sea óbice la circunstancia puesta de manifiesto por la Demandada de que existan otras marcas registradas y nombres de dominio idénticos o parecidos, pues tal circunstancia resulta irrelevante para la valoración de este primer elemento.
B. Derechos o intereses legítimos
El nombre de dominio en disputa fue registrado originariamente por el padre de la Demandada en el contexto de su actividad empresarial bajo la marca HEYCAR, actualmente titularidad de la Demandante. Esta actividad empresarial era desempeñada a través de dos sociedades, ACU ESPAÑA S.L. y Movi Proyectos y Negocios S.L., de las que eran apoderados distintos miembros de la familia, entre ellos la Demandada (que era apoderada de la sociedad ACU ESPAÑA S.L.), y el padre de la Demandada (que habría sido apoderado de ambas sociedades, así como administrador de la sociedad Movi Proyectos y Negocios S.L.).
La Demandante ha acreditado que le fueron transferidos la marca HEYCAR y los nombres de dominio correspondientes y que en la negociación de esta operación intervino de forma directa la Demandada, quien además fue posteriormente contratada por la Demandante para gestionar la cartera de clientes correspondiente.
En este contexto, la Demandada reconoció expresamente la venta del nombre dominio en disputa en un correo electrónico y colaboró activamente con la Demandante para que fuera transferida a ésta la titularidad del nombre de dominio en disputa, pero este cambio en la titularidad finalmente no se efectuó. Una vez terminada la relación contractual entre las partes, la Demandada procedió a transferir el nombre de dominio en disputa a su nombre como heredera de su padre.
Así pues, la titularidad registral de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa parece derivar de su carácter de heredera de su padre, título que en principio jurídicamente podría ser adecuado. Sin embargo, ha quedado acreditado documentalmente que el anterior titular del nombre de dominio en disputa, su padre, quiso activamente transferir a través de sus sociedades el nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante, y que de hecho esa transferencia fue negociada por la Demandada, quien además en 2016 dio pasos expresos para regularizar la titularidad registral.
Sin embargo, del expediente parece desprenderse posteriormente que la Demandada aprovechó la circunstancia formal de que el nombre de dominio en disputa aparecía registrado a nombre de su padre como persona física, y no de su sociedad como presumiblemente pensaban las partes en el momento de la adquisición por la Demandante, para aprovechar esa falta de regularización y transferirlo a su nombre e iniciar a continuación una nueva negociación pretendiendo un precio por su transferencia a la Demandante con el que la Demandante no estuvo de acuerdo.
El titular registral de un nombre de dominio tiene la presunción iuris tantum de ser su titular legítimo, pero el derecho decae cuando queda acreditado que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe en perjuicio del legítimo titular de la marca o Derecho Previo correspondiente. Es decir, el mero registro de un nombre de dominio no confiere per se derechos o intereses legítimos bajo la Política ni bajo el Reglamento, de ahí que sistemas como la Política o el Reglamento permitan en casos de ciberocupación proceder a la transferencia o a la cancelación de un nombre de dominio.
En el presente caso, si bien no se trata de un supuesto típico de ciberocupación, en opinión del Experto no puede considerarse que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos bajo el Reglamento, pues el nombre de dominio en disputa fue registrado en el contexto de una empresa cuya marca y nombres de dominio correspondientes, incluyendo expresamente el nombre de dominio en disputa, fueron transferidos (o se intentaron transferir) junto con el “negocio” a la Demandante varios años antes de que la Demandada aprovechara una cuestión formal para transferir a su nombre el nombre de dominio en disputa.
Dadas las circunstancias acreditadas por la Demandante y no rebatidas (incluso en algunos casos admitidas) por la Demandada en su contestación, no puede considerarse que la transferencia a su nombre del nombre de dominio en disputa realizada en 2020 resultara legítima a los efectos del Reglamento, ni se derivan otro tipo de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada. Las explicaciones proporcionadas por la representación de la Demandada en su contestación no resultan en absoluto convincentes sino extraordinariamente confusas.
En definitiva, el Experto también considera acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En relación con el requisito de la mala fe el Reglamento presenta una peculiaridad en comparación con la Política que lo inspiró. Mientras que la Política establece que la mala fe en el Demandado debe concurrir en el registro y en el uso del nombre de dominio, el Reglamento prevé para su aplicación que la mala fe concurra en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, el Reglamento da cabida a que exista mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, aunque la mala fe no concurriera en el momento del registro.
En el presente caso, parece claro que en ningún momento existió mala fe cuando el padre de la Demandada realizó el registro original del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Demandada transfirió el nombre de dominio en disputa a su nombre en 2020 pese a ser plenamente consciente de que el propietario legítimo del “negocio”, la marca y nombres de dominio correspondientes era la Demandante, tras la transferencia del “negocio” y los activos correspondientes realizada años atrás, aunque formalmente no completada respecto del nombre de dominio en disputa. De hecho, la Demandada prestó sus servicios comerciales a la Demandante mientras ésta desarrollaba su actividad empresarial precisamente bajo el nombre de dominio en disputa en la creencia de ser su legítima propietaria.
De conformidad con los párrafos 3.8.1 y 3.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, la adquisición por la Demandada del nombre de dominio en disputa de un tercero equivaldría a una nueva fecha de registro del nombre de dominio en disputa, especialmente cuando de conformidad con las evidencias aportadas por la Demandante parece desprenderse un cambio en el uso del nombre de dominio en disputa a consecuencia o posterior a la adquisición por la Demandada del nombre de dominio en disputa. En el presente caso, tras ser inscrita como titular del nombre de dominio en disputa la Demandada procedió a inactivar el sitio web, que precisamente había dado cobertura a la actividad empresarial de la Demandante, y aprovechó la circunstancia para tratar de vender de nuevo el nombre de dominio en disputa, presionando a la Demandante con el argumento de que tenía importantes ofertas de terceros interesados.
Esta conducta incurre igualmente en una de las circunstancias acreditativas de la mala fe previstas en el artículo 2 del Reglamento:
“1) el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de este, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.”
En consecuencia, el Experto considera que existió mala fe en la transferencia del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandada, y en la posterior tenencia y uso del mismo.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <heycar.es> sea transferido a la Demandante.
Igualmente, se desestima la petición de declaración de secuestro a la inversa del nombre de dominio realizada por la Demandada.
José Ignacio San Martín Santamaría
Experto
Fecha: 17 de febrero de 2021