Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Slyscanner Limited c. Vanmala Bansode
Caso No. DES2020-0051
1. Las Partes
La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.
La Demandada es Vanmala Bansode, Italia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sky-scanner.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de noviembre de 2020. El 26 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de noviembre de 2020, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 23 de diciembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda en fecha 29 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 8 de enero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
a) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten en o contienen la locución SKYCANNER, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, entre los cuales están los derechos sobre las siguientes marcas registradas con efectos en España:
- Marca Internacional núm. 0900393, SKYSCANNER, denominativa, registrada el 3 de marzo de 2006 en las clases 35, 38 y 39, y designando las siguientes jurisdicciones: Unión Europea y Estados Unidos de América;
- Marca Internacional núm. 1030086, SKYSCANNER, denominativa, registrada el 1 de diciembre de 2009 en las clases 35, 39 y 42, y designando las siguientes jurisdicciones: Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bahréin, Botsuana, Suiza, China, Colombia, Cuba, Egipto, Unión Europea, Georgia, Ghana, Gambia, Croacia, Israel, República Islámica de Irán, Japón, Kenia, Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, República de Corea, Kazajstán, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Marruecos, Mónaco, República de Moldova, Montenegro, Madagascar, Macedonia del Norte, Malawi, México, Mozambique, Namibia, Noruega, Omán, Serbia, Federación de Rusia, Ruanda, Singapur, Sierra Leona, República Árabe Siria, Esuatini, Túnez, Turquía, Ucrania, Viet Nam, Zambia, Zimbabue;
- Marca Internacional no. 1133058, SKYSCANNER, figurativa, registrada el 16 de agosto de 2012 en las clases 35, 39 y 42, y designando las siguientes jurisdicciones: Australia, Suiza, China, Unión Europea, Noruega, Federación de Rusia, Turquía, Estados Unidos de América.
b) La Demandante es una empresa multinacional inglesa. En 2001, Gareth Williams, Barry Smith y Bonamy Grimes fundaron la Demandante y comenzaron a usar el nombre en relación con un motor de búsqueda en Internet que compara vuelos, hoteles y alquileres de automóviles.
c) El producto principal de la Demandante es su motor de búsqueda, un servicio libre para los usuarios, quienes, para completar el proceso de reserva, se dirigen a la aerolínea, el hotel, el proveedor de servicios automovilísticos o la agencia de viajes. El producto de la Demandante recibe mensualmente visitas de millones de usuarios en sus correspondientes sitios web.
d) La Demandante es titular, entre otros, del nombre de dominio <skyscanner.es> registrado en 2006.
e) La Demandada es la titular del nombre de dominio en disputa <sky-scanner.es>, registrado el 16 de noviembre de 2020, que tiene asociado un sitio web que contiene enlaces pago por clic que remiten a páginas web de competidores de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente las marcas SKYSCANNER y que el guión para separar los dos vocablos no constituye una diferencia suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de los Derechos Previos de marca de la Demandante.
- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre SKYSCANNER, que forma parte del nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas Internacionales cuya denominación es idéntica o incluye la locución SKYSCANNER para productos y servicios entre los cuales se encuentran los servicios de información sobre viajes y coordinación de viajes, en la clase 39 del Nomenclador o Clasificación Internacional de marcas. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho al inicio de la presente decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas, aportando los documentos emitidos por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud de los cuales se le comunica a la Demandante las concesiones de las precitadas marcas (Anexo 2 de la Demanda).
- La Demandante alega que su marca SKYSCANNER ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, citando cuatro decisiones emitidas por los expertos de la OMPI a efectos de destacar la “reputación generalizada y [el] grado de reconocimiento alto” de su marca.
- La Demandante dice que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca SKYSCANNER en su totalidad y que la inclusión del guión para separar los dos términos que conforman la marca es una diferencia menor, no suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de los Derechos Previos de la Demandante.
A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:
- La Demandante sostiene que la Demandada no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca SKYSCANNER y alega que no existen indicios de que la Demandada sea comúnmente conocida por la locución “sky-scanner”.
- La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa dirige a los usuarios a un sitio web que contiene enlaces pago por clic que anuncian los servicios de alguno de sus competidores en el mercado.
- La Demandante concluye que un uso comercial como el que realiza la Demandada no confiere ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en la medida en que no puede constituir una oferta de buena fe de bienes y servicios.
A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- Porque el nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de noviembre de 2020, 18 años después del establecimiento de la compañía de la Demandante y 14 años después de la fecha de presentación de su Marca Internacional SKYSCANNER número 0900393 designando a la Unión Europea, entre otros. Por ello, la Demandante considera que, dada la antigüedad de sus Derechos Previos, la Demandada debía tener conocimiento previo de dichos Derechos Previos cuando registró el nombre de dominio en disputa.
- Porque la Demandada aloja en el nombre de dominio en disputa un sitio web con contenido pago por clic, con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas a dicho sitio web realizadas por los usuarios de Internet en búsqueda de los servicios de la propia Demandante.
- Porque la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo a la Demandante o a un competidor de ésta por un valor que supera el coste de los gastos inherentes al registro de un nombre de dominio en disputa.
- La Demandante concluye que el hecho de que el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contenga numerosos enlaces publicitarios que redirigen a los usuarios a los sitios web de los competidores de la Demandante, es una prueba de que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso son de mala fe.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.
6. Debate y Conclusiones
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <sky-scanner.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y evaluar si su identidad o similitud llegan al punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa, en este caso, debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”.
En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de varias marcas Internacionales con efecto en la Unión Europea y, por tanto, en España, que comprenden la locución “skyscanner”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca SKYSCANNER a favor de la Demandante.
De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la marca SKYSCANNER. La inclusión de un guion entre los dos vocablos que conforman la locución “skyscanner”, efectivamente, en ningún caso se puede considerar que aporte la distintividad necesaria como para permitir su diferenciación con respecto a los Derechos Previos de la Demandante.
Resulta, por lo tanto, evidente que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud confusa con las marcas de la Demandante.
El Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos – en el supuesto que nos ocupa el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.
Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación de la Demandada, resulta que, por otro lado, la posición de la Demandada se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.
En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.
En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en los siguientes elementos, a saber:
- La Demandante afirma y acredita que su marca SKYSCANNER ha adquirido popularidad y notoriedad a nivel global en los 18 años desde el establecimiento de la compañía y en los 14 años desde la solicitud de su Marca Internacional SKYSCANNER número 0900393 con efecto en la Unión Europea. Esa notoriedad en el mercado ha sido reconocida en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante (por ejemplo Skyscanner Limited v. Sachin Rawat, Farebulk, Caso OMPI No. D2018-0959, Skyscanner Limited v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / VMI INC, Caso OMPI No. D2019- 2037, Skyscanner Limited v. Dharambir Singh, Caso OMPI No. D2017-2402 y Skyscanner Limited v. Mohit Bajaj, Caso OMPI No. D2016-1481).
- La Demandada no posee ninguna autorización o licencia para usar la marca de la Demandante.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra y solo separada por un guión, en el nombre de dominio en disputa hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante y conlleva un riesgo alto de asociación implícita, que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial.
Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
(i) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
(iii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
(v) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
De la documentación aportada por la Demandante relativa a sus Derechos Previos materializados en las marcas Internacionales con efectos en la Unión Europea y, en consecuencia, en España, registradas como SKYSCANNER, así como de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca, se deduce la existencia de indicios suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada tenía conocimiento de la marca SKYSCANNER de la Demandante. En este sentido, la decisión emitida en eBay Inc. v. Sunho Hong, Caso OMPI No. D2000-1633 apunta que “El conocimiento efectivo o interpretativo de los derechos del Demandante en las marcas registradas constituye un factor que habla a favor de la mala fe” (“Actual or constructive knowledge of the Complainant’s rights in the Trademarks is a factor supporting bad faith”).
Asimismo, el uso de las marcas de la Demandante SKYSCANNER en el nombre de dominio en disputa que remite a un sitio web cuya actividad consiste en proporcionar enlaces de pago por clic que redirigen a los usuarios de Internet a páginas web de competidores de la Demandante en el mercado, y el hecho de que el nombre de dominio en disputa está disponible para su adquisición mediante subasta a un precio de salida de EUR 5,700 (según se puede constatar en la web “www.sedo.com/search/?keyword=sky-scanner&language=es”) demuestran que la Demandada tenía conocimiento de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante y pretendía bien perturbar la actividad comercial de la Demandante, bien lucrarse con la venta del nombre de dominio en disputa o bien lucrarse, atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que ésta produce con los Derechos Previos de la Demandante.
Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.
A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <sky-scanner.es> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 23 de enero de 2021