Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Skyscanner Limited c. Liang Peng

Caso No. DES2020-0049

1. Las Partes

La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.

El Demandado es Liang Peng, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <skyscanners.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es INTERNETX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de noviembre de 2020. El 18 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de noviembre de 2020, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 14 de diciembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda en fecha 28 de diciembre de 2020.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 9 de enero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

a) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten en o contienen la locución “sky scanner”, anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, entre los cuales constan las siguientes marcas registradas con efectos en España:

- Marca Internacional no. 0900393, SKYSCANNER, denominativa, registrada el 3 de marzo de 2006 en las clases 35, 38 y 39, y designando entre otras jurisdicciones la Unión Europea y los Estados Unidos de América;

- Marca Internacional no. 1030086, SKYSCANNER, denominativa, registrada el 1 de diciembre de 2009 en las clases 35, 39 y 42, y designando entre otras jurisdicciones la Unión Europea;

- Marca Internacional no. 1133058, SKYSCANNER, figurativa, registrada el 16 de agosto de 2012 en las clases 35, 39 y 42, y designando entre otras jurisdicciones la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

b) La Demandante es una empresa multinacional inglesa conocida mundialmente. El producto principal de la Demandante es su motor de búsqueda, un servicio libre para los usuarios, quienes, para completar el proceso de reserva, se dirigen a la aerolínea, el hotel o el proveedor de servicios automovilísticos o la agencia de viajes. La notoriedad del producto de la Demandante es muy alta, recibiendo mensualmente visitas de millones de usuarios en sus correspondientes sitios web.

c) La Demandante es titular del nombre de dominio <skyscanner.es> creado en 2006, entre otros.

d) El Demandado es el titular del nombre de dominio en disputa <skyscanners.es> registrado el 19 de julio de 2020, que tiene asociado un sitio Web que contiene enlaces pay-per-click que remiten a páginas web de competidores de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente las marcas SKYSCANNER y que la letra adicional “s” constituye una diferencia insuficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de los derechos de marca previos de la Demandante, ello hasta el punto de crear confusión con dichos derechos por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la locución “skyscanner”, que forma parte del nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas internacionales cuya denominación es idéntica o incluye la locución “skyscanner” para productos y servicios entre los cuales se encuentran los servicios de información sobre viajes y coordinación de viajes en la clase 39 del Nomenclator o clasificación Internacional de marcas. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho al inicio de la presente decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas, aportando información de registro extraída del buscador de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y los documentos emitidos por la EUIPO en virtud de los cuales se le comunica a la Demandante las concesiones de las precitadas marcas (Anexo 2 de la Demanda).

- La Demandante alega que su marca SKYSCANNER ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, citando cuatro decisiones emitidas por los expertos bajo la UDRP a efectos de destacar la “reputación generalizada y [el] grado de reconocimiento alto” de su marca.

- La Demandante dice que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca SKYSCANNER en su totalidad y que la inclusión de la letra adicional “s” es una diferencia menor no suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de los Derechos Previos de la Demandante.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:

- La Demandante sostiene que el Demandado no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca SKYSCANNER y alega que no existen indicios de que el Demandado sea comúnmente conocido por la locución “skyscanners”.

- La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa dirige a los usuarios a un sitio web que contiene enlaces pago-por-clic que anuncian los servicios de sus competidores en el mercado.

- La Demandante concluye que un uso comercial como el que realiza la Demandante no confiere ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en la medida en que no puede constituir una oferta de buena fe de bienes y servicios.

A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- Porque el nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de julio de 2020, dieciocho años después del establecimiento de la compañía de la Demandante y catorce años después de la fecha de presentación de su Marca SKYSCANNER número 0900393 designando a la Unión Europea. Por ello, la Demandante considera que, dada la antigüedad de sus Derechos Previos, el Demandado debía tener conocimiento previo de dichos Derechos cuando registró el nombre de dominio en disputa.

- Porque el Demandado aloja en el nombre de dominio en disputa un sitio web con contenido pago-por-clic, con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas a dicho sitio web que realizan usuarios de Internet en busca de los servicios de la propia Demandante.

- La Demandante concluye que el hecho de que el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contenga numerosos enlaces publicitarios que redirigen a los usuarios a los sitios web de los competidores de la Demandante, es una prueba de que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso son de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante, por lo que, con arreglo al artículo 16 e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y Conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencia de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <skyscanners.es>, con los Derechos Previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar si existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa deber realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.es”.

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de varias marcas internacionales con efecto en la Unión Europea y, por tanto, en España, que comprenden la locución “skyscanner”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca SKYSCANNER a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la denominación “skyscanner”. La terminación “s” es un elemento que simplemente marca el plural del vocablo “scanner” – parte de la locución “skyscanner” –, que en ningún caso impide la similitud hasta el punto de causar confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a los Derechos Previos de la Demandante.

Resulta, por lo tanto, evidente que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos y en vigor de la Demandante que, a mayor abundamiento, goza de una manifiesta notoriedad en el mercado, como se indica en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o probatio diabólica, lo cual muchas veces resultaría imposible –como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes, coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- La Demandante afirma y acredita que su marca SKYSCANNER ha adquirido popularidad y notoriedad a nivel global en los dieciocho años desde el establecimiento de la compañía y en los catorce años desde la solicitud de su Marca Internacional SKYSCANNER número 0900393 con efecto en la Unión Europea.

- El Demandado no posee ninguna autorización o licencia para usar la marca de la Demandante.

Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra (y únicamente añadiendo una “s” tras la marca), en el nombre de dominio en disputa hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante, que impide considerar que el nombre de dominio en disputa pueda ser utilizado de forma legítima y leal o no comercial. El Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web con contenido del tipo pay‑per-click no es susceptible de generar derechos o intereses legítimos para el Demandado.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

(ii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o

(v) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante relativa a sus Derechos Previos materializados en las marcas internacionales con efectos en la Unión Europea y, en consecuencia, en España registradas como SKYSCANNER, y de sus alegaciones sobre la notoriedad de su marca, se deduce la existencia de indicios suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado tenía conocimiento de la marca “SKYSCANNER” de la Demandante. En este sentido, la decisión emitida en el eBay Inc. v. Sunho Hong, Caso OMPI No. D2000-1633, apunta que “El conocimiento efectivo o interpretativo de los derechos del Demandante en las marcas registradas constituye un factor que habla a favor de la mala fe” (“Actual or constructive knowledge of the Complainant’s rights in the Trademarks is a factor supporting bad faith”).

Asimismo, el uso de las marcas de la Demandante (la locución “skyscanner”) en el nombre de dominio en disputa que remite a un sitio web cuya actividad consiste en proporcionar enlaces pay-per-click que redirigen a los usuarios de Internet a páginas web de competidores de la Demandante en el mercado, como, por ejemplo, “www.edreams.es” y “www.opodo.es”, demuestra que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante.

A mayor abundamiento, la ausencia de contestación por parte del Demandado, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos e intereses legítimos que pudiera ostentar, apoya la conclusión del Experto que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa es la de lucrarse, atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que ésta produce con los Derechos Previos de la Demandante.

Por consiguiente, a la vista de las circunstancias del procedimiento, considerando también la ausencia de contestación y de prueba en contrario, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <skyscanners.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 25 de enero de 2021