Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Société des Produits Nestlé S.A. c. Kirill Vaitsekhovich
Caso No. DES2020-0046
1. Las Partes
La Demandante es Société des Produits Nestlé S.A. con domicilio en Suiza, representada por Studio Barbero, Italia.
El Demandado es Kirill Vaitsekhovich con domicilio en Belarús, representado por una persona que se identifica bajo el nombre de Igor.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gerber.es> (el “Nombre de Dominio”).
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es GoDaddy.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de noviembre de 2020. El 3 de noviembre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 4 de noviembre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.
El 25 de noviembre de 2020, el Centro envió a las Partes por correo electrónico un comunicado sobre el idioma del procedimiento informando que, si bien la Demanda había sido presentada en inglés, el idioma del procedimiento es el castellano sujeto a la potestad del Experto que, de forma motivada, podrá acordar que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del asunto así lo requieren y las partes están de acuerdo.
El 26 de noviembre de 2020, una persona que indica actuar en representación del Demandado envió al Centro un correo electrónico informal en inglés con respecto a la presente controversia. El día 28 de noviembre, el 2 de diciembre y el 3 de diciembre del 2020, el representante del Demandado envío al Centro correos electrónicos informales en inglés indicando su intención de conciliar. El 1 de diciembre y el 3 de diciembre de 2020 la Demandante envió al Centro sendos correos electrónicos informales indicando su intención de continuar el procedimiento y no conciliar, de los cuales el Centro acusó recibo el 3 de diciembre de 2020.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de diciembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de diciembre de 2020, siendo ratificado por el Demandado el 3 de diciembre de 2020 que su correo electrónico del día anterior podía considerarse como la contestación oficial del Demandado.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 27 de enero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Nombre de Dominio fue registrado el 21 de noviembre de 2019.
La Demandante es titular de las siguientes marcas GERBER:
- Marca internacional N.º 697 222, registrada el 3 de junio de 1998. Designa, entre otros, Belarús.
- Marca internacional N.º 1 112 723, registrada el 28 de febrero de 2012. Designa, entre otros, Unión Europea.
- Marca de la Unión Europea N.º 180 018, registrada el 4 de noviembre de 1998.
- Marca de la Unión Europea N.º 17 955 355, registrada el 14 de septiembre de 2018.
La Demandante tiene registrados diversos nombres de dominio que incluyen la palabra “gerber”, como, por ejemplo, el nombre de dominio <gerber.com.es> y <gerber.com>.
La Demandante es parte de la compañía Nestlé, fundada en 1866, dedicándose a la comercialización de productos relacionados, fundamentalmente, con la industria del alimento, incluyendo cereales de desayuno, bebidas y café, y helados, entre otros.
La Demandante comercializa sus productos en más de 190 países, y está situada en los rankings de empresas más grandes.
La Demandante es una empresa especializada en alimentación infantil, que publicita sus productos bajo las marcas GERBER.
El Nombre de Dominio objeto de controversia redirigía a una página en blanco en el momento de redacción de la Demanda.
El Demandado ofreció transferir el Nombre de Dominio a cambio de la cantidad de EUR 8.800.
La Demandante envió al Demandado varios correos electrónicos y correos postales, a partir de 28 de abril de 2020, en los que le requería para cesar en el uso del Nombre de Dominio y transferírselo a la Demandante. La dirección de correo postal del Demandado no coincidía con la establecida en el registro del Nombre de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según la Demandante, el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas GERBER a que se refiere en su Demanda, y que han sido extractadas anteriormente. No se produce ninguna alteración de la parte denominativa de las marcas GERBER en el Nombre de Dominio, y la parte correspondiente al dominio de nivel superior de código de país “.es” no añade ninguna distintividad, y constituye solamente un indicativo de uso en Internet.
Asimismo, señala la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que el Demandado no es licenciatario o agente autorizado suyo, ni está autorizado para usar la marca GERBER. Tampoco existen pruebas de que el Demandado haya sido conocido por un nombre correspondiente al Nombre de Dominio como organización, negocio o individuo. Por el contrario, el Demandado, dice la Demandante, solo ha utilizado el Nombre de Dominio de forma pasiva, habiendo solicitado una cantidad de dinero que excede de la usual por la adquisición de un nombre de dominio, todo lo cual, unido al hecho de la ausencia de respuesta a los requerimientos efectuados por la Demandante, debe llevar a la conclusión de que el Demandado carece de derecho o interés alguno sobre el Nombre de Dominio.
Finalmente, la Demandante señala que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe. Basa su argumentación en el hecho del renombre de la marca GERBER, y en que desde su registro el Nombre de Dominio nunca ha sido utilizado activamente, lo que ha sido interpretado en numerosas resoluciones como uso de mala fe. Añade, en relación con el requisito de la mala fe, que el Demandado ha registrado otros nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas como el <dior.kz>, <maxfactor.kz> o <pandora.kz>. Todos ellos están asociados a la cuenta de correo electrónico “[…]@tut.by” desde la que se hizo a la Demandante la propuesta de transferir el Nombre de Dominio por la cantidad de EUR 8.800.
B. Demandado
El Demandado argumenta en su contestación lo siguiente.
Que, efectivamente, envió una carta a los representantes de la Demandante en la que proponía resolver la controversia del caso presente.
Que el Nombre de Dominio fue registrado con fines no comerciales y personales, discrepando de que en el sitio correspondiente al Nombre de Dominio haya alguna información que pueda violar los derechos de terceras partes.
Que la cantidad ofrecida por la transmisión del Nombre de Dominio estaba basada en las pérdidas potenciales derivadas de una transferencia voluntaria para el Demandado, pero dejando claro que sus actividades no tienen que ver con las de la Demandante.
Que en el momento de registrar el Nombre de Dominio el Demandado desconocía la existencia de la marca GERBER.
Que la Demandante no tiene registrada la marca GERBER en España, y que no ha proporcionado información acerca de que la Demandante esté llevando a cabo negocios en España con <nestle.com>.
Que en la página web de Wikipedia, se puede leer que la palabra “gerber” se usa habitualmente en varias esferas de la vida, apellidos y ciudades llevan tal denominación. Señala, asimismo, que hay muchas compañías que usan la denominación “gerber”, citando “gerberverlag.de” o “gerbergear.es”.
Que el Nombre de Dominio no está en venta, señalando que sus acciones son un gesto de buena voluntad y no un deseo de beneficio comercial.
6. Debate y conclusiones
A Sobre el idioma del procedimiento
Con carácter previo, desea el Experto aclarar que el idioma del procedimiento es el castellano, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 del Reglamento. No obstante, el Experto tiene en consideración que ambas partes han presentado sus escritos y documentos redactados en idioma inglés, el cual entiende perfectamente. El Experto conoce la lengua inglesa y tiene pleno conocimiento de los argumentos de la Demandante y del Demandado, así como del contenido de los documentos que la Demandante ha presentado. Entiende el Experto que no es necesario que la demanda o la contestación sean traducidas al idioma castellano o español, si bien redactará la decisión precisamente en este idioma.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera cuestión es determinar si la Demandante posee Derechos Previos. En este sentido, la Demandante alega sus derechos de marca GERBER, registrados como marcas de la Unión Europea e internacional que designa la Unión Europea, según se ha descrito en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.
En concreto, la Demandante tiene registrados derechos de marca GERBER desde el 4 de noviembre de 1998, en virtud de la marca de la Unión Europea N.º 180.018, contando asimismo con otras marcas de la Unión Europea, como por ejemplo la marca No. 17.955.355, así como la marca internacional N.º 1 112 723 designando la Unión Europea.
Consecuentemente, es evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido exigido por el Reglamento.
Al mismo tiempo, está fuera de toda duda que la Demandante es titular de los Derechos Previos en relación con la palabra “gerber”, la cual es idéntica, a todas luces, al Nombre de Dominio, excluida la partícula (.es) correspondiente al dominio de nivel superior de código de país “.es”. Así, es conocido que si se produce una identidad absoluta entre el término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos y el Nombre de Dominio, debe entenderse que se da por cumplido el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento (Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb, Caso OMPI No. D2017-0209; o Florida National University, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Toby Schwarzkopf, Caso OMPI No. D2017-0138).1
Así, pues, el Experto da por cumplido el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
C. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
La Política UDRP en materia de conflictos entre nombres de dominio y marcas establece una serie de criterios para determinar si se da este requisito, no así el Reglamento que nada dice al respecto.
Se cita en la Política UDRP, por ejemplo, que el demandado haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el demandado haya sido conocido por el nombre de dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar consumidores de internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Por otra parte, con respecto a este segundo requisito la doctrina considera que una vez que el demandante ha establecido un caso prima facie,demostrar la existencia de esos derechos o intereses legítimos corresponde al demandado, y ello sobre la base de que es precisamente el demandado quien se encuentra en mejor posición de demostrar tales derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Así se pronuncian numerosas resoluciones bajo la Política UDRP, así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 2.1.
En el caso concreto examinado, la Demandante declara que el Demandado no es licenciatario suyo, ni agente autorizado, ni de ningún modo, ha autorizado al Demandado a utilizar en el tráfico las marcas GERBER.
En respuesta a lo anterior, el Demandado contesta que el Nombre de Dominio fue registrado con fines no comerciales, y personales.
Vistos los argumentos de cada parte, entiende el Experto que el Demandado no ha probado ninguna circunstancia que resulte suficiente para demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, cuando de cumplirse alguna circunstancia que diera lugar a derechos o intereses legítimos le sería fácil la obtención de la prueba correspondiente.
Por ello, entiende el Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, y que, por tanto, se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, el demandante debe probar que el demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe.
El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.
A tenor de las pruebas presentadas por la Demandante, el Experto considera que las marcas GERBER tienen un carácter renombrado, lo que significa que son muy conocidas por el público. El hecho de que los productos bajo la marca GERBER sean considerados como líderes del sector, hace, inevitablemente, que deban considerárseles muy conocidos y así también la marca GERBER.
En este sentido, no son pocas las resoluciones del Centro que establecen que el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es una presunción del registro de mala fe (Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center, Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, Caso OMPI No. D2001-0489).
No cabe olvidar, asimismo, y en contra de lo que señala el Demandado que la Demandante sí ostenta Derechos Previos con efecto en territorio español (Unión Europea), y que, por tanto, el reconocimiento de estos derechos unido al carácter renombrado de las marcas GERBER llevan a considerar que el Demandado sí tenía conocimiento (o debía haberlo tenido) de su existencia en el momento del registro del Nombre de Dominio, dado que el mismo es idéntico en su segundo nivel a la marca GERBER de la Demandante.
En la medida en que el Reglamento exige para dar por cumplido el tercer requisito el solo hecho del registro de mala fe, entiende el Experto que no es necesario entrar a discernir si el uso actual lo es también.
Por consiguiente, entiende el Experto que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <gerber.es> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 13 de febrero de 2021
1 Dadas las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a las decisiones y a la doctrina adoptadas bajo la Política UDRP