Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Rafio Flyer Inc. c. Matthias Freeh
Caso No. DES2020-0044
1. Las Partes
La Demandante es Rafio Flyer Inc., Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Matthias Freeh, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <radioflyer.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2020. El 21 de octubre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de octubre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de diciembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 11 de diciembre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense que se dedica desde 1917 a la fabricación y venta de juguetes, entre otros, vagones, scooters y coches de juguete, así como triciclos y bicicletas para niños. La Demandante opera a nivel internacional incluida España, bajo la maca coincidente con su denominación social RADIO FLYER. La Demandante comercializa sus productos en su propia página web oficial en varios idiomas (incluido el español), bajo el nombre de domino <radioflyer.com> (registrado el 15 de junio de 1996), así como a través de plataformas de comercio electrónico (como Ebay o Amazon) y jugueterías físicas (en España en las cadenas de tiendas Imaginarium, Eureka Kids y Cucu Toys).
La Demandante es titular de numerosos registros de marca a nivel internacional relativos a la denominación “radio flyer”, de los que son suficientemente representativos a los efectos del presente procedimiento:
La Marca Española No. 1662590 RADIO FLYER (mixta), registrada el 5 de octubre de 1993, en clase 28;
La Marca de la Unión Europea No. 257519 RADIO FLYER (figurativa), registrada el 3 de noviembre de 1998, en las clases 16, 25 y 28;
La Marca de la Unión Europea No. 4652632 RADIO FLYER (denominativa), registrada el 11 de enero de 2007, en las clases 16, 25 y 28, (colectivamente la “marca RADIO FLYER”).
La Demandante es también titular de numerosos nombres de dominio relativos a su marca RADIO FLYER, tanto dominios de nivel superior de códigos de países (“ccTLDs” por sus siglas en inglés), como dominios genéricos de nivel superior (“gTLDs” por sus siglas en inglés), entre otros, <radioflyer.be>, <radioflyer.ca>, <radioflyer.ch>, <radioflyer.it>, <radioflyer.mx>, <radioflyer.fi>, <radioflyer.gr>, <radioflyer.lu>, <radioflyer.uk>, <radioflyer.us>, <radioflyer.net>, <radio-flyer.info> y <radio-flyer.com>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de enero de 2020 y se encuentra ligado a una página web de parking de dominios que contiene diversos enlaces a páginas de terceros, relacionados con el sector juguetero, como secciones relativas a coches eléctricos y cargadores para coches eléctricos, mencionando empresas del sector distintas a la Demandante. Según ha acreditado la Demandante, antes del requerimiento que remitió al Demandando, el nombre de dominio en disputa estaba ligado a una página web que comercializaba diversos productos aparentemente falsos como zapatillas de deporte, relojes y bolsos de marcas como Reebook, Nike, Louis Vuitton o Skechers.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda que:
La marca RADIO FLYER es notoria y renombrada a nivel internacional incluida España. Debido al buen hacer e implantación en el mercado internacional durante más de un siglo (en concreto 103 años), la marca RADIO FLYER goza de inmensa popularidad a nivel internacional, siendo una de las marcas de juguetes más valoradas del mundo, con juguetes icónicos como su conocido vagón de color rojo y, actualmente, los coches eléctricos infantiles reproducción de los modelos Tesla “S” y “Y”. Se aportan evidencias relativas a diversas publicaciones, presencia en redes sociales e Internet, extractos de Wikipedia, así como evidencias relativas la película titulada “Radio Flyer” de 1992 (distribuida en España como “La fuerza de la ilusión”), que protagonizaron los actores Tom Hanks, Adam Baldwin y Elijah Wood, en la que dos niños viven diversas aventuras convirtiendo su carretilla RADIO FLYER en un avión.
El nombre de dominio en disputa reproduce exacta e íntegramente la marca y nombre comercial RADIO FLYER siendo confundible con esta marca notoria y renombrada.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dada la reputación de la marca RADIO FLYER es improbable que el Demandando pueda alegar ningún tipo de derecho o interés legítimo. El Demandando no es comúnmente conocido por la denominación “radio flyer”, ni es titular de ninguna marca valida en España que incluya esta denominación. Si tuviera algún derecho o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa los hubiera alegado en contestación al requerimiento le fue enviado por la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe tratando de obtener un aprovechamiento indebido de la reputación de la Demandante. El registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe. Dada la notoriedad y elevada presencia, durante más de un siglo, tanto de forma física como en plataformas de comercio electrónico, de la marca RADIO FLYER, el Demandado debía ser consciente cuando registró el nombre de dominio en disputa que se estaba apropiando de la marca que de forma renombrada identifica a la Demandante. Además, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de mala fe, antes del requerimiento enviado al Demandado, en relación a una página web que comercializaba productos aparentemente falsos (como zapatillas de deporte, relojes y bolsos de las marcas renombradas). Tras comprobar la dirección de correo electrónico del Demandado, mediante el registro en la referida página web y la realización de una cuestión sobre uno de sus productos, se remitió el 18 de junio de 2020 un requerimiento al Demandado, tanto a través de Red.es como a través de la dirección de correo electrónico que había sido utilizada por el Demandando para contestar a la cuestión sobre uno de sus productos. El requerimiento no obtuvo contestación, siendo eliminado, inmediatamente después, el contenido de la página web ligada al nombre de domino en disputa, que, desde entonces, se encuentra ligado a una página web que incluye enlaces a páginas de terceros relacionados con el sector de la juguetería. El registro del nombre de dominio en disputa impide a la Demandante utilizar como nombre de dominio ccTLD “.es” su denominación y marca RADIO FLYER.
La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política”), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, los nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas que contienen o consisten en la denominación “radio flayer”, registradas a nivel nacional o en la Unión Europea, siendo válidas en España. Así mismo la Demandante ha acreditado operar en el mercado internacional y nacional mediante el nombre comercial coincidente con su denominación social y marca RADIOFLYER que, en base a las evidencias presentadas, el Experto considera notorio en el mercado español. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “radio flyer”.
El distintivo utilizado por la Demandante como nombre comercial y marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento, salvo el ccTLD “.es”, que por su carácter técnico generalmente carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El nombre de domino en disputa resulta, por tanto, idéntico al nombre comercial y la marca RADIO FLYER que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, estimando el Experto cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
El Demandado no ha contestado a la Demanda, no habiendo aportado ninguna evidencia que desvirtúe la prueba prima facie presentada por la Demandante.
Como ha acreditado la Demandante, el nombre de dominio en disputa estuvo ligado a una página web de comercio electrónico que nada tenía que ver con la Demandante ni sus productos, sino que ofrecía la venta de artículos de zapatería, relojes, bolos y otros complementos de marcas renombradas aparentemente falsificados. Ninguna actividad ilegitima o fraudulenta puede generar derechos o intereses legítimos, no siendo calificable como una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa no alberga contenido propio, estando ligado a una página web de parking de dominios que incluye enlaces Pay-Per-Clik (“PPC”) a páginas web de terceros, relativos al mismo sector en el que opera la Demandante (coches eléctricos de juguete y otros artículos de juguetería). De acuerdo a la sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, los Expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio para alojar una página estacionada que incluye enlaces PPC no representa una oferta de buena fe cuando dichos enlaces compiten con o se aprovechan de la reputación de la marca del demandante o engañan a los usuarios de Internet.
Además, la inclusión de forma idéntica de la marca de la Demandante, ocasiona un riesgo de confusión y de asociación que, a juicio del Experto, impide entender que el Demandado pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra e idéntica, en el nombre de dominio en disputa, hace que sea presumible, de forma falsa, algún tipo de relación entre las partes, circunstancia que impide considerar que el nombre de dominio en disputa pueda ser utilizado de forma legítima. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que se estima cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
En relación a este tercer elemento o requisito, el Experto considera que el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las circunstancias del presente caso apuntan de forma clara, en un balance de probabilidades, al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa:
(i) la marca RADIO FLYER goza de notoriedad a los efectos del Reglamento en el sector juguetero tanto nacional como a nivel internacional;
(ii) la Demandante opera a nivel internacional, incluida España y Alemania (donde el Demandando se encuentra domiciliado, según los datos de registro del nombre de dominio en disputa), promocionando y comercializando sus productos tanto a través de tiendas físicas, como a través de plataformas de venta online relevantes y su propia página web oficial (bajo el nombre de domino <radioflyer.com>), teniendo una fuerte presencia en redes sociales y en Internet;
(iii) el nombre de dominio en disputa estuvo ligado, según ha acreditado la Demandante, a una página web de comercio electrónico referida a productos de distinta naturaleza y de terceras marcas, que no guardaban relación con la marca RADIO FLYER, presuntamente falsificados;
(iv) el Demandado no contestó al requerimiento que le fue remitido por la Demandante;
(v) la reacción del Demandado ante el requerimiento que le fue remitido por la Demandante, fue dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa, que se encuentra actualmente ligado a una página web de parking de dominios, en la que se incluyen enlaces PPC a páginas de terceros referidos al mismo sector en el que opera la Demandante (sector juguetero);
(v) el Demandado no ha contestado a la Demanda, no habiendo acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni habiendo refutado las alegaciones de mala fe de la Demandante.
Estas circunstancias determinan que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, el Demandado conocía o debía conocer la existencia de la marca RADIO FLYER de la Demandante, apuntando a esta marca notoria a nivel internacional cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de impedir a la Demandante el registro de su marca bajo el ccTLD “.es” y de obtener algún tipo de lucro económico derivado del registro por la utilización del nombre de dominio en disputa para albergar enlaces PPC promocionales a páginas web de terceros, o por el uso del nombre de dominio en disputa, generando confusión o asociación con la Demandante y su marca notoria, con la intención de aumentar el tráfico de la página web de comercio electrónico que estuvo ligada al nombre de dominio en disputa.
El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando así cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <radioflyer.es> sea transferido.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 17 de diciembre de 2020