Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Google LLC c. Ibón Del Olmo
Caso No. DES2020-0041
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Ibón Del Olmo, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <google-photos.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Nominalia.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de octubre de 2020. El 15 de octubre de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de octubre de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de octubre de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de noviembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de noviembre de 2020. Debido a un problema con la notificación, el Centro le otorgó al Demandado un periodo adicional de 10 días para indicar si deseaba participar en el presente procedimiento. El Centro no recibió respuesta por parte del Demandado.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 5 de enero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía fundada en 1998, con sede en Mountain View, California, Estados Unidos, titular de, entre otros servicios, un motor de búsqueda en Internet operado bajo el nombre de dominio <google.com>, el cual fue creado por los fundadores de la empresa meses antes, en fecha 15 de septiembre de 1997.
La Demandante es titular de numerosos registros marcarios que consisten o contienen el término “Google” desde fecha anterior a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa. Entre ellas, la Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con efectos en la Unión Europea:
1.- Marca de la Unión Europea nº 1104306 GOOGLE, en clases 9, 35, 36 y 42, registrada el 7 de octubre de 2005.
2.- Marca de la Unión Europea nº 4316642 GOOGLE, en clases 16, 25 y 36, registrada el 18 de abril de 2006.
3.- Marca de la Unión Europea nº 10080455 GOOGLE en clases 3 y 20, registrada el 8 de noviembre de 2011.
4.- Marca de la Unión Europea nº 10081073 GOOGLE en clases 9, 35, 38 y 42, registrada el 16 de diciembre de 2011.
5.- Marca de la Unión Europea nº 15085152 GOOGLE en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42, 45, registrada el 24 de junio de 2016.
6.- Marca de la Unión Europea nº 15033211 GOOGLE en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42, 45, registrada el 20 de junio de 2016.
7.- Marca Internacional que designa España y la Unión Europea nº 881006 GOOGLE en clases 9, 38 y 42, registrada el 12 de enero de 2006.
8.- Marca Internacional que designa la Unión Europea nº 1145934 GOOGLE en clase 42, registrada el 1 de agosto de 2012.
La Demandante posee también registros de marcas GOOGLE en Estados Unidos y en numerosos países de todo el mundo anteriores a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
La Demandante es también propietaria de cientos de nombres de dominio que consisten en o contienen la marca GOOGLE, la inmensa mayoría de ellos anteriores al momento de creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 27 abril de 2020 y redirige al sitio web “www.googled.co”, el cual parece ser un motor de búsqueda que reproduce la marca GOOGLE y su logotipo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es una compañía multinacional con sede en California, Estado Unidos, que opera uno de los motores de búsqueda en Internet más usados y prestigiosos del mundo.
- La Demandante es titular de la marca GOOGLE con efectos en España y en otras múltiples jurisdicciones con carácter previo a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa. A la fecha, la marca GOOGLE es una de las marcas más relevantes, valoradas y conocidas en España y a nivel mundial, tal y como lo acreditan numerosos rankings y directorios internacionales.
- Pese a que el producto principal de la Demandante es su motor de búsqueda, aquélla ofrece también otros servicios digitales tales como Google Maps, Google Books, Google News, Google Cloud o Google Photos. Este último servicio fue lanzado por la Demandante en 2015 y se ha convertido en una de las herramientas más populares para el almacenaje de fotos y videos en la nube, así como para su posterior visionado, edición, etc. Las últimas cifras reportadas por la compañía dan cuenta de que el servicio ha acumulado mil millones de usuarios, en apenas 4 años desde de su puesta en marcha.
- Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas GOOGLE de la Demandante, debido a que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca anterior GOOGLE en su totalidad. Los elementos adicionales, esto es, el término genérico “photos” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en ingles”) “.es” son claramente insuficientes para distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas GOOGLE de la Demandante.
- La fama de la marca GOOGLE, junto con el término no distintivo “photos” en el nombre de dominio en disputa, hacen que los usuarios que se topen con él crean erróneamente que el nombre de dominio tiene su origen, está asociado o patrocinado por la Demandante.
- El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Y ello por cuanto que la reputación mundial de las marcas GOOGLE de la Demandante es evidencia inequívoca de la ausencia de derechos por parte del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante no ha autorizado ni licenciado al Demandado a usar ninguna de sus marcas, incluyendo su marca registrada GOOGLE, lo cual es prueba sólida de que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado no ha realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe, más bien todo lo contrario, dirigiendo a los usuarios de Internet al nombre de dominio <googled.co> que reproduce de forma idéntica la página de inicio del motor de búsqueda de la Demandante y ofreciendo servicios idénticos a los ofrecidos por la Demandante.
- No existe prueba de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni que sea titular de ninguna marca GOOGLE. Igualmente, el Demandado no ha sido autorizado por el Demandante a hacer uso de sus marcas GOOGLE.
- El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa teniendo conocimiento de la existencia del Demandante y con el propósito de interrumpir su actividad o impedir el registro adecuado del nombre de dominio en disputa a nombre de este último.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con pleno conocimiento de que, incluyendo la marca anterior GOOGLE causaría que un usuario de Internet que visitase el nombre de domino en disputa asumiría que está patrocinado por la Demandante o está relacionado con ésta.
- El hecho de que el Demandado utilice el nombre de dominio en disputa para identificar un sitio web que muestra el uso de la marca GOOGLE de la Demandante y reproduce la página de inicio del motor de búsqueda de la Demandante de forma idéntica, demuestra que es plenamente consciente de la actividad y los productos y servicios de la Demandante y que opera en el mismo sector.
- El nombre de dominio en disputa resuelve hacia una página web que contiene la marca GOOGLE de la Demandante, incluyendo la misma elección de colores, por lo que se puede inferir que el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado no es casual y pretende confundir a los usuarios y consumidores de Internet, como si estuvieran relacionados con, y/o autorizados por la Demandante.
- La mala fe del Demandado es evidente toda vez que el nombre de dominio en disputa se registró mucho después del registro por la Demandante de sus marcas GOOGLE. No es tampoco previsible que haya una explicación plausible por la cual el Demandado decidió adoptar la marca de la Demandante como nombre de domino, que no sea precisamente por la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio, tratando de atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el término “Google”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación “Google-photos”, mientras que la marca de la Demandante es GOOGLE, por lo que resulta evidente la similitud hasta el punto de causar confusión, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la marca GOOGLE, el término “photos”.
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <google-photos.es> se revela similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término “photos”, identificativo, por otra parte, de uno de los servicios ofertados por la Demandante a la marca “Google”, es insuficiente para evitar la similitud hasta el punto de causar confusión con la marca de la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual probatio diabolica, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
En el presente caso y ante la falta de contestación a la Demanda, el Experto determina que no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de derechos o un intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente inferir un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa redirige al dominio <googled.co> que, a su vez, aloja un sitio web que reproduce de forma idéntica la página de inicio del motor de búsqueda de la Demandante y parece ofrecer servicios idénticos a los ofrecidos por la Demandante. No puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios.
Por otra parte, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet bajo las denominaciones “Google” o “Google-photos”. Igualmente, ha demostrado la Demandante que el Demandado no es titular de Derecho Previo alguno sobre dichas denominaciones o términos, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante.
A los anteriores indicios, se suma la circunstancia de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, despreciando cualquier oportunidad de demostrar su derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, y en lo que a este supuesto pueda resultar de interés, el Reglamento establece como pruebas del uso o registro del nombre de dominio de mala fe las siguientes:
- Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante. En el presente procedimiento no queda duda alguna respecto de que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa, toda vez que éste parece haber sido creado para ser redireccionado a otro nombre de dominio, <googled.co>, que igualmente reproduce las marcas de la Demandante en su integridad, y que aloja una página web que ofrece un servicio aparentemente idéntico al ofrecido por la Demandante, reproduciendo al tiempo las marcas renombradas de la Demandante, en un intento de engañar a los usuarios de Internet para que alcancen la falsa percepción de que han llegado a un sitio web que es operado por o de alguna manera está afiliado a la Demandante.
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa no solo se ha registrado de mala fe, por razón de la notoriedad de la marca GOOGLE, sino que también está siendo usado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante ni en el momento de su registro ni en su posterior uso.
No es previsible, en definitiva, que haya una explicación plausible por la cual el Demandado haya decidido crear el nombre de dominio en disputa, que no sea precisamente por la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio, tratando de atraer intencionadamente a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <google-photos.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 21 de enero de 2021