Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Skyscanner Limited c. Mihail Burdakov
Caso No. DES2020-0012
1. Las Partes
La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.
El Demandado es Mihail Burdakov, Ucrania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <scyscanner.es>.
El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de marzo de 2020. El 17 de marzo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de marzo de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de abril de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de abril de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de abril de 2020.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 6 de mayo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes Marcas con efectos en España:
Marca Internacional (“MI”) No 0900393, denominada SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea (“UE”) desde el 3 de marzo de 2006, para distinguir servicios de las clases 35, 38 y 39.
MI No 1030086, denominada SKYSCANNER, con efectos en la UE desde el 1 de diciembre de 2009, para servicios de las clases 35,39 y 42.
MI No 1133058, mixta, con denominación SKYSCANNER, con efectos en la UE desde el 16 de agosto de 2012, para distinguir servicios de las clases 35, 39 y 42.
El nombre de dominio en disputa es <scyscanner.es> y fue registrado el 5 de diciembre de 2017. El nombre de dominio en disputa redirige a una página web de un competidor de la Demandante.
La marca de la Demandante ha sido considerada como de alta reputación, al menos en el sector de viajes y turismo, por otros expertos en decisiones anteriores bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca Skyscanner con la única diferencia de que sustituye la letra “k” por la letra “c”, siendo fonéticamente iguales. Igualmente manifiesta que los sufijos de los nombres de dominio de nivel superior, incluyendo como es el caso el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés), son irrelevantes a efectos de este primer requisito.
Por último, alega la alta reputación de que goza su marca, como así lo han manifestado diversas decisiones bajo la Política UDRP.
En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos alega que el Demandado carece de autorización o licencia para el uso de la marca Skyscanner ni es comúnmente conocido por dicha denominación.
Denuncia que el nombre de dominio en disputa dirige a los consumidores a una web que contiene enlaces de pago-por-click, que publicitan servicios de los competidores de la Demandante, lo cual no constituye un uso de buena fe de bienes o servicios.
Respecto al registro o uso de mala fe, la Demandante comienza afirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de diciembre de 2017, cuando la Demandante ya llevaba 15 años de actividad y 12 años después de la fecha de solicitud de su primera Marca Internacional No 0900393, con efectos en la UE desde el 3 de marzo de 2006.
El nombre de dominio en disputa ofrece servicios bajo la marca JetRadar para facilitar vuelos a los consumidores. Esta actividad está en competencia directa con la de la Demandante. De esta forma el Demandado intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando una posible confusión respecto a la identidad de la Demandante y un posible patrocinio o afiliación de ésta con el Demandado, perturbando así la actividad comercial de la Demandante.
Por todo ello, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014).
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de varias Marcas Internacionales con protección en la UE y por tanto, con efectos en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación SKYSCANNER. La primera de ellas tiene efectos en la UE y, por tanto, protección en España, desde el 3 de marzo de 2006. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.
Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido integrada en su casi totalidad en el nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sustituya la letra “k” de la marca de la Demandante por la letra “c” no produce efectos al valorar la similitud confusa entre ambos ya que la marca de la Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa. De hecho, al teclear en el buscador Google el término “scyscanner”, la información que aparece es sobre la Demandante y su página web, “www.skyscanner.com.”
Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.es” no puede considerarse como relevante ya que es el indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Pero el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante. Por ello el caso prima facie de la Demandante no ha sido rebatido.
El Experto considera que, en efecto, no consta que el Demandado haya sido autorizado o licenciado para usar la marca de la Demandante ni para registrar el nombre de dominio en disputa. Tampoco consta que sea comúnmente conocido por el término que constituye el nombre de dominio en disputa. A falta de autorización o licencia de la Demandante, no puede considerarse como una oferta de bienes o servicios de buena fe, la que hace el Demandado en su página web, bajo la marca JetRadar, de vuelos a los internautas, estableciéndose como competidor de la Demandante.
Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos, sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.
Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.
Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de 2006 mientras que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa es de 5 de diciembre de 2017.
Además, como ya se ha apuntado, la marca de la Demandante ha sido considerada como usada durante muchos años, a nivel mundial, y goza de alta reputación, al menos en el sector de viajes y turismo que es el mismo que desarrolla el Demandado a través del nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, el término que constituye la marca de la Demandante es original, no es un término genérico ni común, es también su razón social y no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido una expresión tan característica para conformar el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.
Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa (en este caso la marca de la Demandante está prácticamente reproducida en el nombre de dominio en disputa). También se pueden citar las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320.
El Experto nota que al ser el nombre de dominio en disputa casi idéntico a la marca de la Demandante, existe un riesgo implícito de confusión por asociación con ésta. La intención de confusión quedará confirmada por el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa. Dichas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.
Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que en la web a la que resuelve este nombre de dominio en disputa se ofrecen los mismos servicios que la Demandante, convirtiéndose en una competencia de ésta no autorizada.
Todo ello lleva a concluir que el Demandado registró y está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <scyscanner.es> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 15 de mayo de 2020