Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Luxomed c. Florian Andre Vallecillo Cabrera
Caso No. DES2019-0038
1. Las Partes
La Demandante es Luxomed, Francia, representada por IP Twins S.A.S., Francia.
El Demandado es Florian Andre Vallecillo Cabrera, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <luxomed.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de diciembre de 2019. El 19 de diciembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de diciembre de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de enero de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de enero de 2020.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 27 de enero de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa francesa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de aparatos médicos y antiedad para ayudar a los pacientes a perder peso, dejar de fumar o en los trastornos de la menopausia. La Demandante opera a través de centros de tratamiento certificados por ésta, cuya relación se encuentra en la página web de la Demandante “www.luxomed.com”.
La Demandante es titular de las siguientes marcas con protección en España:
Marca de la Unión Europea (Marca UE) No. 11186087, denominativa LUXOMED, solicitada el 13 de septiembre de 2012 y registrada el 31 de diciembre de 2012, para distinguir productos y servicios de las clases, 9, 10, 41 y 44.
Marca UE No. 17809815, denominativa LUXOMED, solicitada el 13 de febrero de 2018 y registrada el 17 de julio de 2018, para distinguir servicios de la clase 35.
La Demandante es titular de diversos nombres de dominio, entre ellos, <luxomed.com> o <luxomed.de>.
El nombre de dominio en disputa es <luxomed.es> y fue registrado el 5 de febrero de 2018.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante es una empresa francesa que afirma haber sido fundada en 1993 para el desarrollo, fabricación y comercialización de aparatos médicos y antiedad que permiten ayudar a sus pacientes para perder peso, dejar de fumar o en trastornos de la menopausia. Los aparatos comercializados por la Demandante sólo se distribuyen a una clientela profesional, consistente en centros de tratamiento certificados por la Demandante, situados principalmente en Francia, así como en Reino Unido, Bélgica, España, Grecia, Creta, Líbano, Israel, Túnez y Chipre, como consta en la propia web de la Demandante, “www.luxomed.com”.
La Demandante alega y acredita ser titular de las marcas relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus marcas anteriores, así como a sus nombres de dominio y a su razón social. Y añade que el sufijo “.es” no ha de tenerse en cuenta en la comparación entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas al ser un dominio de primer nivel correspondiente al código de país.
La Demandante basa la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en que éste no es titular de ninguna marca denominada Luxomed. Argumenta que el Demandado tiene un centro certificado por la Demandante y está autorizado para realizar tratamientos mediante la gama de productos de la Demandante. Sin embargo, alega que ha de acudirse a la decisión Oki Data Americas, Inc. V. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, en la cual se establecen diversos criterios para determinar si un distribuidor autorizado está actuando de buena fe.
Así, expone que el Demandado debe utilizar el nombre de dominio en disputa para comercializar productos o servicios protegidos por la marca de la Demandante, lo cual sucede en este caso.
El Demandado ha de utilizar la web para vender productos o servicios sólo de la marca de la Demandante. Sin embargo, el Demandado promociona y destaca en su web, tratamientos que no han sido desarrollados ni comercializados por la Demandante, como, por ejemplo, los dirigidos a la estética facial. Por tanto, esta exigencia no se cumple.
En la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa se debe indicar claramente la relación que existe entre el Demandado y el titular de la marca. En este caso, el Demandado en ningún momento indica que esté autorizado por la Demandante para el uso de productos y tratamientos bajo la marca LUXOMED sino que da la impresión de que fuese un afiliado de la Demandante o estuviese relacionado con ella, presentándose como “Luxomed Clínica”, dando pie a los internautas a pensar que el nombre de dominio en disputa y la web del Demandado proceden directamente de la Demandante, lo cual no es cierto.
El Demandado no debe intentar acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca de la Demandante. Sin embargo, el Demandado en este procedimiento se hace pasar por la propia Demandante en España, perjudicando, así, la actividad e imagen de la Demandante e impidiendo que ésta pueda registrar su marca bajo el código de país “.es”.
Alega, además, la Demandante que, aunque el Demandado tenga una relación comercial con ésta, por ello no está autorizado para registrar la marca de la Demandante como nombre de dominio.
Por último, la Demandante se refiere al requerimiento que su abogado envió al Demandado el 25 de septiembre de 2019, poniendo de manifiesto los derechos de la Demandante y requiriendo el cese en el uso del nombre de dominio en disputa y la transferencia de éste, sin que el Demandado contestara al mismo.
La condición del Demandado de distribuidor autorizado y centro certificado por la Demandante sirve de argumento a ésta para afirmar el previo conocimiento del Demandado respecto a los derechos de la Demandante en cuanto a la marca LUXOMED por lo que el nombre de dominio en disputa solo pudo registrarse de mala fe.
En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, la Demandante asegura que, ante la página web del Demandado, el internauta pensará que existe alguna clase de afiliación con la Demandante, puesto que el Demandado utiliza el logo de la Demandante en el encabezado y en el pie de página de la web, usa también los mismos colores que la Demandante y se autodenomina como “Luxomed Clínica” sin indicar claramente su relación con la Demandante.
Además, promociona prestaciones que no realiza la Demandante y aparatos no desarrollados o fabricados por ésta.
En general, afirma la Demandante, el Demandado usa el nombre de domino en disputa para explotar la fama de la marca de la Demandante con fines ilegítimos, desviando eventuales clientes de la Demandante, en perjuicio de ésta.
La Demandante termina solicitando la transferencia del nombre de dominio es disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006‑0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014).
Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El Reglamento establece en su artículo 2 que el Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
La Demandante es titular de varias marcas con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación LUXOMED. La primera de ellas data del 13 de septiembre de 2012. Esto significa que la Demandante tiene Derechos Previos.
Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
En este caso, la marca de la Demandante ha sido integrada en su totalidad en el nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo.
Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005‑0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004‑0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001‑1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001‑0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto concluye que existe una identidad, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Pero el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni tampoco respondió al requerimiento que la Demandante le envió advirtiéndole de la infracción que estaba cometiendo. Por ello el caso prima facie de la Demandante no ha sido rebatido.
La Demandante reconoce que el Demandado es un centro autorizado y certificado para comercializar los productos y servicios que ofrece la Demandante. Sin embargo, considera que no cumple las exigencias que deben concurrir en un distribuidor autorizado, refiriéndose al conocido caso Oki Data (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001‑0903).
Éste es el aspecto que se hace necesario tratar en el presente caso para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos.
El punto 2.8.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 establece: “Los expertos han reconocido que los revendedores, distribuidores o proveedores de servicios que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca registrada del demandante para realizar ventas o reparaciones relacionadas con los bienes o servicios del demandante pueden estar haciendo una oferta de buena fe de bienes y servicios y, por lo tanto, tienen un interés legítimo sobre ese nombre de dominio.”
En el caso Oki Data se establecen, a modo de test, los siguientes requisitos acumulativos que podrán ser aplicados en determinadas condiciones concretas de un caso:
(i) el demandado debe estar ofreciendo los bienes o servicios en cuestión;
(ii) el demandado debe usar el sitio para vender sólo los productos o servicios de marca registrada;
(iii) el sitio debe revelar de manera precisa y destacada la relación del titular del dominio con el titular de la marca comercial; y
(iv) el demandado no debe tratar de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejan la marca.
La primera circunstancia se cumple en este caso ya que el Demandado está autorizado para ofrecer los bienes y servicios de la Demandante.
Sin embargo, ya no se atiene al segundo requisito. Así, el Demandado promociona y destaca en su web, tratamientos que no han sido desarrollados ni comercializados por la Demandante, como, por ejemplo, el tratamiento para la estética facial.
Tampoco se encuentra la tercera exigencia. En efecto, en la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa se debe indicar claramente la relación que existe entre el Demandado y el titular de la marca. En este caso, el Demandado no indica que esté autorizado por la Demandante para el uso de productos y tratamientos bajo la marca LUXOMED sino que aparece como si fuese la propia demandante, presentándose como “Luxomed Clínica”. De este modo, los internautas pueden pensar que el nombre de dominio en disputa y la web del Demandado proceden directamente de la Demandante.
El actual Demandado impide que la Demandante refleje su marca en la extensión del código territorial “.es” y da la impresión de que quiere hacerse pasar por el centro terapéutico español de la Demandante.
En definitiva, el Demandado no supera el nivel de exigencia para poder considerar que ostenta derechos o intereses legítimos.
Además, el Demandado no ha comparecido en este procedimiento en el que podría haber hecho alegaciones en defensa de sus derechos o intereses. Ni tampoco contestó a la advertencia remitida por la Demandante antes de iniciar este procedimiento.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.
Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.
Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de 2012 mientras que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa es de 5 de febrero de 2018.
Es especialmente relevante destacar que, siendo el Demandado un centro certificado y autorizado por la Demandante, tenía que conocer los derechos de ésta, su razón social y sus marcas.
Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.
Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa (en este caso la marca de la Demandante está íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa). También se pueden citar las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320.
El Experto nota que al ser el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca de la Demandante, existe un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante como consecuencia del registro del nombre de dominio en disputa con dicha composición. La intención de confusión quedará confirmada por el uso que ha hecho el Demandado del nombre de dominio en disputa. Dichas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.
Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que en la web a la que resuelve este nombre de dominio en disputa aparece la marca de la Demandante con los mismos colores y caracteres, presentándose como si fuera el centro español de la propia Demandante (“Luxomed Clínica”) ya que no indica la relación que existe entre ambos.
Todo ello lleva a concluir que el Demandado está haciendo también un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <luxomed.es> sea transferido al Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 11 de febrero de 2020