Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Bexal Farmacéutica, S.A. c. Francisco Veras
Caso No. DES2017-0012
1. Las Partes
La Demandante es Bexal Farmacéutica, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por la Firma de abogados Elzaburu, con domicilio en Madrid, España.
El Demandado es Francisco Veras, con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bexal.es> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de marzo de 2017. El 30 de marzo de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de marzo de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de mayo de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de mayo de 2017.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el 31 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad española, perteneciente al grupo farmacéutico Novartis, que desarrolla su actividad como compañía comercializadora de especialidades farmacéuticas genéricas desde el año 1999.
La Demandante es titular de los siguientes registros con efectos en España, contenedores del término “bexal”:
- Marca española denominativa BEXAL No. 2002919, solicitada el 21 de diciembre de 1995 registrada el 22 de marzo de 2000, en clase 5.
- Marca española mixta No. 2655760, solicitada el 7 de junio de 2005, registrada el 22 de noviembre de 2006, en clases 1, 5, 35 y 44.
- Nombre comercial español No. 206718 BEXAL FARMACEUTICA, solicitado el 21 de diciembre de 1995, registrado el 2 de enero de 1997, en clase 5.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 27 de octubre de 2015.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- El nombre de dominio en disputa <bexal.es> es idéntico a la marca registrada y nombre comercial BEXAL titularidad de la Demandante, que incorpora íntegramente.
- El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste es ni ha sido comúnmente conocido como BEXAL, lo que denota que el Demandado carece de derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos marcarios sobre la denominación BEXAL, no constando la existencia de ningún registro marcario a su favor que contenga tal término.
- La Demandante viene operando en el mercado farmacéutico español bajo la marca y nombre comercial BEXAL desde hace años, siendo uno de los laboratorios de referencia de fármacos genéricos. La amplia presencia de la Demandante en el mercado farmacéutico español bajo la marca y nombre comercial BEXAL no pudo haber pasado desapercibido para el Demandado, que se identifica en su página web como “Bexal Farmacéutica”, tratando de hacerse pasar por la Demandante.
- El Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa sin ostentar ningún derecho sobre dicha denominación y al usar el mismo para alojar un sitio web que usurpa la marca de la Demandante, pretendiendo hacerse pasar por aquella e impidiendo igualmente que la Demandante pueda identificarse en Internet bajo el dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” con su marca y nombre comercial BEXAL.
- El Demandado ha registrado también otros nombres de dominio que, de igual modo, tratan de usurpar la identidad de terceros en Internet. Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado probar sin margen de dudas que es titular de la marca y el nombre comercial BEXAL con efectos en España, los cuales se incorporan íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “bexal”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “bexal” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BEXAL sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” no debe ser considerado en este caso a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos.
Así, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que ambos son idénticos.
Por todo lo anterior, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela idéntico a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A tal efecto, resulta suficiente, que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dichas alegaciones permiten a este Experto concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Y es que, como ha apuntado la Demandante en su escrito de demanda, el Demandado no es titular de ningún registro marcario contenedor del término “bexal”, no ha sido autorizado por la Demandante para el uso de su marca y nombre comercial ni es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, pues al acceder al mismo, éste ofrece información del sector farmacéutico aparentemente del Demandante, haciéndose pasar por ésta, lo que demuestra a juicio de este Experto que el Demandado quiere aprovechar la popularidad de la marca BEXAL para atraer a usuarios de Internet a su propio sitio web, lo que no puede ser considerado en modo alguno como derecho o interés legítimo.
En definitiva, no concurren en este caso circunstancias que permitan considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
En el presente procedimiento concurren circunstancias que invitan claramente a pensar que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa en tanto que la marca BEXAL no podía ser desconocida para quien posteriormente decidió usar la misma como nombre de dominio bajo la extensión territorial “.es” y hacerse pasar por la Demandante, como lo acredita el contenido que el Demandado ofrece en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa, propio del sector farmacéutico en el que opera la Demandante.
A la vista de estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón del conocimiento por el Demandado de la marca BEXAL, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado conocía los signos distintivos de la Demandante, los cuales posteriormente recrea con el fin de generar la apariencia de que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante. Esta circunstancia sirve, de por sí, para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, el hecho de que no exista entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, y que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa recree la web oficial de la Demandante para España son a juicio de este Experto circunstancias que revelan claramente la voluntad del Demandado de suplantar a la Demandante y evidencian, por ende, su mala fe. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bexal.es> sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 19 de junio de 2017