Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Telefónica, S.A. c. Questión de Imaginación
Caso No. DES2017-0006
1. Las Partes
La Demandante es Telefónica, S.A., con domicilio en Madrid, España representada por Herrero & Asociados, España.
La Demandada es Questión de Imaginación, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <movistaresports.es>.
El Registro del nombre de dominio es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de febrero de 2017. El 14 de febrero de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración del Centro respecto de un error tipográfico en la Demanda, la Demandante presentó una Demanda enmendada el 27 de febrero de 2017. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó otra Demanda enmendada el 27 de febrero de 2017.
El Centro verificó que la Demanda y las Demanda enmendadas (en adelante denominadas conjuntamente como la "Demanda"), cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y las Demandas enmendadas a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de marzo de 2017.
El 5 de abril de 2017 la Demandante envió un correo electrónico al Centro notificando la localización de dos nuevos nombres de dominio <telefonicaesports.com> y <telefonicaesports.es> registrados por la aquí Demandada, y solicitando al Centro que se incorporase el nombre de dominio <telefonicasports.es> al presente caso por la coincidencia de la Demandada y Demandante1.
El 7 de abril de 2017 el Centro dio respuesta a la solicitud de la Demandante, relegando la solución de la cuestión a la decisión del Experto.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 7 de abril de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa española, fundada en el año 1924, líder en el mercado de las telecomunicaciones integradas. Su actividad se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y móvil, servicios y aplicaciones de las Tecnologías de la Información. La Demandante ha desarrollado una plataforma de contenidos de esports online relacionada con juegos electrónicos y deporte que opera a través del sitio web "www.movistarplus.es/esports". Con respecto a su implantación en el mercado, la marca MOVISTAR goza de una posición privilegiada, estando presente además de en España, en otros países de habla hispana como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela (República Bolivariana de), Colombia, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Asimismo, la Demandante pertenece, a través de sus marcas, al Foro De Marcas Renombradas Españolas.
La Demandante es titular de más de 2.500 marcas registradas en más de 20 países, muchas de ellas con denominación MOVISTAR y ha aportado pruebas de su titularidad sobre numerosas marcas, entre otras la marca española MOVISTAR número M1710122 registrada el 2 de noviembre de 1993 para la clase 38.
ii) La marca española MOVISTAR número M1710123, concedida el 4 de marzo de 1994 para la clase 39.
La Demandante ha acreditado ser titular, entre muchos otros, de los siguientes nombres de dominio que incorporan la denominación Movistar: <movistarsport.es>, <movistar.es>, <movistarsport.com> y <movistar.com>.
El nombre de dominio en disputa <movistaresports.es> fue registrado el 9 de diciembre de 2016.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante pone en evidencia que el nombre de dominio en disputa <movistaresports.es> incluye en su totalidad la marca MOVISTAR de la Demandante.
La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la marca MOVISTAR que se incluye en el nombre de dominio en disputa, por ser titular de una pluralidad de marcas tanto españolas como de la Unión Europea cuya denominación es similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en disputa, es decir, "movistaresports": estos Derechos Previos se basan en la titularidad de los signos distintivos descritos en el punto 4 b) de la presente decisión. La Demandante señala su titularidad sobre las referidas marcas, aportando a la Demanda las copias de los certificados de registro, e información extraída del sitio web de la "Oficina Española de Patentes y Marcas", de "TMView".
La Demandante alega que su marca MOVISTAR es una marca renombrada.
La Demandante alega que la inclusión del vocablo esports al final del nombre de dominio en disputa no aporta ninguna distintividad al mismo, tratándose de un término puramente descriptivo precedido de su marca MOVISTAR que puede llevar a confusión a sus usuarios.
La fama de las marcas de la Demandante no está relacionada solamente con la telefonía sino también con el término esports por cuanto ha lanzado, a raíz de un acuerdo con una compañía de esports a nivel mundial denominada "ESL", un proyecto de plataforma de contenidos de esports online, además de ser patrocinadora de varios equipos deportivos y siendo su marca visible en eventos deportivos de ámbito internacional. La Demandante alega, en conclusión, que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca registrada.
La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que ni la Demandada ni siquiera la persona física que aparece como contacto administrativo en WhoIs, el Sr. Ignacio Ibañez, tienen derechos ni intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Asimismo alega que la Demandada no ostenta ninguna marca registrada que contenga las palabras "movistar esports". La Demandante también expone que no ha autorizado en ningún momento a la Demandada para usar la marca MOVISTAR y que en consecuencia no se puede considerar licenciataria de dicho signo distintivo. Por todo ello, la Demandante considera que de lo expuesto se demuestra que la Demandada no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, puesto que, con carácter previo al inicio del procedimiento, se han efectuado contactos e intentos de solucionar amistosamente la situación, sin que hayan tenido efecto. Es más, el Demandado llegó a ofrecer transferir el nombre de dominio en disputa supeditado a alcanzar "un acuerdo de colaboracion para proporcionaros contenidos de eSports y a que vuestra empresa patrocine los equipos de eSports que manejamos". Así, el Demandado ha usado el nombre de dominio como instrumento indebido de negociación para la obtención de un beneficio directo o indirecto a su favor. La Demandante considera además que el simple hecho de haber registrado un nombre de dominio que contiene una marca renombrada ya es constitutivo de mala fe, habiendo intentado de forma intencionada atraer usuarios de Internet creando la posibilidad que exista confusión con la identidad de la Demandante.
La Demandante solicita, en definitiva, la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
En el presente caso debe despejarse una cuestión previa cual es la adición o no de un nuevo nombre de dominio alegado por la Demandante una vez se había iniciado ya el procedimiento administrativo. Se trata del nombre de dominio <telefonicaesports.es> registrado según afirma la Demandante, por la Demandada, por lo que habría coincidencia de Demandante y Demandada, pero no identidad en las marcas alegadas.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que dicha solicitud de adición tuvo lugar tras la notificación de la Demanda por el Centro, y por tanto, el procedimiento ya se había iniciado, el Experto considera que no debe incorporarse en este punto el nuevo nombre de dominio en disputa so pena de retrasar la decisión, ya que sin duda serían necesarias ordenes procesales suplementarias para aportar pruebas que soportaran las alegaciones de la Demandante así como la notificación de todo lo actuado a la Demandada y nuevos plazos para permitir su defensa, lo que en definitiva nos llevaría a un nuevo procedimiento administrativo que en opinión de este Experto es lo que debe activarse en la reclamación de este nuevo nombre de dominio , cumpliendo así con todo el iter y garantías previstas en el Reglamento.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por la Demandada debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, "a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento".
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, se exige hacer una comparación entre el nombre de dominio en disputa, en este caso <movistaresports.es> y los Derechos Previos aportados por la Demandante, y de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud. Comparativa que se debe realizar prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel para el código de país ".es".
La Demandante ha acreditado ser titular de Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento en virtud de las marcas MOVISTAR con efectos en España de las que es Titular.
De la comparativa realizada por este Experto sobre el nombre de dominio en disputa <movistaresports.es> y la multitud de Derechos Previos aportados por la Demandante, se puede afirmar que el nombre de dominio es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.
Con referencia al término esports, y como ha puesto en evidencia la Demandante en sus alegaciones, es un término puramente descriptivo que carece de cualquier distintividad.
A este respecto nos parece acertada la doctrina aplicada en las decisiones que la Demandante ha aportado sobre la combinación de un término de uso común con una marca notoria, Auchan Holding c. Alvaro Romon Sancho, Caso OMPI No. D2016-0187; u OSRAM GmbH v. Joaquin Barbera Camarasa, Caso OMPI No. DES2013-0029; o Bayer AG v. No Wholesaler SL - Ferran Dilmer Sitjà, Caso OMPI No. D2012-2492.
Por lo expuesto cabe determinar que el nombre de dominio en disputa <movistaresports.es> es confusamente similar con los Derechos Previos de la Demandante.
Así pues, el Experto estima la concurrencia del primero de los requisitos preceptuados en el artículo 2 del Reglamento habiéndose justificado de forma satisfactoria por parte de la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias exigidas por el Reglamento es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Pese a que Reglamento parezca imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, en el supuesto que nos ocupa la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.
A juicio de este Experto, la Demandante ha acompañado al procedimiento pruebas coherentes y suficientes que apuntan a la ausencia de legitimación del titular del nombre de dominio en disputa, mientras que la Demandada se ha caracterizado por una completa inactividad, no habiendo ni siquiera contestado a la Demanda, cuando ha estado emplazada para ello.
La falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y este último no aporta evidencias para refutar dichas pruebas o alegaciones, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo de los requisitos.
La Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en que no hay ninguna marca en España ni ninguna marca de la Unión Europea o internacional con denominación "movistar" que no pertenezca a la Demandante. La Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación. La Demandada tampoco posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso. De la misma forma el nombre de dominio en disputa no está siendo usado por la Demandada en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios. Más bien, como se desprende de la correspondencia intercambiada entre las Partes, la Demandada se ha servido de la titularidad formal que ostenta con respecto al nombre de dominio en disputa para negociar de mala fe un acuerdo comercial con la Demandante a cambio del nombre de dominio en disputa, con un claro ánimo de aprovecharse de la Demandante.
Por todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.
Como se ha observado con anterioridad, la Demandante ha acompañado prueba de sus Derechos Previos, materializados en numerosas marcas españolas y de la Unión Europea y ha acreditado su renombre, demostrando también ser miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.
Asimismo, la Demandante ha acreditado ser titular de numerosos nombres de dominio, entre los cuales destacan <movistarsport.es> y <movistarsport.com> que consolidan la relación de la Demandante en el ámbito de los deportes. Además, la Demandante ha desarrollado una plataforma de contenidos de esports online relacionada con juegos electrónicos y deporte que opera a través del sitio web "www.movistarplus.es/esports".
Por su implantación en el mercado nacional e internacional y su difusión en la mayoría de los medios de comunicación, este Experto considera que la Demandada, tenía suficiente conocimiento sobre la notoriedad de la marca MOVISTAR, pese a esto, ha realizado el registro del nombre de dominio en disputa. Además, como se desprende de la correspondencia intercambiada entre las Partes y acompañada a la Demanda, la Demandada llegó a ofrecer la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de alcanzar un acuerdo de colaboración con la Demandante, en virtud del cual la Demandada proporcionaría contenidos de esports y la Demandante patrocinaría los equipos de esports de la Demandada.
La citada circunstancia es de por sí suficiente para considerar que el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe según lo dispuesto en el punto a) del artículo 2 del Reglamento, en tanto que la Demandada ofrece la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de un acuerdo comercial y de patrocinio.
Por lo expuesto, y también ante la ausencia de alegaciones de la Demandada, este Experto estima que la Demandada ha registrado o usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
El Experto considera que se cumple así con los elementos primero, segundo y tercero del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <movistaresports.es> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 21 de abril de 2017
1 Asimismo, la Demandante solicitaba la adición del nombre de dominio <telefonicaesports.com> al procedimiento Telefónica, S.A. c. Ignacio Ibáñez, Questión de Imaginación SA, Caso OMPI No. D2017-0290.