Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Wabco IP Holdings LLC, Wabco Europe BVBA c. Pedro Sanz S.L.
Caso No. DES2016-0037
1. Las Partes
Las Demandantes son WABCO IP Holdings LLC, con domicilio en Rochester Hills, Estados Unidos de América, y WABCO Europe BVBA, con domicilio en Bruselas, Bélgica, representadas por Balder IP Law, SL, España.
La Demandada es Pedro Sanz S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por A2 Estudio Legal, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <wabco.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de noviembre de 2016. El 21 de noviembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de noviembre de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Las Demandantes presentaron una enmienda a la Demanda el 25 de noviembre de 2016. El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la enmienda a la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de noviembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 29 de diciembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha de 4 de enero de 2017 las Demandantes presentaron ante el Centro un escrito suplementario.
Por lo demás, el procedimiento se inicia de forma consolidada por las Demandantes. Hacemos notar que se trata de dos entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial Wabco y ambas son titulares de Derechos Previos actuando en defensa de los signos distintivos del grupo. Por tanto, la queja es común frente al agravio que se reclama en el procedimiento. Además se ha solicitado formalmente la consolidación de la reclamación. En consecuencia el Experto considera procedente la presentación consolidada realizada por las Demandantes.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son los titulares de la cartera de marcas del grupo industrial Wabco. De acuerdo a la Demanda, el grupo industrial Wabco fue fundado hace 150 años aproximadamente y es pionero en la tecnología electrónica, mecánica y electromecánica para sistemas de frenado, estabilidad y automatización de transmisiones para los fabricantes de camiones, autobuses y remolques. Su facturación alcanzó unas ventas de USD 2,6 billones en el año 2015. Cuenta con más de 12.000 empleados y con filiales en 39 países.
La compañía Wabco IP Holdings es titular, entre otras, de la siguiente marca:
- Marca de la Unión Europea número 1.609.288 WABCO, denominativa, en clases 4, 9, 11 y 12, solicitada el 13 de abril del 2000 y concedida el 20 de julio de 2001.
La compañía Wabco Europe BVBA es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
- Marca de la Unión Europea número 9.290.313 WABCO REMAN SOLUTIONS (figurativa), en clases 4, 7, 9, 11,12 y 37, solicitada el 3 de agosto de 2010 y concedida el 17 de enero de 2011.
- Marca de la Unión Europea número 10.227.791 WABCO SERVICE PARTNER (figurativa), en clases 9, 12 y 37, solicitada el 30 de agosto de 2011 y concedida el 25 de mayo de 2012.
El grupo industrial Wabco nombró distribuidor oficial a la Demandada en virtud de contrato de distribución de 2 de enero de 2006. De las manifestaciones de la Demandada se desprende que ya no sería distribuidor autorizado de los productos del grupo industrial Wabco.
El nombre de dominio en disputa <wabco.es> se registró el 13 de junio de 2014. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web donde se ofertan los productos WABCO de las Demandantes.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes alegan ser titulares de unas marcas que son reproducidas en el nombre de dominio en disputa íntegramente en unos casos y en otros se reproduce su elemento principal, es decir, “wabco”. Además, considera que existe confusión pues la página web de la Demandada reproduce los signos distintivos de su titularidad y reproduce la apariencia cromática de la página web de la Demandantes. Igualmente alega confusión por el encabezamiento que existe en la web donde la Demandada se proclama “Distribuidor especializado” y por incorporar la página web una leyenda (“© 2014 Wabco (Recambios online para tu coche). Todos los derechos reservados”). Con ello las Demandantes consideran que pretende la Demandada hacerse pasar por un distribuidor oficial de las Demandantes.
Defienden la existencia de un intento de la Demandada de hacerse pasar por las Demandantes. Así el propio registro del nombre de dominio en disputa, la reproducción de la marca en la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, la reproducción de la apariencia oficial de la web de las Demandantes o la utilización de una leyenda relativa al copyright de las Demandantes hacen que se lleve al error al consumidor de encontrarse ante un distribuidor oficial y autorizado cuando esto no se corresponde con la realidad.
Y concluye este primer análisis manifestando que existe confusión por razón de la identidad entre los productos y servicios ofrecidos por la Demandada con los productos y servicios protegidos por las marcas de las Demandantes.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, las Demandantes fundamentan su alegación de la siguiente manera. En primer lugar aportan el resultado negativo obtenido en el motor de búsqueda “Trademark View”. Por ello, concluyen que la Demandada carece de derechos marcarios sobre el término “wabco”. En segundo lugar, consideran que el uso del nombre de dominio en disputa se está realizando de forma desleal haciéndose pasar por las Demandantes y con intención de confundir a los usuarios y así atraer clientela. Y, en tercer lugar, declaran no constarles que la Demandada sea conocida por “wabco”.
Finalmente las Demandantes estiman que la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa <wabco.es> fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo por cualquier título a las Demandantes por un valor cierto que supera los costes documentados que estén relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa. En apoyo a lo anterior las Demandantes aportan un correo electrónico enviado por la Demandada, en respuesta a un burofax previo de las Demandantes en que se instaba a la transferencia del nombre de dominio en disputa en su favor, por el que se solicita una compensación de EUR 100.000 por la “inversión en la creación, funcionamiento y posicionamiento en internet de dicha web”.
Por tanto y habida cuenta del valor notorio de las marcas de las Demandantes, la Demandada registró el nombre de dominio en disputa en un intento de obtener un enriquecimiento indebido y desproporcionado.
Respecto al registro y/o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, juzgan las Demandantes que la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a la página web a la que el nombre de dominio en disputa dirige, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de las Demandantes.
Además, las Demandantes consideran que como consecuencia de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a sus marcas, se represente en la página web con idéntica tipografía y color las marcas de las Demandantes y, de la correspondencia mantenida con la Demandada, es evidente el conocimiento de la Demandada de las marcas de las Demandantes así como que el objetivo perseguido no era otro que el de servir de gancho para atraer a consumidores y aumentar sus ventas.
B. Demandado
La Demandada declara haber sido distribuidor de la filial en España de las Demandantes “Wabco España, S.A.U.”.
Por lo que se refiere a la coincidencia entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las Demandantes, niega la existencia de confusión entre ambas pues en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa <wabco.es> se venden productos WABCO de las Demandantes en base al contrato de distribución existente entre las partes.
Estima la Demandada que la existencia de una relación previa entre las partes determina la existencia de un uso legítimo respecto del nombre de dominio en disputa <wabco.es>. En apoyo a su defensa aporta documental que justifica que Wabco España,S.L.U. es una filial de las Demandantes, el contrato de distribución suscrito entre la filial y la Demandada en el año 2006, un certificado emitido por la filial en el que se declara el carácter de distribuidor autorizado de la Demandada de 2011, así como numerosas facturas emitidas durante la relación comercial mantenida.
Por tanto, considera cierta la relación comercial entre las partes y niega que exista perjuicio para las Demandantes.
Finalmente, la Demandada alega que no ha existido aprovechamiento alguno por su parte sino una puesta en práctica del contrato de distribución. Consecuentemente no existió mala fe cuando el nombre de dominio en disputa se registró. Por lo demás, la Demandada apoya sus pretensiones en Oki Data Americas Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, entre otras decisiones.
6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).
A. Cuestión Preliminar: Admisión de alegaciones y comunicaciones suplementarias
El Reglamento no regula el envío al Centro de comunicaciones suplementarias por las partes, excepto en respuesta a una notificación de deficiencia o si es solicitado por el Centro o el Experto.
El Experto encuentra que las circunstancias del caso no permiten aceptar el escrito suplementario presentado por las Demandantes. El escrito suplementario hace alusión a hechos no sobrevenidos a la presentación de la Demanda. No obstante, el Experto nota que de haberse aceptado el escrito suplementario, ello no afectaría al resultado del caso.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento las Demandantes han demostrado la titularidad de Derechos Previos. Según el propio Reglamento, se entenderá por Derecho Previos, entre otros, las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. La mera demostración de la titularidad de las marcas de la Unión Europea por las Demandantes cumple con lo exigido.
Por tanto, demostrada la titularidad de Derechos Previos de las Demandantes sobre WABCO debemos confrontarlos con el nombre de dominio en disputa <wabco.es>. Habida cuenta de su íntegra reproducción en el mismo, debemos concluir que queda superado este primer requisito.
El Experto observa que la Demandada no se opone a la identidad más sí a la posible confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca. Sin embargo, es doctrina mayoritaria asentada por anteriores decisiones bajo el Reglamento que el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, apartado 1.2).
Por lo demás y de manera general en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso “.es”.
Por tanto, el Experto aprecia la existencia de identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa susceptible de crear confusión al usuario de internet. En consecuencia, el Experto declara cumplido el primero de los requisitos.
C. Derechos o intereses legítimos
Conforme al artículo 2 del Reglamento las Demandantes deben demostrar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Se entiende que cuando las Demandantes aportan pruebas prima facie sobre dicha carencia queda satisfecho inicialmente este requisito. Pues bien, las Demandantes han alegado que la Demandada no dispondría de derechos sobre marcas consistentes o compuestas por “wabco”, que la Demandada se presenta como Distribuidor oficial cuando en estos momentos y en palabras de la Demandada no lo es o, que la Demandada no es conocida por el término “wabco”.
Respecto del segundo de los argumentos el Experto considera que la Demandada en la web se refiere a si mismo como “Distribuidor especializado” dando la impresión de ser un distribuidor oficial de las Demandantes aunque no lo es.
Siendo así las cosas, una vez demostrado prima facie por las Demandantes que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde a la Demandada establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, apartado 2.1).
Por su parte la Demandada aporta un contrato de distribución suscrito con Wabco España S. L. U. (a este respecto, el Experto nota que, si bien la sociedad Wabco España S. L. U. no es parte en el presente caso, la documentación aportada junto al Escrito de Contestación a la Demanda evidencia la vinculación de Wabco España S. L. U. con las Demandantes en las actividades que estas últimas realizan en España). Así, resulta evidente del expediente que existieron relaciones comerciales entre las partes y, que en virtud de dichas relaciones la Demandada fue distribuidor oficial del grupo empresarial Wabco. También resulta evidente por las propias declaraciones de la Demandada que dichas relaciones no se mantienen en la actualidad. Es decir, la Demandada dejó de ser distribuidor oficial. No obstante, del expediente sí parece que la Demandada sigue vendiendo productos como distribuidor no oficial de WABCO.
En estas circunstancias tenemos que acudir de nuevo a la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, apartado 2.3 para analizar si la Demandada como distribuidor no oficial está realizando una oferta de buena fe de bienes de la marca WABCO y por tanto, es titular de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
El criterio mayoritario adoptado en sede de la Política UDRP y aceptado en el ámbito del Reglamento es que un distribuidor oficial o no realiza una práctica comercial de buena fe en la medida que cumpla con los requisitos fijados por la reiterada decisión Oki Data Americas Inc. v. ASD,Inc., supra. Son los siguientes:
(i) El demandado debe ofrecer bienes y servicios de forma efectiva.
(ii) El demandado debe utilizar la web para vender exclusivamente bienes bajo la marca en cuestión.
(iii) El demandado de manera precisa debe dar cuenta de la relación existente entre la web y el titular de la marca.
(iv) El demandado no debe monopolizar el mercado en relación a los nombres de dominio que reflejan la marca.
La elección de un nombre de dominio en disputa que consiste en la marca WABCO a secas constituye un acto que impide a las Demandantes poder mostrar su marca en el correspondiente nombre de dominio además de provocar la creencia al internauta de encontrarse ante la web oficial de las Demandantes. A este respecto nos remitimos a las semejanzas existentes entre las webs de las partes del procedimiento.
En todo caso, los requisitos que fija el caso Oki Data pueden ser completados por los posibles acuerdos a los que hayan alcanzado las partes. En este sentido ver WABCO IP Holdings LLC v. Hasan Mohammadnia, Caso OMPI No. D2016-2235.
Analizados los hechos del caso, el Experto considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.
La Demandada era conocedora de las obligaciones que asumió al firmar el contrato de distribución en el año 2006. Del mismo se deduce claramente que la obligación de usar la marca requería el permiso previo y por escrito de la empresa correspondiente del grupo de las Demandantes (artículo 7.5 del contrato de distribución suscrito). Sin embargo, no se aporta dicha autorización para registrar la marca como nombre de dominio constante el contrato ni posteriormente. Además, el contrato (artículo 12.2) precisaba que a la terminación del contrato la Demandada debía dejar de aparecer como distribuidor autorizado, “absteniéndose de usar la Marca en manera alguna, cualquiera que esta sea”. A pesar de lo anterior, la Demandada aparece en la parte superior izquierda de la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa como “distribuidor especializado”. Por tanto, en contra de la obligación pactada, la Demandada utiliza una expresión que da lugar a confusión en la medida que permite inferir una relación especial con las Demandantes, la cual ya no tiene lugar. Por ello, el Experto no considera adecuada esa expresión por dar la falsa imagen de subyacer una relación de distribución y causar confusión por asociación en los usuarios de Internet.
A mayor abundamiento, la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa no incorpora de manera clara y precisa leyenda alguna sobre la relación entre la web y el titular de la marca. Antes al contrario la utilización de la leyenda “ © 2014 Wabco (Recambios online para tu coche)” parece querer dar la falsa impresión de que el titular de la página web asociada con el nombre de dominio en disputa son las Demandantes, o bien que presentan algún tipo de asociación o relación. A este respecto, expertos en resoluciones previas adoptadas bajo la Política UDRP han considerado en ocasiones que aquellos nombres de dominio en disputa idénticos a marcas titularidad de terceros pueden resultar en una confusión por asociación con estos últimos.
En definitiva, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el segundo de los requisitos del Reglamento.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandada registró el nombre de dominio en disputa con fecha de 13 de junio de 2014. La Demandada en el acuerdo de distribución suscrito asumía tanto la obligación de contar con permiso previo para la utilización de los derechos de propiedad intelectual del grupo Wabco como la obligación de dejar de utilizar de cualquier manera la marca WABCO una vez finalizada la relación contractual, lo cual ya se ha producido en propias palabras de la Demandada. No consta en el expediente autorización alguna de las Demandantes o de empresa alguna de su grupo a la Demandada para el registro de la marca como nombre de dominio. Además, la Demandada registró del nombre de dominio en disputa incumpliendo sus obligaciones post-contractuales o sin autorización para ello. Por ello, el registro debe reputarse como de mala fe pues la Demandada era claro conocedor de sus obligaciones y de los Derechos previos de las Demandantes.
Por lo demás, de la prueba aportada consta como la Demandada ha solicitado una cantidad de dinero a las Demandantes a cambio de la transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa <wabco.es>. Esta cantidad, EUR 100.000, excede con creces los costes del registro del nombre de dominio en disputa a la Demandada. Consecuentemente, el supuesto coincide con lo fijado en el artículo 2 del Reglamento sobre pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe: “La Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a las Demandantes que poseen Derechos Previos o a un competidor de éste, por un precio cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.
En definitiva, las Demandantes han demostrado que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa <wabco.es> fue de mala fe a los efectos del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <wabco.es> sea transferido a la Demandante Wabco Europe BVBA.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 10 de enero de 2017