Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Xfera Moviles, S.A. v. Mehdi Tarik
Caso No. DES2014-0013
1. Las Partes
La Demandante es Xfera Moviles, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Abril Abogados, España.
El Demandado es Mehdi Tarik con domicilio en Alcalá De Henares, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ofertasyoigo.es>.
El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es STRATO.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de mayo de 2014. El 7 de mayo de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de mayo de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de junio de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de junio de 2014.
El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 9 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:
- La Demandante es una sociedad que fue constituida por un reputado grupo de empresas con el fin de explotar la cuarta (y última) concesión de licencias de telefonía móvil de novísima generación en España, siendo que en el año 2012 alcanzó una facturación de 80 millones de euros y, a mediados de 2013 contaba con un volumen de 3.8 millones de clientes.
- La Demandante es la propietaria, desde el año 2006, de una cartera de signos distintivos protegiendo la denominación YOIGO, a saber: marca española núm. 2730813, y marcas comunitarias núms. 5417324, 5417373 y 5417381, todas ellas en vigor, circunstancia que acredita en el expediente.
- La Demandante es asimismo titular de una amplia pluralidad de nombres de dominio incluyendo la marca YOIGO, entre otros <yoigo.com> y <yoigo.es>, éste último de uso ininterrumpido desde el 18 de septiembre de 2006.
- La marca YOIGO goza de carácter notorio, hecho que queda documentalmente acreditado en el expediente y que ha sido, además, objeto de reconocimiento en la decisión emitida en el caso Xfera Móviles, S.A. v. Rabana Rapelang, Caso OMPI No. DES2007-0016, en relación al nombre de dominio <yeigo.es>.
- El nombre de dominio en disputa reviste práctica identidad con la marca YOIGO, con la única adición del término "ofertas", sin que ello permita eliminar la inmediata asociación con aquélla ni disminuir el riesgo de confusión entre los usuarios. Es más, la marca YOIGO es una denominación de fantasía, utilizada por un operador cualificado como es la Demandante, lo cual difícilmente puede ignorar el Demandado, tanto más por hallarse domiciliado en España, y con actividad precisamente relativa al ámbito de la telefonía móvil (servicios de reparación de teléfonos móviles).
- El Demandado no ostenta derechos de marca sobre la denominación "yoigo", no consta que se le reconozca en el mercado bajo la misma, ni posee relación alguna con la Demandante.
- El 18 de septiembre de 2013, la Demandante envió un requerimiento al Demandado instándole a cesar en el uso controvertido del nombre de dominio en disputa (que fue correctamente recibido por éste, tal cual queda probado en el expediente). Hubo un segundo requerimiento de recordatorio del anterior, fechado el 1 de octubre de 2013. El nombre de dominio en disputa, que hasta la fecha había permanecido inactivo, fue modificado a los efectos de introducir una foto y añadir la expresión "en construcción", comportamiento exento de espontaneidad del que no cabe sino deducir la mala fe y la más que probable intención torticera de auspiciar un escenario de compraventa del nombre de dominio en disputa.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa objeto de la presente controversia.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
5. Debate y conclusiones
Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, a lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento y teniendo en consideración las reglas y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.
En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <ofertasyoigo.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación "yoigo", cuyo carácter notorio ha sido demostrado de modo satisfactorio, entre otros y en particular mediante la aportación de varias resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegatorias de marcas de terceros por revestir semejanza con las propias de la Demandante, las cuales califica de "notorias en el sector de las telecomunicaciones". El referido carácter notorio ha sido, por lo demás, también reconocido por otro expertocon ocasión de la decisión Xfera Móviles, S.A. v. Rabana Rapelang, Caso OMPI No. DES2007-0016.
La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación "yoigo" no queda desvirtuada por la mera adición del término genérico "ofertas"; antes al contrario, pues siendo que la denominación "yoigo" es inherentemente distintiva, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación (Swarovski Aktiengesellschaft v. Liu Ji, Caso OMPI No. D2011-04451) toda vez que simplemente adiciona un vocablo descriptivo de una posible actividad comercial vinculada a la denominación "yoigo" (véase Net2Phone, Inc. v. Net2Phone, a.k.a. Dr. Syed K. Alsagoff, Caso OMPI No. D2002-0911, y EPSON Europe B.V. v. Costas Ioannou, Caso OMPI No. D2009-0816) de modo que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que el nombre de dominio en disputa permite, en concreto, el acceso a una página promocionando ofertas especiales de la Demandante (Wm Morrison Supermarkets Plc v. Gavin Marriott, Caso OMPI No. D2012-0025).
Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del dominio correspondiente al código de España ".es", en concordancia, entre otras, con Huavei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044.
El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del dominio en controversia, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación "yoigo" resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria en el ámbito del mercado español, asociada como está a un reconocido negocio de telefonía móvil, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por residir en España, sino por cuanto, del modo que ha quedado probado en el expediente, aparece prestar servicios a terceros en el mercado de la telefonía móvil, careciendo de autorización o licencia alguna de la Demandante para ofrecerlos bajo la denominación "yoigo".
El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.
La Demandante, por lo demás, requirió al Demandado para que éste cesara en su conducta y transfiriese en su favor el nombre de dominio en disputa. El Demandado, que hasta el momento se había mantenido en una tenencia meramente pasiva del mismo, introdujo muy ligeras modificaciones de contenido como son la inclusión de una mera fotografía y de la expresión "en construcción" que, por su irrelevancia, más bien sugieren la continuidad en la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa. Como es bien sabido, la falta de explotación efectiva del sitio Web es una circunstancia que, por sí misma, puede en ciertas circunstancias servir a los efectos de fundamentar la mala fe del Demandado (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-003). Y de nuevo, como quiera que el Demandado no ha concurrido en este proceso, no ha aportado argumentación alguna que permita deducir que, bajo la (muy reciente) apariencia de página Web "en construcción", exista un posible futuro uso legítimo del nombre de dominio en disputa objeto del presente caso (véase, recientemente, FNAC c. Production Cosmopolite, Caso OMPI No. D2010-1538).
De todo lo anterior que se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
6. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <ofertasyoigo.es > sea transferido a la Demandante.
Paz Soler Masota
Experto
Fecha: 28 de julio de 2014
1 Este Experto considera relevante indicar decisiones emitidas en virtud a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política "UDRP", por sus siglas en inglés) pues es ésta la que sirvió de base para el Reglamento "ES".