CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL EXPERTO
Zhang, Yu c. Jose Daniel Dolz Garcia
Caso No. DES2013-0037
1. Las Partes
La Demandante es Zhang, Yu con domicilio en Alicante, España, representada por Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., España.
El Demandado es Jose Daniel Dolz Garcia con domicilio en Valencia, España, representado por Juan Ramón González Sotorres, España.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <andyz.com.es> y <andy-z.es> (los “Nombres de Dominio”).
El Registrador de los Nombres de Dominio es Red.es y el Agente Registrador es Piensasolutions.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2013. El 7 de noviembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 7 de noviembre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 11 de noviembre de 2013. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de noviembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de diciembre de 2013. El 28 de noviembre de 2013 el Demandado envió una comunicación al Centro solicitando la extensión del plazo para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda. En la misma fecha, el Centro envió una comunicación a la Demandante para que proporcionara sus comentarios a dicha solicitud. En la misma fecha la Demandante presentó sus comentarios oponiéndose a la extensión del plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Demanda. El 29 de noviembre el Centro otorgó una extensión del plazo al Demandado hasta el 6 de diciembre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2013.
El 16 de diciembre de 2013 el Centro recibió una comunicación con documentación adjunta por parte del Demandado, a la cual el Centro le dio el trato de Documentación Adicional.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 17 de diciembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante Zhang, Yu posee los derechos sobre las siguientes marcas mixtas que se encuentran a día de hoy en vigor:
- La marca española ANDY Z número 2885522 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 15 de diciembre de 2009.
- La marca española ANDY Z número 2885526 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 19 de noviembre de 2009.
- La marca comunitaria ANDY-Z número 1040631 registrada en las clases 18, 25, 35 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 10 de abril de 2012.
- La marca española ANDY Z SPORT SHOES número 2885523 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 17 de abril de 2009.
El Demandante es la titular de las marcas antes referidas las cuales representan su actividad principal, es decir, la comercialización de calzado, especialmente deportivo y accesorios.
El Demandado es D. Jose Daniel Dolz García. El nombre de dominio <andy-z.es> fue registrado el 29 de enero de 2013 y el nombre de dominio <andyz.com.es> fue registrado el 2 de agosto de 2013. Mediante un sitio web bajo el primero de los dos Nombres de Dominio en disputa, comercializa en línea, entre otros productos, calzados del Demandante. El segundo de los Nombres de Dominio en disputa se encuentra inactivo.
El Demandante requirió al Demandado para que desistiese de los Nombres de Dominio, en base a sus derechos marcarios y le ofreció la posibilidad de transferir los Nombres de Dominio pero el Demandado hizo caso omiso al requerimiento realizado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
A.1. El Demandante considera que los Nombres de Dominio controvertidos son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con Derechos Previos, por los siguientes motivos:
El Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la palabra que compone los Nombres de Dominio <andy-z.es> y <andyz.com.es>, sobre la base de su titularidad sobre tres marcas españolas y una comunitaria cuya composición es idéntica a los Nombres de Dominio en disputa, es decir, la marca española ANDY Z número 2885522, registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza y concedida en fecha 15 de diciembre de 2009, la marca española ANDY Z número 2885526 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza y concedida en fecha 19 de noviembre de 2009, la marca comunitaria ANDY-Z número 1040631 registrada en las clases 18,25,35 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 10 de abril de 2012 y por último la marca española ANDY Z SPORT SHOES número 2885523 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza y concedida en fecha 17 de abril de 2009. El Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) y la certificación de registro ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior señalando su titularidad sobre las referidas marcas españolas para las clases.
El Demandante alega que sus marcas son idénticas a los Nombres de Dominio ahora reclamados, ya que retirando las extensiones “.es” y “.com” existe total identidad entre las marcas y los Nombres de Dominio (citando abundantes decisiones del Centro en este sentido).
Asimismo, el Demandante expone que su objeto social es la comercialización de calzado, especialmente deportivo y accesorios, aportando imágenes de los productos en los que se aplican y usan las marcas de su titularidad.
El Demandante alega en conclusión, que es la titular de la marca ANDY Z y que los Nombres de Dominio en cuestión son idénticos a las marcas registradas.
A.2. El Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, por los siguientes motivos:
El Demandante expone que los Nombres de Dominio en disputa se utilizan en un ámbito idéntico a aquel en el que los ofrece el Demandante (calzado) y que se corresponden con la clase 25 del nomenclator internacional de marcas en el que tiene el Demandante los Derechos Previos registrados.
El Demandante alega que el Nombre de Dominio <andyz.com.es> está deshabilitado, pero por ello no deja de demostrar una clara mala fe en el registro ya que su intención era bloquear el Nombre de Dominio para que así el Demandante no pueda registrarlo.
El Demandante hace referencia a que el Demandado era plenamente conocedor de los Derechos Previos titularidad del Demandante y que asimismo el Demandado carece de autorización por su parte para el uso de su marca registrada.
A.3. El Demandante considera que los Nombres de Dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe, por los siguientes motivos.
Dada su presencia, difusión y popularidad en el mercado español, la Demandante afirma que existe un conocimiento notorio de la marca ANDY Z para calzado casual y deportivo tanto en las redes sociales como a nivel de usuarios.
El Demandante alega que el Demandado carece de cualquier interés legítimo ya que a la hora de registrar los Nombres de Dominio en disputa el Demandado era plenamente consciente de los derechos legítimos que sobre los Nombres de Dominio disponía el Demandante, ya que el Demandado es un revendedor no autorizado de los productos de la Demandante. Es más, afirma que el único interés del Demandado era hacer creer a los potenciales consumidores que el Demandado era el titular de esos derechos y así atraer clientela mediante esta confusión. Además, de esta manera, el Demandado está privando al Demandante del uso legítimo de los Nombres de Dominio en cuestión.
El Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe en el hecho de que el Demandado presentase ante la OEPM la solicitud de registro del nombre comercial núm. 309962 ANDY-Z, resultando así mismo que el Demandante presentó una oposición tras haber sido notificada por parte de la OEPM de dicha solicitud, cuya tramitación está pendiente, oposición que no puede ignorar el Demandado.
Asimismo el Demandante alega la clara mala fe que se desprende del Demandado tras su reacción con el envío de un burofax de fecha 19 de septiembre de 2013. El Demandado no acudió a la Oficina de Correos a recoger el burofax remitido, pero se envió asimismo por vía email. La reacción del Demandado fue modificar la apariencia de la página web, en el sentido de modificar el logotipo que aparecía en la misma ANDY Z, 1977 por simplemente Z, 1977.
El Demandante afirma que el interés del Demandado en los Nombres de Dominio es lucrarse, para atraer usuarios que buscan los productos del Demandante haciéndoles creer que se trata de la página oficial de las marcas del Demandante.
Finalmente, el Demandante concluye considerando que existe uso de mala fe de los Nombres de Dominio en disputa, ya que la única intención del Demandado es atraer usuarios y beneficiarse económicamente de la confusión provocada.
A la vista de los precitados argumentos, el Demandante solicita que dicte una resolución por la que los Nombres de Dominio en disputa <andy-z.es> y <andyz.com.es> les sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado ha contestado a la Demanda en tiempo y forma realizando las siguientes alegaciones.
El Demandado disiente de la existencia de mala fe por su parte, alegando que, contra lo que afirma el Demandado, sí existe relación comercial entre las partes. El Demandado reconoce los Derechos Previos titularidad del Demandante así como la relación entre las marcas y los productos, sin embargo afirma que existe una relación comercial entre las Partes al ser el Demandado un distribuidor habitual del Demandante, habiendo comenzado el Demandado con la venta de productos del Demandante a través de Internet. Por lo tanto, afirma que el Demandante ha consentido la venta de sus productos por parte del Demandado y el uso de las marcas junto a las de otros fabricantes, sin que esto conlleve a una confusión a los usuarios.
El Demandado considera que posee derechos legítimos sobre los Nombres de Dominio ya que lleva utilizándolos para la promoción y venta en Internet de los productos del Demandante desde su registro en base a sus funciones como distribuidor. Así mismo afirma que el Demandante ha consentido el uso de los Nombres de Dominio durante un tiempo al beneficiarse del hecho de que el Demandado había diseñado un nuevo modo de distribución (a través de Internet) que el Demandante no venía aplicando.
El Demandado considera que no existe prueba alguna de la cual se desprenda la supuesta mala fe alegada de contrario.
En conclusión, el Demandando indica que la pretensión del Demandante es la de aprovecharse de la estrategia y promoción creada en Internet por el Demandado, ahora que este tipo de comercialización resulta de su interés.
Con posterioridad, en fecha 16 de noviembre de 2013, el Demandado aportó documentación adicional en aras a probar el consentimiento por parte del Demandante de la venta, uso y promoción de sus productos a través del Nombre de Dominio. Dicha documentación es la siguiente:
- Facturas de venta de zapatillas fabricadas por el Demandante, compradas a un distribuidor del Sr. Zhang, a través de la página web.
- Facturas que prueban la asistencia del Demandado a ferias en promoción de los productos del Demandante.
- Albaranes de entrega en las instalaciones del Demandado de zapatillas del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) La demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones del Demandante y del Demandado, el Experto pasa a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de los Nombres de Dominio es de carácter especulativo o abusivo.
A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El Experto considera que para analizar el parecido entre los Nombres de Dominio en disputa <andy-z.es> y <andyz.com.es> debe sustraerse la partícula correspondiente al dominio de primer nivel “.es”, siendo el resultado que ambos Nombres de Dominio en disputa son idénticos y en todo caso confundibles con los alegados Derechos Previos del Demandante. A saber, con las dos marcas españolas y una comunitaria: la marca española ANDY Z número 2885522, registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza, la marca española ANDY Z número 2885526 registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza, y la marca comunitaria ANDY-Z número 1040631 registrada en las clases 18, 25, 35 de la Clasificación de Niza. Estas marcas contienen la misma palabra de la que se componen los Nombres de Dominio en disputa, presentadas de la misma forma.
Es evidente que los Nombres de Dominio en disputa <andy-z.es> y <andyz.com.es> guardan una identidad capaz de crear confusión con las marcas del Demandante que están actualmente en vigor y que han sido solicitadas y concedidas en fecha 15 de diciembre de 2009, en fecha 19 de noviembre de 2009, y en fecha 10 de abril de 2012 respectivamente, es decir, con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio, que tiene lugar en febrero y agosto de 2013, respectivamente.
Así pues, el Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Existencia de derechos o intereses legítimos
El Demandante ha alegado como base del presente procedimiento el pleno conocimiento y la mala fe del Demandado para con los Derechos titularidad del Demandante habida cuenta que el propio Demandado comercializa productos del Demandante aunque no por ello genera un derecho a su favor sobre las marcas en cuestión. Cabe indicar que los Derechos Previos referidos han sido registrados bastante antes de la fecha de registro de los Nombres de Dominio en disputa, en concreto 4 años antes.
Además, el propio Demandado reconoce en su Escrito de Contestación a la Demanda la existencia de los alegados Derechos Previos sobre la denominación objeto de este procedimiento, aunque pretenda desplegar sobre la misma algún tipo de derecho o legitimación que le habría permitido registrar los Nombres de Dominio en disputa, basándose en las ventas que hace por Internet.
Pero eso no va a ser posible, ya que, de una parte, la mera tolerancia -negada de adverso por el Demandante- no generaría derecho alguno en este ámbito, como tampoco lo haría en el derecho marcario a los efectos de legitimar la inscripción de un nombre de dominio, y de otra parte, existen indicios claros de que el Demandado se sirve de los citados Derechos Previos de la Demandante como reclamo para beneficiarse económicamente de las marcas del Demandante. No cabe duda que el uso de las marcas en los Nombres de Dominio en cuestión puede generar una posible asociación o confusión por parte de los usuarios en cuanto a una supuesta relación, en el presente caso, entre el Demandante y el Demandado, causando así un claro perjuicio al Demandante. Es más, no es cuestión baladí que el Demandado comercie con los productos del Demandante, pues denota un claro conocimiento de las marcas y de su potencia comercial. El Demandante claramente expresa que el Demandado carece de autorización como revendedor del Demandante. El Demando, por el contrario, afirma el consentimiento por parte del Demandante de la venta, uso y promoción de sus productos a través del Nombre de Dominio. Independientemente de lo anterior, el hecho que la página web omita o no señale de manera clara y prominente la relación o falta de ella entre el Demandado y el Demandante, genera y/o aumenta el riesgo de asociación o confusión. Asimismo, el propio Demandado reconoce en el escrito de contestación que en sus páginas web bajo los nombres de dominio no solo vende los productos del Demandante sino también los de otros fabricantes. En vista de lo anterior, el Experto no considera que el Demandado este haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios.
A mayor abundamiento, resulta vinculante que tras la correspondencia remitida por el Demandante al Demandado, el Demandado haya procedido a la modificación de la apariencia de la página web (reconociendo tácitamente los derechos marcarios del Demandante) y negando en todo momento la transferencia de los Nombres de Dominio, sin mediar justificación alguna.
Debemos indicar que la falta de explotación del Nombre de Dominio <andyz.com.es> en disputa confirma que el Demandado mantiene el Nombre de Dominio en forma de tenencia pasiva, con un claro ánimo de imposibilitar a la Demandante la disposición del mismo.
De tal forma, el Experto estima que el Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que un nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que la demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que la demandada haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que la demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que la demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que la demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.
El Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas registradas como ANDY Z. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la existencia de estos derechos hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado habida cuenta que éste último comercializa productos de la Demandante.
La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por el demandado de la existencia de dichos Derechos Previos.
Además de por las propias declaraciones del Demandado en su Escrito de Contestación a la Demanda, de la documentación aportada por el Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para alcanzar la conclusión de que, antes y tras el registro de los Nombres de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca de la Demandante ANDY Z.
Como se ha citado anteriormente, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en conflicto se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole. Sin duda, habida cuenta que el Nombre de Dominio <andyz.com.es> está inhabilitado imposibilitando así al Demandante la disposición del mismo, nos encontramos ante este caso.
Este Experto considera asimismo que el Demandado tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a sus páginas web asociadas con los Nombres de Dominio, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, “creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web”. De nuevo, el Demandado, que conocía perfectamente las marcas, a través de la explotación del Nombre de Dominio <andy-z.es> ha tratado de obtener un beneficio económico generando una confusión entre los usuarios.
A mayor abundamiento, cabe mencionar el intento por parte del Demandado de registrar como nombre comercial la marca de la Demandante ANDY Z y que esta solicitud haya sido notificada directamente por parte de la OEPM a la Demandante.
A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado los Nombres de Dominio en disputa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <andyz.com.es> y <andy-z.es> sean transferidos al Demandante.
Mario Sol Muntañola
Experto
Fecha: 10 de enero de 2014