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DECISIONE DELL’ESPERTO

Bolognafiere SPA c. M. A. B.

Caso No. DCH2021-0001

1. Le Parti

La Richiedente è Bolognafiere SPA, Italia, rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.p.A., Italia.

La Controparte è M. A. B., Svizzera, auto rappresentato.

2. Nome a dominio

La controversia riguarda il seguente nome di dominio <cosmoprof.ch>.

3. Riassunto del procedimento

Una Domanda è stata inviata al Centro di Mediazione e Arbitrato dell’OMPI (il Centro) in data 15 gennaio 2021 in italiano. Il 18 gennaio 2021, il Centro ha inoltrato via e-mail aSWITCH, il registro del “.ch” e “.li”, una domanda di verifica degli elementi relativi al nome di dominio oggetto della controversia. Il 19 gennaio 2021, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Controparte è effettivamente titolare del nome di dominio in questione e fornendo i dettagli di contatto.

Il Centro ha verificato la conformità della Domanda al Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi di dominio per i domini .ch e .li (il Regolamento).

Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 29 gennaio 2021 il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda alla Controparte valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era il 18 febbraio 2021. In data 15 febbraio 2021, la Controparte ha inviato una risposta in francese al Richiedente. Il procedimiento è stato suspeso il 26 febbraio 2021. Il Richiedente ha richiesto di re-istituire il procedimento e il Centro ha confermato che il procedimento era ripreso a partire dal 19 marzo 2021.

La Controparte si è dichiarata disposta a partecipare a un’udienza di conciliazione in data 22 marzo 2021. In data 13 aprile 2021 il Centro ha nominato Michele A.R. Bernasconi quale conciliatore per la presente controversia.

Conformemente al paragrafo 17 del Regolamento, l’udienza di conciliazione si è svolta per telefono il 19 aprile 2021. L’udienza di conciliazione non ha portato a un accordo tra le parti.

In data 23 aprile 2021, la Richiedente ha inoltrato una domanda di continuazione del procedimento di composizione della controversia conformemente al paragrafo 19 del Regolamento e ha pagato le tasse dovute.

In data 30 aprile 2021 il Centro ha nominato Andrea Mondini quale esperto per la controversia in questione. L’esperto ritiene che questa sia stata istruita correttamente. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l’esperto di cui sopra ha dichiarato di essere indipendente dalle parti.

4. Fatti

La Richiedente è una società italiana tra i principali operatori nel settore fieristico. Tra altre manifestazioni, la Richiedente organizza da 52 anni Cosmoprof Worldwide Bologna, una piattaforma internazionalmente riconosciuta nel settore della cosmetica e del beauty.

La Richiedente è titolare dei marchi internazionali COSMOPROF n. 631282 del 14 settembre 1994 e COSMOPROF n. 981689 del 24 luglio 2008, designanti tra gli altri paesi anche la Svizzera.

La Richiedente utilizza i siti ufficiali “www.cosmoprof.it” e “www.cosmoprof.com”.

La Controparte è una persona fisica con domicilio in Svizzera.

In data 21 dicembre 2019, la Controparte ha registrato il nome di dominio <cosmoprof.ch>. Sul sito collegato a questo nome a dominio, la Controparte presenta prodotti cosmetici e/o di bellezza utilizzando il logo CHAMPS ELYSÉES COSMOPROF.

5. Allegazioni delle parti

A. Richiedente

In sintesi la Richiedente ha formulato le seguenti allegazioni:

- quale titolare di marchi COSMOPROF, che godono di protezione anche in Svizzera, la Richiedente ha un proprio diritto su questo segno distintivo, secondo quanto disposto dalla legge svizzera;

- il nome a dominio <cosmoprof.ch>, attualmente registrato a nome della Controparte, è praticamente identico ai marchi COSMOPROF della Richiedente;

- la Controparte non detiene marchi od attività registrate con il nome COSMOPROF e/o CHAMPS ELYSEES COSMOPROF;

- l’uso del nome di dominio <cosmoprof.ch> non può essere considerato uso legittimo, ritenuto che non è mai stato autorizzato dalla Richiedente e che la Controparte usa il nome di dominio in oggetto per presentare sul proprio sito prodotti cosmetici e/o di bellezza sfruttando la notorietà del marchio COSMOPROF in questo campo;

- tale condotta viola i diritti della Richiedente sui marchi COSMOPROF e che sussistono inoltre gli estremi della concorrenza sleale dato che la Controparte crea confusione con il segno distintivo della Richiedente.

La Richiedente domanda che il nome di dominio <cosmoprof.ch> sia trasferito a lei medesima.

B. Controparte

Nella sua risposta del 18 febbraio 2021, la Contrparte ha dichiarato che la società che gestisce il nome di dominio in oggetto non gli appartiene, ma di aver richiesto a tale società di correggere l’errore e interrompere l’uso del sito in oggetto. La Controparte dichiarò di essersi reso conto dopo aver registrato il nome di dominio in <cosmoprof.ch> costituisce proprietà intellettuale della Richiedente.

In data 24 febbraio 2021, la Controparte ha firmato una dichiarazione di trasferimento del nome di dominio <cosmoprof.ch> alla Richiedente. Tale dichiarazione si rivelò non accettabile dal punto di vista formale in quanto fa riferimento alle Regole UDRP¹. La Richiedente chiese quindi alla Controparte di confermare per email la sua volontà di trasferire il nome di dominio in oggetto.

6. Discussione e conclusioni

Nel caso concreto, vi è anzitutto da chiedersi, se la domanda della Richiedente non possa essere accolta senza neppure entrare nel merito della discussione, ritenuto che la Controparte ha ammesso che <cosmoprof.ch> viola diritti di proprietà intellettuale della Richiedente e ha firmato una dichiarazione di trasferimento del nome di dominio <cosmoprof.ch> alla Richiedente. Malgrado il fatto che tale dichiarazione non fosse sufficiente dal punto formale, ne risultava tuttavia la volontà di trasferire il nome di dominio <cosmoprof.ch> alla Richiedente.

Ciò nonostante, dato il difetto formale della dichiarazione, si ritiene opportuno e doveroso entrare nel merito della discussione onde chiarire senza ambiguità la controversia sorta a dipendenza della registrazione del nome di domino <cosmoprof.ch> da parte della Controparte.

Il paragrafo 24(c) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“L’esperto accoglie la domanda se l'assegnazione o l’utilizzo del nome di dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero (nelle controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese ".ch")”.

E’ pertanto necessario determinare se (A) la Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo che le spetta in virtù del diritto svizzero e se (B) l’assegnazione e/o l’utilizzo del nome di dominio costituisce una violazione di questo diritto.

A. La Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo in virtù del diritto svizzero

Secondo la definizione di cui al paragrafo 1 del Regolamento, un diritto su un segno distintivo è “un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico, acquisito con la registrazione o l’utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall’utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un’indicazione d’origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale.”

Sulla base delle prove fornite dalla Richiedente e dalla mancanza di osservazioni contrarie della Controparte, l’Esperto conclude che la Richiedente abbia dimostrato di essere la titolare di marchi internazionali No. 981689 e No. 631282 che contengono l’elemento verbale COSMOPROF, registrati in Italia e con protezione internazionale valida anche per la Svizzera. La Richiedente ha dunque un diritto sul segno distintivo COSMOPROF.

B. L’assegnazione o l’utilizzo del nome di dominio contestato costituisce una chiara violazione di un diritto della Richiedente

Il paragrafo 24(d) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“Sussiste una chiara violazione di un diritto su di un signo distintivo quando
(i) sia l’esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un’interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e
(ii) la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e
(iii) la violazione del diritto, giustifica il trasferimento o la revoca del nome di dominio a dipendenza delle conclusioni contenute nella domanda.”

Non essendovi sufficienti elementi per considerare i marchi della Richiedente come “marchi famosi” ai sensi dell’articolo 15 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), la Richiedente gode (unicamente) del diritto esclusivo sancito dall’articolo 13 LPM.

In particolare il titolare di un marchio protetto può vietare a terzi che il segno protetto sia utilizzato per gli stessi prodotti o servizi per il quale è stato depositato (articolo 13 cpv. 2 LPM in relazione con l’articolo 3 cpv. 1 LPM). La Richiedente può invocare una violazione del diritto al marchio se il nome di dominio contestato identico oppure simile a tal punto da creare un rischio di confusione con il marchio protetto. Un rischio di confusione esiste secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale se l’uso di un nome di dominio identico o simile per un sito Internet da chi non ha diritto, viene creato il rischio die erronea attribuzione del sito (DTF 128 III 403; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, n. 655 e 664). Per tale analisi devono essere presi in considerazione i prodotti e/o servizi offerti sul sito collegato al nome di dominio contestato (decisione del Tribunale Federale dell’8. novembre 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch).

Nel caso concreto, l’elemento distintivo del nome di dominio contestato <cosmoprof.ch> è indubbiamente la parola “cosmoprof”. L’identico nome “cosmoprof” costituisce l’elemento verbale di entrambi i marchi della Richiedente che godono di protezione anche in Svizzera.

I marchi internazionali no. 981689 e no. 631282 della Richiedente sono registrati in particolare nelle classi 35 e 41 per l’organizzazione di mostre nel campo dei cosmetici e prodotti di bellezza. Dato che la Controparte usa l’identico segno “cosmoprof” sul suo sito collegato al nome di dominio contestato <cosmoprof.ch> per offrire cosmetici e prodotti di bellezza, sussiste quindi identità dei segni distintivi e similitudine dei prodotti e servizi in questione. Risulta quindi un rischio di confusione e di conseguenza una violazione dei marchi della Richiedente (Art. 13 LPM).

Data la violazione dei marchi della Richiedente, può essere lasciata aperta la questione a sapere, se la condotta della Resistente fosse illecita anche dal profilo del diritto svizzero della concorrenza sleale.

La chiara violazione del diritto della Richiedente e l’assenza di interessi legittimi degni di protezione giustificano pertanto il trasferimento del nome didominio contestato alla Richiedente.

7. Decisione dell’esperto

Per i motivi suesposti, conformemente al paragrafo 24 del Regolamento, l’Esperto ha ordinato che il nome di dominio contestato <cosmoprof.ch> sia trasferito al Richiedente.

Andrea Mondini
Esperto
Data: 6 maggio 2021

¹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy