Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

République et Canton de Genève contre L.H.

Différend n° DCH2020-0027

1. Les parties

La Demanderesse est la République et Canton de Genève, Suisse.

Le Défendeur est L.H., Suisse.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <smartgeneva.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par le Demandeur auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 23 décembre 2020.

Ce même jour, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Demanderesse. Le 24 décembre 2020, SWITCH a confirmé que le Défendeur était bien le détenteur du nom de domaine litigieux et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le “Règlement”), adopté par SWITCH.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 6 janvier 2021, une transmission de la Demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 janvier 2021.

Le Défendeur a déposé une première Réponse à la demande le 24 janvier 2021. Le Défendeur a envoyé des emails au Centre les 11, 12, et 15 février 2021, aux termes desquels il a exprimé sa volonté de ne pas vouloir participer à une conférence de conciliation auprès du Centre selon le paragraphe 15(d) du Règlement. Aucune audience de conciliation n’a ainsi eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe 17(b) du Règlement.

Au vu des circonstances spécifiques de cette procédure, le Centre a décidé de prolonger le délai de Réponse jusqu’au 19 février 2021, en conformité avec le paragraphe 6(g) du Règlement. Le Défendeur a déposé une deuxième Réponse à la demande le 19 février 2021.

En date du 23 mars 2021, le Centre a nommé dans le présent différend comme expert Philippe Gilliéron. L’Expert constate qu’il a été désigné conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

4. Les faits

La Demanderesse est un Canton suisse au sens de l’article 1 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse.

Durant les années nonante, la Demanderesse s’est lancée dans un projet de développement de ville intelligente (Smart City). De 1996 à 1999, le projet était évoqué sous l’appellation “Smart Geneva” il a alors fait l’objet de quelques articles isolés dans les quotidiens publiés en Suisse romande.

Le 26 octobre 1998, la Demanderesse a procédé au dépôt de la marque SMART GENEVA auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle sous le n° 460749. Cette marque, dont la protection arrivait à échéance le 26 octobre 2008, n’a toutefois pas été renouvelée et a été radiée le 2 juin 2009.

Le 10 juillet 1996, le nom de domaine litigieux <smartgeneva.ch> a été enregistré.

Le Défendeur, actif dans le domaine des technologies dites “smart”, a notamment été membre de la direction de "Open & Agile Smart Cities", une association faîtière en la matière créée au mois de mars 2015.

Le Défendeur est devenu titulaire du nom de domaine litigieux le 8 mai 2017. Le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune activité à tout le moins jusqu’au mois de mai 2019. Il est aujourd’hui rattaché à un site actif dont le contenu, simple, présente une page d’accueil regroupant quelques articles, et un menu renvoyant à une plateforme d’Internet des objets (inactive à ce jour) dont la page comprend une carte de la ville de Genève.

En 2017 et 2018, la République et Canton de Genève a relancé l’initiative, cette fois-ci sous l’appellation “Smart Canton”, ce dont la presse s’est fait l’écho.

En 2020, la Demanderesse a procédé au dépôt de deux marques, à savoir:

- la marque combinée SMART GENEVA(n° 743619), enregistrée le 28 février 2020 avec une date de priorité remontant au 20 janvier 2020, qui fait a l’heure actuelle l’objet d’une procédure d’opposition toujours pendante, avec une date de priorité remontant au 20 janvier 2020;
- la marque verbale SMART GENEVA(n° 751853), enregistrée le 9 septembre 2020 avec une date de priorité remontant au 26 juin 2020.

Des échanges infructueux seraient intervenus entre la Demanderesse et le Défendeur visant pour la première à recouvrer le nom de domaine litigieux. Ces échanges n’ayant cependant pas été produits par les parties, il n’en sera pas tenu compte.

Le nom de domaine litigieux est utilisé et redirige vers une page Internet active qui opère dans le domaine des villes intelligentes.

5. Argumentation des parties

A. Demanderesse

La Demanderesse fait tout d’abord valoir le fait qu’elle est titulaire des marques n° 743619 et n° 751853 SMART GENEVA, ainsi que d’un droit au nom sur la dénomination “Geneva”. Elle évoque le fait que son projet de Smart City serait connu du public sous l’appellation “Smart Geneva” depuis 1995, ce dont la presse se serait fait l’écho.

La Demanderesse souligne le fait que les exemples de Smart Cities, nombreux, suivent tous une même structure en ce qui a trait à leur appellation, à savoir le nom de la ville précédé de la dénomination “Smart” ou “Smart City”. Il est de notoriété pour le public que ces projets sont portés par les villes elles-mêmes.

Il en découle pour la Demanderesse que l’appropriation par le Défendeur du nom de domaine litigieux contrevient également à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus particulièrement à ses articles 2 et 3 lettre d de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), ce qu’ils créent la confusion auprès du public en laissant croire que la République et Canton de Genève serait affiliée au nom de domaine litigieux <smartgeneva.ch>, ce qui n’est nullement le cas.

La Demanderesse fait enfin valoir le fait que la détention par le Défendeur du nom de domaine litigieux contreviendrait à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP), puisqu’il serait compris par le public comme un terme permettant de conclure à une activité étatique ou semi-étatique, soit comme une désignation officielle.

B. Défendeur

Le Défendeur fait valoir qu’il a en 2017 été à l’origine d’une initiative citoyenne afin de promouvoir les objets connectés auprès des citoyens, ce pour les inviter à partager leurs capteurs ou leurs données. Le Défendeur allègue avoir choisi le nom de domaine litigieux <smartgeneva.ch> pour éviter de susciter une confusion avec le projet lancé par la Demanderesse à cette même époque sous la dénomination “Smart Canton Genève”; ce n’est que deux ans plus tard que la Demanderesse aurait décidé de changer la dénomination de son projet pour adopter “Smart Geneva”, sans s’interroger au préalable sur la disponibilité des noms de domaine, étant relevé que le nom de domaine litigieux <smartgeneva.ch> appartient par ailleurs à une Fondation.

Il indique notamment que le « Smart Canton » est à destination du service public et des entreprises et « Smart Geneva » est à destination des citoyens. En 2017, le nom « Smart Geneva » a été choisi pour: ne pas entrer en concurrence avec les initiatives du Canton : Smart Canton Genève, et ne pas entrer en concurrent avec l’initiative de la ville de Genève: Smart City Genève.

Le Défendeur fait par ailleurs valoir le fait que le site serait encore en cours de construction en raison du COVID-19 qui a retardé ses projets. Il ajoute que de très nombreux sites référencés par la Demanderesse n’appartiennent pas à des collectivités publiques, telles “Smart Lyon”, “Smart Oslo.no” ou encore “Smart Milano”. Selon le Défendeur, il serait du reste usuel que les dénominations officielles soient composées des termes “Smart City”, suivis du nom de la ville concernée, tandis que les dénominations “Smart” suivi du nom de la ville seraient plus souvent le fait d’initiatives privées.

6. Discussion et conclusions

Aux termes du paragraphe 24(c) du Règlement, l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

Le paragraphe 24(d) du Règlement précise qu’il y a clairement infraction à un droit attaché à un signe distinctif notamment lorsque:

i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

A. La Demanderesse a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse

La violation du droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse peut reposer sur différentes bases légales.

En l’espèce, il est avéré que la Demanderesse est titulaire des marques SMART GENEVA(n° 743619 et 751853), avec une date de priorité respectivement au 20 janvier et 26 juin 2020. La marque n° 743619 fait toutefois l’objet d’une procédure d’opposition toujours pendante devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

La première condition est ainsi réalisée.

B. L’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse

Plus délicate s’avère dans le cas d’espèce la réalisation de la seconde condition, à savoir une infraction claire d’un droit attaché à un signe distinctif.

On ne saurait il est vrai considérer que le Défendeur a été à même de démontrer avoir développé des activités dignes de ce nom sous le nom de domaine litigieux qu’il s’est approprié en 2017. A tout le moins jusqu’au mois de mai 2019, le nom de domaine litigieux est demeuré inactif. L’argument suivant lequel le projet du Défendeur aurait été retardé en raison du COVID-19 est certes plausible, mais n’explique pas la raison pour laquelle aucune activité n’a eu lieu entre 2017 et 2020, soit durant trois années. Les diverses allégations du Défendeur, sans guère de preuve à l’appui, n’emportent pas la conviction de l’Expert.

Ce nonobstant, c’est bien à la Demanderesse qu’il appartient de démontrer que la détention du nom de domaine par la Défenderesse apparaît comme une violation claire de la loi, plus particulièrement d’un droit rattaché à un signe distinctif en vertu du Règlement. Or, la Demanderesse échoue à en apporter la preuve dans la présente procédure.

Relevons tout d’abord le fait que les marques dont la Demanderesse cherche à se prévaloir ont été enregistrées postérieurement à la détention par le Défendeur du nom de domaine litigieux. On ne saurait passer sous silence le fait que la Demanderesse avait du reste d’elle-même renoncé à renouveler l’enregistrement de la marque n° 460749 dont elle était titulaire, en acceptant du même coup la radiation en 2009.

Après avoir envisagé un projet de Smart City à la fin des années nonantes sous l’appellation "Smart Geneva", la Demanderesse s’en est détournée pendant près de vingt ans. Ce n’est qu’en 2017 qu’elle aurait relancé cette initiative sous l’appellation "Smart Canton". Pour des raisons qui ne résultent pas du dossier, la Demanderesse aurait ensuite décidé de recourir à nouveau à la dénomination Smart Geneva, et procéder à l’enregistrement des marques précitées en 2020.

Rien dans le dossier ne permet d’en déduire que la population, ne serait-ce que genevoise, identifierait la dénomination “Smart Geneva” au projet relancé par la Demanderesse. Les pièces produites à l’appui de ces allégations se limitent à quelques rares coupures de presse éparses, bien insuffisantes pour témoigner d’une véritable force distinctive auprès du public qui rattacherait cette dénomination à la Demanderesse.

Pour cette raison, la Demanderesse ne saurait se prévaloir d’un droit au nom sur la dénomination “Smart Geneva” au sens de l’art. 29 al. 2 du Code Civil, pas plus que d’une violation de l’art. 3 lit. d LCD, qui exige à son tour que soit démontré le caractère distinctif du signe pertinent auprès des cercles concernés.

N’emportent pas davantage la conviction les arguments de la Demanderesse fondés sur la LPAP. Le simple recours au terme “Geneva” ne saurait nécessairement conduire le public à en conclure à une activité étatique ou semi-étatique au sens de l’art. 6 lit. g LPAP (BSK MSchG-Szabo, 3ème éd., Bâle 2017, ad art. 6 N 9). Cela est d’autant plus vrai d’une appellation comme “Geneva”, plus propice à être rattachée par le public à la ville de Genève, par ailleurs titulaire du nom de domaine <geneva.ch> qu’au Canton, qui apparaît en ligne sous l’abréviation “ge”. Quant à la loi genevoise du 18 août 1815 sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat, applicable par renvoi de l’art. 5 LPAP, elle ne s’applique qu’à la dénomination “République et Canton de Genève”, respectivement à l’armoirie elle-même; or, aucun de ces signes n’est ici concerné.

Demeurent ainsi ouvertes les actions fondées sur le droit des marques et l’art. 2 LCD. L’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne saurait être considéré comme un usage purement privé en tant qu’il a potentiellement un impact sur les activités de la Demanderesse sous la marque enregistrée (BSK MSchG-Isler, ad art. 13 N 26). A ce titre, il est ainsi susceptible de violer le droit à la marque, plus particulièrement verbale, de la Demanderesse, tout comme l’art. 2 LCD. Encore faudrait-il cependant que la violation apparaisse comme claire et manifeste; or, tel n’est pas le cas au vu du dossier présenté à l’Expert.

S’agissant tout d’abord de l’action intentée sous l’angle du droit des marques, il appert que ces enregistrements ont eu lieu à une date postérieure à celle de l’enregistrement du nom de domaine. Quand bien même la Demanderesse cherche à écarter la possible application de l’art. 14 LPM, motif étant tiré du fait que le nom de domaine n’aurait pas été utilisé de bonne foi, rien ne démontre sur la base du dossier que le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine <smartgeneva.ch> de mauvaise foi. On peine en effet à voir comment le Défendeur aurait pu léser des droits de la Demanderesse, alors inexistants, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour une dénomination que la Demanderesse avait renoncé à exploiter depuis près de vingt ans. Rien dans le dossier soumis à l’Expert ne permet à tout le moins de prouver le contraire; force est dès lors de considérer que le nom de domaine litigieux, dont le Défendeur serait devenu titulaire en 2017, l’a été de bonne foi et que la violation du droit à la marque de la Demanderesse, enregistrée postérieurement au nom de domaine litigieux, est loin d’être claire comme l’exige le paragraphe 24(d) du Règlement.

Quant à l’art. 2 LCD, outre le fait que l’on peut fortement douter qu’il puisse être considéré comme un “droit attaché à un signe distinctif” au sens du paragraphe 24(d) du Règlement, son application exigerait que des circonstances particulières soulignant clairement la mauvaise foi du Défendeur soient démontrées. Or, la dénomination “Smart Geneva” ne jouissant d’aucune réputation particulière, ayant été abandonnée pendant près de vingt ans par la Demanderesse, c’est en vain que l’on recherche dans le dossier en quoi cet enregistrement aurait eu lieu de manière clairement contraire aux règles de la bonne foi. Sur ce plan, l’affaire est donc distincte de l’arrêt Berneroberland.ch (ATF 126 III 239), où le caractère notoire de cette région géographique et la volonté délibéré d’en profiter en suscitant une confusion, avérée à plusieurs reprises, avec l’Office du tourisme, avait joué un rôle décisif.

Au final, l’absence de toute activité avérée de la Demanderesse sous l’appellation “Smart Geneva” pendant près de vingt ans, du moins le contraire n’est-il pas établi, lui interdit de se voir reconnaître un droit préférentiel sur cette dénomination au sens des art. 29 al. 2 CC et 3 lit. d LCD. L’enregistrement du nom de domaine litigieux, du moins son appropriation par le Défendeur en 2017, soit à une date antérieure à l’enregistrement des marques par la Demanderesse, fait échec à une action intentée sous l’angle du droit des marques ou de l’art. 2 LCD, un tel enregistrement ne pouvant, en soi et en l’absence d’éléments supplémentaires comme une exploitation de la réputation – inexistante en l’espèce, être considéré comme une circonstance particulière suffisante à permettre de conclure au transfert dans le cadre de cette procédure.

Faute de violation claire et avérée d’un droit attaché à la dénomination “Smart Geneva”, il appert que le champ d’application restreint du Règlement ne permet pas à l’Expert de conclure au transfert du nom de domaine litigieux, et que le présent litige trouve sa place devant une juridiction étatique au pouvoir de cognition plus étendu.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, l’Expert rejette la demande de la Demanderesse.

Gilliéron, Philippe
Expert
Le 7 avril 2021