WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Ergoline AG, JK-Holding GmbH v. Solarium Service AG

Verfahren Nr. DCH2014-0008

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerinnen sind Ergoline AG ("Gesuchstellerin 1") aus Stansstad, Schweiz und JK-Holding GmbH ("Gesuchstellerin 2") aus Windhagen, Deutschland, vertreten durch Ralph Sigg, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Solarium Service AG aus Knonau, Schweiz, vertreten durch Zulauf Bürgi Partner, Schweiz.

2. Streitiger Domainname

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <ergoline-service.ch> (nachfolgend der "Domainname").

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum ("Zentrum") am 31. März 2014 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für ".ch" und ".li" Domainnamen ("Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 1. April 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des streitigen Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht. Nach Aufforderung durch das Zentrum reichten die Gesuchstellerinnen am 24. April 2014 eine Bestätigung zum Gesuch per E-Mail und per Post ein.

Am 25. April 2014 reichte der Vertreter der Gesuchsgegnerin per E-Mail seine Vollmacht ein.

Am 9. Mai 2014 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Als Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung wurde der 29. Mai 2014 festgelegt.

Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 28. Mai 2014 und per Post am 4. Juni 2014 beim Zentrum ein. Am 28. Mai 2014 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung, worin die Gesuchsgegnerin sich nicht zu einer Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung bereit erklärte.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements am 11. Juni 2014 fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 25. Juni 2014 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin 2 ist die Konzern-Obergesellschaft des Ergoline-Konzerns, welcher insbesondere Produkte und Einrichtungen im Bereich Saunas und Solarien vertreibt. Die Gesuchstellerin 1 ist als Konzerngesellschaft für den exklusiven Vertrieb in der Schweiz zuständig.

Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der am 11. November 1987 bzw. 17. August 1993 hinterlegten internationalen Wortmarken Nr. 517235 und Nr. 605951 (ERGOLINE).

Am 22. Dezember 1992 haben die Rechtsvorgängerinnen der Gesuchstellerin 1 und der Gesuchsgegnerin einen Vertrag über den Erwerb und Weiterverkauf von Ergoline-Solarien durch die Gesuchsgegnerin abgeschlossen (vgl. den Entscheid des Obergerichts des Kantons Nidwalden vom 12. Dezember 2013, Beilage 11 zum Gesuch, S. 2).

Der streitige Domainname wurde am 13. Juli 1998 registriert.

In einem Schreiben vom 19. Mai 2004 (Beilage 7 zur Gesuchserwiderung) wurde die Gesuchsgegnerin darauf hingewiesen, dass sie ab 1. Januar 2005 nicht mehr berechtigt sei, sich als Ergoline-Händlerin zu bezeichnen, und aufgefordert, sämtliche Hinweise auf Ergoline aus ihren Geschäftsunterlagen und "Interneteinträgen" zu löschen. Am 26. März 2013 wurde die Gesuchsgegnerin aufgefordert, den Bestandteil "ergoline" im streitigen Domainnamen zu löschen.

Am 12. Dezember 2013 wurde ein Antrag der Gesuchstellerinnen auf Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin vom Obergericht des Kantons Nidwalden abgewiesen (Beilage 11 zum Gesuch).

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerinnen

Die Gesuchstellerinnen behaupten zusammengefasst Folgendes:

Der kennzeichnungskräftige Domainbestandteil "ergoline" ist markenrechtlich und firmenrechtlich geschützt. Beim Zusatz "service" handelt es sich lediglich um eine beschreibende Angabe, die nicht kennzeichnungskräftig ist. Die Verwendung des Zusatzes "service" im streitigen Domainnamen ist missbräuchlich, da der im Handelsregister eingetragene Unternehmenszweck der Gesuchsgegnerin den Unterhalt von Bräunungsgeräten nicht umfasst. Ferner ist die Gesuchsgegnerin auch keine Serviceabteilung des Ergoline- bzw. JK-Konzerns. Kunden, die mit der Ergoline AG (Gesuchstellerin 1) zusammenarbeiten, werden beim Erblicken des streitigen Domainnamens annehmen, dass die Gesuchstellerinnen hinter dem Domainnamen stehen. Es sind auch schon Kunden der Gesuchstellerin 1 irrtümlich auf die Website der Gesuchsgegnerin gelangt.

Um die Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem Domainnamen zu beurteilen, ist nicht auf den Inhalt der Website, sondern auf den Wortlaut der Internetadresse abzustellen.

Gemäss ihrem statutarischen Zweck betreibt die Gesuchsgegnerin die Vermietung von Bräunungsgeräten und führt damit in Konkurrenz mit der Gesuchstellerin 1 ein Geschäft in der gleichen Branche der Bräunungsgeräte. Mit ihrem Verhalten verstösst die Gesuchsgegnerin nicht nur gegen die Generalklausel von Art. 2 UWG, sondern auch gegen Art. 3 lit. b und lit. d UWG.

Eine Verwirkung wird im Kennzeichenrecht damit begründet, dass bei einem jahrelangen Nebeneinanderbestehen zweier Kennzeichen eine Verwechslungsgefahr nicht mehr besteht. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Man kann nicht von einem jahrelangen Nebeneinanderbestehen der Kennzeichen reden; die Gesuchsgegnerin verwendet vielmehr die Handelsmarke und den Namen der Gesuchstellerinnen bewusst, um sich im Markt wettbewerbsverzerrend und gegen die Normen des UWG verstossend Vorteile zu verschaffen. Somit geht es hier nicht um eine Frage der Verwirkung, sondern darum, ob die missbräuchliche Verwendung des Namens- und Markenbestandteils "Ergoline" aufgrund der Normen des UWG, insbesondere Art. 3 UWG, verboten ist. Die Gesuchstellerinnen hatten ohnehin erst seit 2009 Kenntnis vom streitigen Domainnamen.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:

Die Marke ERGOLINE der Gesuchstellerin 2 geniesst zwar in einigen Ländern Schutz für "Ultraviolett-Apparate, nämlich Bräunungsapparate" in Klasse 11 sowie "Bräunungsstudios, nämlich Fitness- und Schönheitspflege-Dienstleistungen als auch Betrieb von Bädern und Saunen" in Klasse 42, nicht aber in der Schweiz. Unter Ziffer 897 findet sich im Romarin-Auszug dieser Marke die Präzisierung, dass die Klasse 42 in der Schweiz von der Liste gestrichen ist. Somit besteht in der Schweiz kein Schutz für die Dienstleistung, um welche es vorliegend geht, den "Service und Verkauf von Solarien" (der in die Klassen 35 und 40 einzuteilen wäre) und den "Betrieb von Bräunungsstudios".

Es wird bestritten, dass die Ware "Bräunungsapparate" mit den Dienstleistungen "Service und Verkauf von Solarien" (Klassen 35 und 40) sowie dem "Betrieb eines Bräunungsstudios" (Klasse 40) gleichartig ist. Abgesehen davon handelt es sich bei der ERGOLINE Marke um eine äusserst schwache Marke. Das Element "ergo" geht auf die Abkürzung von "Ergonomie" zurück, was sich auf eine "ergonomische Produktgestaltung" bezieht, während "line" das englische Wort für Linie ist. Der Sinngehalt der Marke bedeutet deshalb "ergonomische Linie". Da Solarien ergonomisch sein müssen, ist die ERGOLINE Marke für Solarien hochgradig beschreibend und schwach. Solche Markenanmeldungen werden gemäss der neueren Praxis des Instituts für Geistiges Eigentum gar nicht mehr zum Schutz zugelassen. Die Marke ERGOLINE und der streitige Domainname sind somit nicht ähnlich, weil der Zusatz "service" genügt, eine Ähnlichkeit zu überwinden.

Unter dem streitigen Domainnamen, der bereits am 13. Juli 1998 registriert wurde, war von Anfang eine aktive Website aufgeschaltet. Bereits in einem Schreiben des Geschäftsführers der Gesuchstellerin 1 an die Gesuchsgegnerin vom 5. Juli 1996 wird diese zur Vornahme von eigenen Werbeanstrengungen ermuntert, wozu auch der Betrieb einer Website gerechnet werden muss. In einem Schreiben vom 19. Mai 2004 wird die Gesuchsgegnerin zudem ermahnt, sich nicht mehr als Ergoline-Händlerin zu bezeichnen und sämtliche Hinweise auf Ergoline in Geschäftsunterlagen und Interneteinträgen zu löschen. Die Darstellung der Gesuchstellerinnen, wonach sie erst 2009 Kenntnis vom streitigen Domainnamen erhalten hätten, ist vor diesem Hintergrund nachweislich falsch.

Seit Kenntnis der Gesuchstellerinnen im Jahre 1998 und der Abmahnung vom 26. März 2013 waren nicht weniger als 14 Jahre vergangen. Weil eine Verwirkung von Markenrechten bei bewusster Duldung in jedem Fall nach Ablauf von 8 Jahren angenommen wird, sind die Ansprüche der Gesuchstellerinnen somit verwirkt. Für das UWG gelten diesbezüglich die gleichen Kriterien.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist schliesslich das Spezialitätsprinzip zu beachten, weshalb auf den Inhalt der unter dem streitigen Domainnamen platzierten Website abzustellen ist. Bei der Betrachtung des Webseiteninhalts wird jedem Konsumenten sofort klar, dass er sich auf der Website der Gesuchsgegnerin befindet, die Ergoline-Solarien seit über 20 Jahren verkauft und wartet. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht deshalb nicht.

6. Entscheidungsgründe

A. Bestand von schweizerischen Kennzeichenrechten

Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der für die Schweiz geschützten Marke ERGOLINE.

Entsprechend haben die Gesuchstellerinnen den Nachweis gemäss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

B. Ist die Registrierung und/oder die Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerinnen?

Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244, mit weiteren Literaturhinweisen). Diese Kennzeichenfunktion von Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben (BGE 126 III 239, 244 f.).

Zunächst stellt sich die Frage, ob die geltend gemachten Ansprüche der Gesuchstellerinnen verwirkt sind. Eine Verwirkung ist nicht nur bei Kennzeichenrechten, sondern auch bei lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen möglich (zum Markenrecht s. unten; zum Firmenrecht vgl. z.B. BGer. 4C.76/2005; zum UWG Baudenbacher/Glöckner, in: Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel/Genf/München 2001, Art. 9 N 273-281). Für den Eintritt der Verwirkung müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein: (1) der Berechtigte muss die Verletzung gekannt haben, oder sie muss zumindest erkennbar gewesen sein; (2) der Verletzte ist während längerer Zeit inaktiv geblieben; (3) der Verletzer hat einen wertvollen Besitzstand erworben; und (4) der Verletzer war gutgläubig (Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Kommentar zum MSchG, Bern 2009, Vorb. zu Art. 52-60, N 59; Ralph Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006 549, 550-554).

Da die Gesuchsgegnerin ab Dezember 1992 bis zur Kündigung der Zusammenarbeit per Ende 2004 als Händlerin für die Gesuchstellerin 1 tätig war, kann eine Verletzung erst ab 1. Januar 2005 eingetreten sein. Weil das Kündigungsschreiben der Gesuchstellerin 1 vom 19. Mai 2004 (Beilage 7 zur Gesuchserwiderung) erwähnt, dass sämtliche Hinweise auf Ergoline bei Interneteinträgen per 1. Januar 2005 gelöscht werden müssen, ist davon auszugehen, dass die Gesuchstellerin 1 spätestens am 19. Mai 2004 Kenntnis hatte vom streitigen Domainnamen und somit spätestens am 1. Januar 2005 Kenntnis von einer eventuellen Verletzung. Bis zur Abmahnung vom 26. März 2013 (Beilage 10 zum Gesuch) vergingen demzufolge mehr als acht Jahre. Feste Regeln für die Dauer bis zur Verwirkung von Kennzeichenrechten und lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen gibt es nicht. In der Rechtsprechung hat sich jedoch ein Zeitraum von ca. vier bis acht Jahren herauskristallisiert, mit einigen Ausnahmen, bei welchen eine noch kürzere Verwirkungsfrist angewendet wurde (vgl. BGer. 4C.371/2005 E. 3.1 Abs. 3). Mit einer Dauer von mindestens acht Jahren von der Kenntnis bis zur Geltendmachung wären die obigen Voraussetzungen für eine Verwirkung somit erfüllt (vgl. auch Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli, WIPO-Verfahren Nr. DCH2007-0020, wo eine Verwirkung der markenrechtlichen Ansprüche nach zehn Jahren angenommen wurde, sowie Sivasspor Sportive Incorporated Company v. Nuh Elmas, WIPO-Verfahren Nr. D2010-0446 [Verwirkung nach neun Jahren]).

Für den Besitzstand ist zunächst entscheidend, dass sich das Kennzeichen des Verletzers als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs beim Publikum als Zeichen des Unternehmens durchgesetzt und diesem dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft hat. Es muss sich zudem um eine so starke Wettbewerbsstellung handeln, dass eine Preisgabe der Wettbewerbsstellung für den Verletzer höher wiegt als die Möglichkeit des Berechtigten, sich gegenüber dem Verletzten auf sein ausschliessliches Recht berufen zu dürfen (zum Ganzen BGE 117 II 575 E. 6a). Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass die Gesuchsgegnerin seit über 20 Jahren die Produkte der Gesuchstellerinnen vertreibt und entsprechende Serviceleistungen anbietet, davon die ersten 12 Jahre als offizielle Händlerin. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin einen wertvollen Besitzstand erworben hat.

Eine letzte Voraussetzung ist schliesslich die Schutzwürdigkeit des geschaffenen Besitzstandes (Gutgläubigkeit). Dazu muss der Verletzer den Besitzstand im Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Verletzten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen haben (BGer. 4C.76/2005 E. 3.2 a.E.). Vorliegend haben die Gesuchstellerinnen acht Jahre zugewartet, um die behaupteten Ansprüche auf Löschung des Bestandteils "ergoline" aus dem streitigen Domainnamen abzumahnen. Die Gesuchsgegnerin durfte in guten Treuen davon ausgehen, dass die Benutzung des Domainnamens unter diesen Umständen von den Gesuchstellerinnen geduldet war.

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass allfällige Ansprüche aus Kennzeichenrechte der Gesuchstellerinnen bzw. Ansprüche aus UWG verwirkt sind. Es muss daher nicht weiter untersucht werden, ob entsprechende Rechte der Gesuchstellerinnen überhaupt bestehen.

7. Entscheidung

Aus den geschilderten Gründen entscheidet der Experte, dass der Antrag der Gesuchstellerinnen, den Domain-Namen <ergoline-service.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements zu löschen oder an die Gesuchstellerinnen zu übertragen, abgewiesen wird.

Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 9. Juli 2014