Die Gesuchstellerin ist Poker Zürich GmbH, Zürich, Schweiz, vertreten durch den Geschäftsführer.
Die Gesuchsgegnerin ist Casinos.ch Entertainment GmbH, Zürich, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen <poker-palace.ch> und <pokerpalace.ch> (nachfolgend die „Domain-Namen”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 4. Februar 2010 in körperlicher Form ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 10. Februar 2010 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens sei. Das Zentrum wies die Gesuchstellerin am 16. Februar 2010 darauf hin, dass das Gesuch gemäss Paragraph 14(b) des Verfahrensreglements formale Mängel aufweise. Nach Angabe des Zentrums reichte der Gesuchsteller das geänderte Gesuch per E-Mail am 17. Februar 2010 ein.
Am 19. Februar 2010 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung lief am 11. März 2010 ab.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 12. März 2010 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 13. März 2010 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 18. März 2010 Dr. Bernhard F. Meyer als Experten.
Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt worden ist und er hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Nr. 586 661, registriert am 23. April 2009, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 20, 28, 35 und 41.
Die Gesuchsgegnerin ist seit dem 15. Dezember 2007, resp. 27. Mai 2008, Inhaberin der streitigen Domain-Namen <poker-palace.ch> und <pokerpalace.ch>.
Die Gesuchstellerin bringt vor, das Verhalten der Gesuchsgegnerin stelle eine Verletzung ihrer Markenrechte dar. Die Domain-Namen zu vermieten, zu verwenden oder zu verkaufen verletze ihre Rechte, zumal diese Domain-Namen dieselben Buchstabenreihenfolgen, wie die geschützte Marke aufweisen würden. Ausserdem bringt die Gesuchstellerin hervor, die Domain-Namen seien von der Inhaberin noch nie benutzt worden.
Die Gesuchsgegnerin hat sich trotz korrekter Zustellung nicht zum Gesuch geäussert. Aus diesem Grund basiert der Experte seine Entscheidfindung auf den von der Gesuchsstellerin vorgebrachten Fakten und der Erscheinung der umstrittenen Webseite im Internet.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung der Domain-Namen eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin der Wort-/Bildmarke POKER PALACE ist, wobei aber festgestellt werden muss, dass die Marke erst nach der Registrierung der strittigen Domain-Namen hinterlegt wurde.
Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domain-Namen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten hätten, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der erwähnten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht Voraussetzung (BGE 128 III 401 E. 5).
Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz (“MSchG”) verleiht der Markeninhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann die Markeninhaberin einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte der Markeninhaberin verletzt, z.B. indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a bis c MSchG).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Webseite dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Die Gleichartigkeit i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG der unter den Marken der Gesuchstellerin beanspruchten Waren und Dienstleistungen und den unter den streitgegenständlichen Domain-Namen angebotenen Waren und Dienstleistungen scheint gegeben. Insbesondere können Überschneidungen im Zusammenhang mit Spielen, Spielkarten, Werbung, Unterhaltung etc. der Klassen 28, 35 und 41 festgestellt werden.
In den Domain-Namen sind die Worte „poker“ und „palace“, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin zu finden sind, vollständig enthalten. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, wobei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ausschlaggebend ist.
Das markante Symbol am linken Rand der Marke, der eingefärbte Hintergrund, die Spielkartensymbole sowie die Umrandung des ganzen Zeichens führen dazu, dass sich die Marke vom schlichten Schriftzug „poker palace“ insgesamt abhebt. Der Marke wird durch die dominante grafische Gestaltung ein eigenes Gepräge verliehen. Auch die stark unterschiedlich gestalteten Schriftgrössen der Worte “Poker” und “Palace” in der kombinierten Marke sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwach gelten gemeinhin Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.
Im Zusammenhang mit den unter der Marke geschützten Waren und Dienstleistungen, insbesondere denjenigen, die mit dem Angebot an Waren und Dienstleistungen auf den streitgegenständlichen Domain-Namen übereinstimmen, handelt es sich bei der Bezeichnung „poker palace“ um einen beschreibenden Hinweis. Sie ist deshalb in diesen Bereichen dem Gemeingut zuzuordnen und vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Experte geht davon aus, dass die Marke lediglich bzw. gerade wegen ihrer grafischen Ausgestaltung ins Markenregister eingetragen wurde. Nach Ansicht des Experten bedeutet dies für den vorliegend zu beurteilenden Zeichenkonflikt, dass sich der Schutzumfang der Wort-/ Bildmarke nicht auf die in den Domain-Namen enthaltene Sachbezeichnung erstreckt, sondern hauptsächlich auf ihre graphischen Komponenten. Unter den gegebenen Umständen ist der Experte der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
Schliesslich bleibt anzumerken, dass ein Markeninhaber gemäss Art. 14 MSchG einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Domain-Namen wurden einige Zeit vor der Hinterlegung der Marke registriert, weshalb grundsätzlich von einem Vorbenutzungsrecht der Gesuchsgegnerin auszugehen ist.
Der Experte kann somit keine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin im Sinne von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements feststellen, womit die übrigen Voraussetzungen für die beantragte Übertragung der Domain-Namen nicht mehr zu prüfen sind.
Aus den oben dargelegten Gründen weist der Experte das Gesuch gemäss Paragraph 24(b) des Verfahrensreglements ab.
Dr. Bernhard F. Meyer
Experte
Datum: 30. März 2010